대법원 2005. 2. 18. 선고 2002후505 판결

[갱신등록무효(상)][공2005.4.1.(223),517] 【판시사항】 [1] 상표권의 존속기간 갱신등록의 의의 및 상표권의 존속기간 갱신등록 무효심판이 확정된 경우 상표권의 소멸시기 [2] 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질 등에 비추어, 2회의 상표권 존속기간 갱신등록이 이루어진 이후 그 상표권 존속기간 1차 갱신등록에 관하여 제기된 무효심판 청구가 적법하다고 본 원심의 판단을 수긍한 사례 [3] 상표등록이 20년 전에 이루어졌고 상표권에 대한 존속기간 갱신등록이 2회에 걸쳐 이루어진 이후에 그 상표권 존속기간 1차 갱신등록에 관하여 제기된 무효심판 청구가 신의칙에 저촉되지 않는다고 본 원심의 판단을 수긍한 사례 [4] 상표권 존속기간 갱신등록의 무효사유를 규정한 구 상표법 제20조 제2항 단서가 법률 개정으로 삭제되었으나 신법 부칙의 경과규정에 따라 신법 시행 전에 이루어진 상표권 존속기간 갱신등록에 대하여 위 단서를 적용한 원심의 판단을 수긍한 사례 [5] 상표권의 존속기간 갱신등록에 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 규정에 정한 무효사유가 있는지 여부의 판단 기준 시기(=갱신등록 결정시) 【판결요지】

[1] 상표권의 존속기간 갱신등록은 그 등록에 의하여 새로운 상표권이 발생하는 것이 아니라 존속기간이 만료하게 된 상표권이 상표권자와 지정상품의 동일성을 유지하면서 그 존속기간만을 연장하는 것이고, 만일 상표권의 존속기간 갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에는 설정등록에 의하여 발생한 상표권은 갱신되기 전의 상표권의 존속기간이 종료하였을 때 소멸하는 것으로 보아야 한다. [2] 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질 등에 비추어, 2회의 상표권 존속기간 갱신등록이 이루어진 이후 그 상표권 존속기간 1차 갱신등록에 관하여 제기된 무효심판 청구가 적법하다고 본 원심의 판단을 수긍한 사례. [3] 상표등록이 20년 전에 이루어졌고 상표권에 대한 존속기간 갱신등록이 2회에 걸쳐 이루어진 이후에 그 상표권 존속기간 1차 갱신등록에 관하여 제기된 무효심판 청구가 신의칙에 저촉되지 않는다고 본 원심의 판단을 수긍한 사례. [4] 상표권 존속기간 갱신등록의 무효사유를 규정한 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제20조 제2항 단서가 법률 개정으로 삭제되었으나 신법 부칙에서 신법 시행 전에 한 갱신등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정하고 있으므로, 신법 시행 전에 출원되어 이루어진 상표권 존속기간 갱신등록에 대하여 위 단서를 적용하여 그 무효 여부를 다툴 수 있다고 본 원심의 판단을 수긍한 사례. [5] 등록상표가 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호 후단에 정한 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 등록상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 하는 점, 같은 법 제20조 제2항 단서 제1호의 규정에서 같은 법 제9조 제1항 제11호 후단에 해당하는 상표의 존속기간 갱신등록을 불허하는 취지는 비록 적법하게 등록되었던 상표라고 하더라도 그 존속기간 갱신등록 당시 이미 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 다른 상표와의 사이에 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 그 상표의 갱신등록을 불허하여 상품의 출처 등에 대한 일반 수요자의 신뢰를 보호하고자 하는 데 있는 점 등에 비추어 보면, 상표권의 존속기간 갱신등록에 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호 후단의 규정에 정한 무효사유가 있는지 여부는 그 갱신등록 결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다. 【참조조문】 [1] 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제20조 제2항, 제48조 제2항/ [2] 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제47조/ [3] 민법 제2조, 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제47조/ [4] 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제20조 제2항, 상표법 부칙(1997. 8. 22.) 제3조/ [5] 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호, 제20조 제2항 【참조판례】 [1] 대법원 1994. 4. 26. 선고 93후2028 판결(공1994상, 1483) 【전 문】【원고,상고인】 원고 (소송대리인 변호사 이돈희 외 4인) 【피고,피상고인】 가부시키가이샤 산리오 (소송대리인 변호사 최정수 외 7인) 【원심판결】 특허법원 2002. 3. 15. 선고 2000허4329 판결 【주문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구가 부적법한지 여부에 대하여 상표권의 존속기간 갱신등록은 그 등록에 의하여 새로운 상표권이 발생하는 것이 아니라 존속기간이 만료하게 된 상표권이 상표권자와 지정상품의 동일성을 유지하면서 그 존속기간만을 연장하는 것이고( 대법원 2004. 5. 28. 선고 2003후564 판결 참조), 만일 상표권의 존속기간 갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에는 설정등록에 의하여 발생한 상표권은 갱신되기 전의 상표권의 존속기간이 종료하였을 때 소멸하는 것으로 보아야 한다( 대법원 1994. 4. 26. 선고 93후2028 판결 참조). 이 사건 등록상표(등록번호 생략)에 관하여 상표권 존속기간 갱신등록이 2차례에 걸쳐 이루어진 뒤에 그 존속기간 1차 갱신등록의 무효를 구하는 이 사건에 있어서, 위 법리에 의하면, 이 사건 등록상표에 관한 상표권 존속기간 1차 갱신등록의 무효심결이 확정되는 경우 이 사건 등록상표의 상표권 자체가 1차 갱신등록이 되기 전의 존속기간이 종료하였을 때 소멸하게 되므로 이 사건 등록상표에 대한 존속기간 2차 갱신등록은 그 1차 갱신등록이 유효함을 전제로 유지되는 것이라고 할 수 있는바, 이와 같은 취지에서 원심이 피고의 이 사건 존속기간 1차 갱신등록 무효심판 청구는 사실상 2차례의 존속기간 갱신등록을 거쳐 현재 존속 중인 이 사건 등록상표의 효력을 다투고자 제기한 것이라고 하더라도 부적법하다고 볼 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 2. 1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 상표법(이하 '구 상표법'이라 한다) 제9조 제1항 제11호 후단의 규정이 상표권 존속기간 갱신등록 무효사유가 될 수 있는지 여부에 대하여 구 상표법 제20조 제2항 단서 제1호, 제47조 제1호의 규정에 의하면, 등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 규정에 해당함에도 불구하고 상표권의 존속기간 갱신등록이 되었을 때에는 그 갱신등록을 무효로 하여야 하고, 한편 구 상표법 제9조 제1항 제11호 규정의 취지는 그 전, 후단 모두 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있다고 할 것이므로( 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 참조), 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 규정이 사익적(사익적) 규정임을 전제로 그 후단 규정을 갱신등록의 무효사유에서 제외하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다. 3. 이 사건 심판청구가 신의칙에 어긋난 것인지 여부에 대하여 실권 또는 실효의 법리는 신의성실의 원칙에 바탕을 둔 파생적인 원리로서 이는 본래 권리행사의 기회가 있음에도 불구하고 권리자가 장기간에 걸쳐 그 권리를 행사하지 아니하였기 때문에 의무자인 상대방이 이미 그의 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있게 됨으로써 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙에 위반하는 결과가 될 때 그 권리행사를 허용하지 않는 것을 의미한다( 대법원 2004. 3. 26. 선고 2001다72081 판결 참조). 기록에 의하면, 이 사건 등록상표에 대한 상표등록일은 1979. 6. 25.이고, 상표권 존속기간 1차 갱신등록일은 1989. 9. 23., 그 2차 갱신등록일은 1998. 11. 30.이며, 피고가 이 사건 존속기간 1차 갱신등록 무효심판을 청구한 것은 1999. 6. 30.임을 알 수 있는바, 피고가 이 사건 등록상표에 대한 상표등록이 이루어진 때로부터 20년 가량의 기간이 지나고 존속기간 2차 갱신등록마저 마친 후에 이 사건 심판을 청구하였다고 하여 그것이 피고가 권리행사를 아니할 것으로 원고가 믿을 만한 정당한 사유가 있게 되는 충분한 기간이 경과한 후에 이루어진 것이라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같이 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 규정은 공익적 규정으로서 제척기간이 없는 갱신등록 무효사유에 해당하므로( 구 상표법 제44조 제1항 참조), 원심이 같은 취지에서 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당하거나 신의칙에 저촉된다는 원고의 주장을 배척한 것은 정당하며, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 신의칙에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 4. 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라 한다)의 개정 취지에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구가 부적법한지 여부에 대하여 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표의 1차 갱신등록 당시 시행되고 있던 구 상표법 제20조 제2항 제1호는 상표권의 존속기간은 갱신등록의 출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다. 다만, 그 등록상표가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다. 1. 그 등록상표가 제8조, 제9조 제1항(제6호 내지 제9호를 제외한다)의 규정에 해당할 때라고 규정함으로써 이미 등록된 상표에 대한 존속기간 갱신등록시 그 상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 등 그 출원의 실체적 요건을 심사하도록 하였으며, 같은 법 제47조는 상표권 존속기간 갱신등록이 같은 법 제20조 제2항 단서 규정에 위반하여 등록되었을 때에는 상표권의 소멸의 전후를 불문하고 심판에 의하여 그 갱신등록을 무효로 하여야 한다.라고 규정함으로써 이에 관한 갱신등록 무효심판을 가능하도록 하였으나, 1998. 3. 1. 시행된 개정 상표법은 구 상표법 제20조 제2항 단서(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정에 의하여 제42조 제2항 단서로 됨)를 삭제하여 갱신등록 무효사유에서 이를 제외하였는바, 이러한 상표법 개정은 사용실적이나 실체적 요건의 심사를 금하고 신청과 요금납부만으로 존속기간 갱신등록을 허락하는 상표법조약(Trademark Law Treaty)의 내용을 반영하여 존속기간 갱신등록에 대한 실체적 심사를 배제함으로써 상표권 등록으로 인한 법적 안정성을 강화하고자 하는 취지에서 이루어진 것이기는 하지만, 등록상표의 심판 등에 관한 경과조치로서 개정 상표법 부칙 제3조에서 이 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.라고 규정한 이상 개정 상표법의 시행 전인 1989. 6. 14.에 출원되어 1989. 9. 23. 이루어진 이 사건 등록상표에 대한 존속기간 1차 갱신등록에 대하여는 그 출원시 또는 등록시에 시행되던 구 상표법에 의하여 그 무효 여부를 다툴 수 있다고 보아야 한다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 개정 상표법 부칙 제3조의 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 5. 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 판단 시기에 대하여 등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단에 정한 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 등록상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 하는 점 ( 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 참조), 구 상표법 제20조 제2항 단서 제1호의 규정에서 같은 법 제9조 제1항 제11호의 후단에 해당하는 상표의 존속기간 갱신등록을 불허하는 취지는 비록 적법하게 등록되었던 상표라고 하더라도 그 존속기간 갱신등록 당시 이미 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 다른 상표와의 사이에 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 그 상표의 갱신등록을 불허하여 상품의 출처 등에 대한 일반 수요자의 신뢰를 보호하고자 하는 데 있는 점 등에 비추어 보면, 상표권의 존속기간 갱신등록에 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 규정에 정한 무효사유가 있는지 여부는 그 갱신등록 결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다 고 봄이 상당하므로, 원심이 이와 같은 취지에서 이 사건 등록상표에 관한 존속기간 1차 갱신등록에 구 상표법 제9조 제1항 제11호 후단의 규정에 정한 무효사유가 있는지 여부를 그 갱신등록 결정시인 1989. 8. 31.을 기준으로 하여 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표권 존속기간 갱신등록제도의 법적 성질과 그 무효사유의 판단 기준시점에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 6. 이 사건 등록상표가 그 상표권 존속기간 1차 갱신등록결정 당시 구 상표법 제9조 제1항 제11호에 해당하는지 여부에 대하여 가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거에 의하여, '헬로우 키티(HELLO KITTY)' 표장의 개발과정과 국내에서의 사용기간, 그 표장을 부착한 상품의 종류와 판매실적 및 국내 취급점 현황, 그 표장의 국내 이용계약자들의 상품 광고 정도 및 그 표장의 국제적인 지명도 등에 관하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 그 표장은 이 사건 등록상표의 존속기간 1차 갱신등록 결정 당시인 1989. 8. 31.경 국내에서 이미 상품표지로서 널리 알려지게 됨으로써 거래자 또는 일반 수요자들 사이에서는 특정인의 상표(이하 '인용상표'라 한다)로 인식되어 있었다는 취지로 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴볼 때, 위와 같은 원심의 사실인정 및 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반으로 인한 사실오인, 심리미진, 구 상표법 제9조 제1항 제11호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 나. 원심이 채용한 증거들을 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사실들을 인정한 다음, 이 사건 등록상표의 존속기간 1차 갱신등록 결정일 당시에도 의류업체에서 의류뿐만 아니라 신발류, 액세서리류 등 관련 장신용품(장신용품)까지 제품을 다각화하여 생산하고 이를 동일 매장에서 함께 진열·판매하는 추세에 있고, 피고의 인용상표가 사용된 미니가방, 손가방, 휴대용 화장품 가방, 해변용 샌들, 손수건 등의 상품과 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류는 모두 넓은 의미에서 동일 계통의 신변잡화 내지 피복, 장신용품으로서 그 수요자 층도 일치되고 상품의 용도와 공급 부문, 판매 부문 등이 중복되므로, 이와 같이 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적 견련성과 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 볼 때, 인용상표와 유사한 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용된다면 인용상표권자 또는 그와 어떠한 관련이 있는 자에 의하여 사용되는 것이라고 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 그 존속기간 1차 갱신등록에 무효사유가 있다고 판단한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 규정에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 7. 결 론 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 원고가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 고현철(재판장) 변재승 강신욱(주심) 박재윤

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2002후505 (2119080)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

상표법 제9조 제20조 제44조 제47조 제48조

민법 제2조

[ 참조판례 ]

대법원 1994. 4. 26. 선고 93후2028 판결
대법원 1994. 4. 26. 선고 93후2028 판결(공1994상, 1483)
대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결
대법원 2004. 3. 26. 선고 2001다72081 판결
대법원 2004. 5. 28. 선고 2003후564 판결

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