특허법원 2004. 10. 15. 선고 2003허6524 판결

[등록무효(특)] 상고[각공2004.12.10.(16),1746] 【판시사항】 [1] 특허법 제133조 제1항에서 정한 특허등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위 [2] 특허등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 하더라도 그 청구를 기각한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 없다고 볼 것인지 여부(소극) [3] 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용가능성'의 의미 [4] 처리 카트리지에 관한 특허발명의 비틀린 구멍과 돌출부의 끼움 결합에 의한 구동력 전달 구성 및 '끼움 결합'에 의한 회전정확도의 개선이나 '비틀림 특성'에 의한 감광드럼의 축방향 위치결정의 작용효과는 비교대상발명들과 그 구성 및 작용효과가 다르고, 비교대상발명들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없으므로 진보성이 있다고 한 사례 【판결요지】 [1] 특허법 제133조 제1항에 의하여 특허등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 등록된 특허와 동종의 물품을 판매하거나 판매할 업자로서 당해 등록된 특허의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계인을 말한다. [2] 특허등록무효심판을 청구할 이해관계가 없다는 사정은 원칙적으로 심판청구만을 부적법하게 하는 것에 그칠 뿐 소의 이익까지 당연히 소멸시키는 것으로 볼 수 없고, 만일 그 청구를 기각한 심결의 취소를 구할 소의 이익도 없다고 보아 소를 각하할 경우 그 심결은 청구인의 심판청구를 기각하는 내용 그대로 형식적으로 확정됨으로써 그 후에는 특허법 제163조에 의하여 청구인을 포함하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 등록무효심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력을 발휘하게 되므로, 청구인로서는 당해사건 심결이 형식적으로 확정되는 것을 막기 위해서는 당해 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 보아야 한다. [3] 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 있기 위해서는 그 발명의 성질에 따라 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있는 것이어야 하고 만일 그 실시가 기술적으로 전혀 불가능한 것은 산업상 이용가능성이 없다고 할 것이나, 여기서 말하는 실시 가능성은 그 발명의 성질에 따라 당해 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것일 뿐 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라 할 것이다. [4] 처리 카트리지에 관한 특허발명의 비틀린 구멍과 돌출부의 끼움 결합에 의한 구동력 전달 구성 및 '끼움 결합'에 의한 회전정확도의 개선이나 '비틀림 특성'에 의한 감광드럼의 축방향 위치결정의 작용효과는 비교대상발명들과 그 구성 및 작용효과가 다르고, 비교대상발명들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없으므로 진보성이 있다고 한 사례. 【참조조문】 [1] 특허법 제133조 제1항/ [2] 특허법 제133조 제1항/ [3] 특허법 제29조 제1항/ [4] 특허법 제29조 제2항 【전 문】【원 고】 주식회사 대원에스씨앤 (소송대리인 변리사 이수완 외 1인) 【피 고】 캐논 가부시끼가이샤 (소송대리인 변호사 이백규 외 3인) 【원심판결】 2004. 7. 2. 【주 문】 1. 특허심판원이 2003. 9. 30. 2002당2885호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 1 생략) 특허의 청구항 제5, 37항에 대한 부분을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 이를 3분하여 그 1은 피고의, 나머지는 원고의 부담으로 한다. 【청구취지】 특허심판원이 2003. 9. 30. 2002당2885호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 기초사실 [증거 : 갑1호증의 1, 갑2 내지 7호증, 갑8호증의 1 내지 4, 갑10호증의 1 내지 3] 가. 이 사건 특허발명 피고의 이 사건 특허발명{(등록번호 1 생략), 1996. 3. 27. 출원(우선권 주장일 1995. 3. 27., 1996. 3. 21.), 2000. 3. 13. 등록}은 처리 카트리지, 전자사진 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 전자사진 감광드럼에 관한 것으로서, 그 특허청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다. 나. 비교대상발명들 (1) 비교대상발명 1 1991. 10. 12.자 실용신안공보[(등록번호 2 생략), 갑4호증]에 게재된 레이저 프린터의 감광체 구동장치에 관한 것으로서, 그 등록청구범위는 {감광체드럼(21)으로 압입된 감광체기어(22)에 축(23)이 삽입되는 수동부(41)가 설치되고 그 수동부(41)에 구동클러치(25) 및 구동기어(26)로 이루어진 구동부(42)의 동력이 전달되는 것에 있어서, 상기 감광체기어(22)에 안내홈(27)을 형성하고, 상기 감광체기어(22)의 후면 상하부에는 탄성을 갖는 걸림돌기(28)(28′)를 각각 형성하며, 상기 안내홈(27)에는 판스프링(29) 및 상기 구동클러치(25)와 맞물리며 양단부에 감광체기어(22)의 걸림돌기(28)(28′)에 걸리는 걸림편(30a)(30′a)이 형성된 수동클러치(30)를 삽입하여 구성함을 특징으로 하는 레이저 프린터의 감광체 구동장치}이고, 감광체기어에 걸림돌기를 형성하여 수동클러치의 이탈을 방지하므로 조립성이 간편하고 감광체기어의 안내홈에 수동클러치가 삽입되어 감광체드럼을 회전시키므로 동력전달이 쉬운 이점이 있으며 수동부의 공간이 종래에 비하여 적어지므로 레이저 프린터의 소형화에 효과가 있다고 기재되어 있는바, 그 도면은 별지 2와 같다. (2) 비교대상발명 2 1990. 12. 4.자 미국 특허공보(등록번호 제4,975,743호, 갑5호증)에 게재된 프로세스 카트리지(process cartridge having removable drive means)의 감광드럼의 고정구조에 관한 발명으로서, 감광드럼 일단부에 고정되는 단부부재의 외주면에 헬리컬기어를 구비하고 기어 구동시 주조립체에 돌출된 고정축에 끼워진 상태로 자유롭게 회전하도록 중앙에 개구부를 구비한 종래의 일체형 단부부재에 있어서, 단부부재와 헬리컬기어를 나누어, 감광드럼측 단부부재(18)의 외주면에 슬롯(38)을, 위 단부부재(18) 외주면상에 장착되는 감광드럼기어(헬리컬기어, 30)의 내주면에는 위 슬롯(38)에 느슨하게 삽입되는 돌출키이(32)를 각각 형성함으로써, 느슨하게 체결된 헬리컬기어(30)가 감광드럼을 구동하도록 회전함에 따라 축방향으로 발생하는 추력을 수용하도록 움직일 수 있는 슬라이딩 기어 내지 슬라이딩 키이 체결구조가 나타나 있으며, 위 구성에 의하여 주조립체의 돌출된 고정축에 작용하는 추력을 슬라이딩 기어 내지 슬라이딩 키이 체결구조가 수용함으로써 단부부재와 처리카트리지 하우징 및 주조립체 사이의 마찰접촉을 개량하고 장치의 효과적인 구동이 가능하다고 기재되어 있는바, 그 도면은 별지 3과 같다. (3) 비교대상발명 3 1984. 6. 19.자 미국 특허공보(등록번호 제4,454,922호, 갑6호증)에 게재된 복수의 분리 가능하게 맞물리는 섹션으로 형성된 드릴로드 조립체 및 드릴장치(drill rod and drilling apparatus)에 관한 것으로서, 커터비트(40)를 소켓(36)으로부터 분리하여 드릴로드를 추가로 연결할 때 각 드릴로드의 연결부위에 형성된 비틀린 대향면의 마찰접촉을 상승시켜 드릴로드간 결합이 쉽게 분리되지 않도록 하고, 여러 개의 드릴로드를 필요에 따라 차례로 연결하여 탄광의 채굴 깊이에 맞게 전체적인 드릴길이를 자유롭게 조절할 수 있으며, 채굴 작업을 끝낸 후 채굴 구멍으로부터 드릴 조립체를 뽑아낼 때 드릴로드간의 결합이 쉽게 분리되지 않도록 하는 발명이고, 인접한 섹션들 사이의 연결과 드릴로드와 드릴척 사이의 연결이 맞물리도록 비틀린(convoluted) 체결공(bore)을 갖는 소켓과 소켓에 수용되는 비틀린 섕크(shank)로 구성되며, 소켓 내에서 섕크의 맞물림은 드릴로드에 토크가 부가됨에 따라 증가하도록 도4와 같이 드릴 척(22)의 소켓(26)과 드릴로드 섹션(30)의 섕크 단부(48)가 나선형으로 비틀린 체결구조가 개시되어 있는바, 그 도면은 별지 4와 같다. (4) 비교대상발명 4 1990. 12. 4.자 미국 특허공보(등록번호 제4,975,744호, 갑7호증)에 게재된 감광드럼의 구동력 전달부재에 관한 것으로서, 도10의 종래 카트리지에 있어서 돌출된 카트리지 샤프트(5a)가 주조립체의 베어링(2a)에 장착 정렬되면서 구동핀(3b)에 의해 감광드럼을 구동하던 종래의 구조를 변형한 발명으로서, 도1과 같이 주조립체로부터 카트리지로 신장된 구동샤프트(4)에 구동샤프트(4)와 함께 회전하는 구동전달요소(10) 및 구동전달요소(10)에 형성된 하나 이상의 돌기(10a)를 구성하고, 카트리지의 감광드럼(1) 단부에는 도4와 같은 형상의 플랜지(2)를 설치하여, 카트리지가 주조립체에 장착될 때 구동샤프트(4)가 플랜지의 축정렬부(2f)에 안내되면서 구동전달요소(10)의 돌기(10a)가 플랜지(2)에 형성된 구동력 수용부(2d)와 체결되는 구동력 전달구조가 개시되어 있으며, 그로 인하여 축정렬과 구동안정성이 개선되고 종래의 돌출된 카트리지 샤프트가 카트리지 내부에 수용되므로 외부 손상의 염려가 없다고 기재되어 있는바, 그 도면은 별지 5와 같다. (5) 비교대상발명 5 1985. 2. 25. 발행된 표준 기계설계학이라는 책자(갑8호증의 1 내지 4)에 게재된 내용으로서, 기어나 풀리 등에 회전력을 전달하기 위하여 축과 풀리에 각각 키홈과 보스를 형성하여 사용되는 여러 가지 종류의 키이(key)가 도시되어 있고, 4개∼수십 개의 키이를 같은 간격으로 축과 일체로 깎아낸 스플라인 축에 관한 설명 및 그림이 도시되어 있는바, 그 도면은 별지 6과 같다. (6) 비교대상발명 6 1991. 10. 16. 발행된 기계공학 대사전이라는 책자(갑10호증의 1 내지 3)에 게재된 스플라인(spline)이라는 용어의 설명 부분으로서, 스플라인은 키이 보다 토크를 강고하게 전달하기 위하여 사용되는 치(치)가 붙은 축을 말하며, 그 치의 양면이 평행 평면인 각형 스플라인과 치의 축직각 단면이 인볼류트 곡선을 이루는 수가 있고, 보통은 치줄이 축 중심선에 평행하지만 경우에 따라서는 헬리컬 스플라인(helical spline)이나 테이퍼 스플라인(tapered spline)이 사용되는 수도 있다고 기재되어 있는바, 그 도면은 별지 7과 같다. 다. 이 사건 심결의 경위 원고는 피고를 상대로, 이 사건 제5, 18, 25, 37, 50, 57항 발명은 실시 불가능한 범위의 발명까지 포함하고 있어 특허법 제29조 제1항 본문에 위배되고, 특허청구범위의 기술적 범위가 명확하지 아니하고 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어 있지도 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호 및 제3호의 기재불비가 있으며, 비교대상발명 1 내지 6 등에 의하여 진보성도 없는 등의 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당2885호로 심리하여, 2003. 9. 30. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 라. 이 사건 심결 이유의 요지 (1) 원고는, 이 사건 제5, 18, 25, 37, 50, 57항 발명의 비-원형 횡단면은 부등변 삼각형을 포함한 모든 형상의 단면 모양을 뜻하는 것이므로 위 발명은 실시 불가능한 범위까지 포함하는 것으로서 특허법 제29조 제1항 본문에 위배된다고 주장하나, 위 발명은 처리 카트리지, 구동력 전달부재, 전자사진 감광드럼에 관한 발명으로서 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는다고 할 수 없으므로, 위 주장은 이유 없다. (2) 원고는, 이 사건 제5, 18, 25, 37, 50, 57항 발명은 처리 카트리지, 구동력 전달부재 또는 감광드럼 자체를 이루는 구성을 그 권리로서 청구하고 있음에도 특허청구범위에는 그와는 무관한 장치 본체를 이루는 구성에 관한 기술사항까지 포함하고 있어 기재불비가 있다고 주장하나, 위 발명의 특허청구범위에 포함된 장치 본체를 이루는 구성에 관한 기술적 사항은 처리 카트리지가 주조립체에 장착될 때 비틀린 돌출부 또는 구멍이 주조립체의 비틀린 구멍 또는 돌출부와 결합하여 구동력을 처리 카트리지 또는 감광드럼에 전달할 수 있기 위한 전제부가 되는 동력전달환경을 설명하고 있는 것이므로, 위 주장은 이유 없다. (3) 이 사건 제5, 18, 25, 37, 50, 57항 발명의 진보성에 관하여 보면, 먼저 이 사건 제18항 발명은 주조립체의 구동력이 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 결합만으로 감광드럼에 전달되는 구성인 반면, 비교대상발명 1은 구동클러치, 수동클러치, 판스프링, 안내홈 및 걸림돌기 등의 구성요소가 유기적으로 결합되어 주조립체의 구동력이 감광드럼에 전달되는 것이므로 양 발명은 구동력 전달 메커니즘이 전혀 다르고, 비교대상발명 3은 탄광 채굴 작업에 사용되는 드릴 조립체의 구성으로서 이 사건 제18항 발명과는 그 기술분야, 기술적 구성 및 특징이 전혀 다르며, 그에 따라 이 사건 제18항 발명의 구성은 비교대상발명 1, 3의 결합에 의하여 도출될 수 있다고 볼 수 없고, 이 사건 제18항 발명의 효과 역시 비교대상발명 1, 3에 비하여 현저한 차이가 있다. 또한, 비교대상발명 4는 주조립체의 구동력이 감광드럼에 전달되기 위해서 샤프트가 플랜지의 위치결정부에 수용되고 2개의 돌출부가 구동력 수용부에 수용되도록 유기적으로 결합되어야 하므로 이 사건 제18항 발명과는 구동력 전달 메커니즘이 전혀 다르고, 이 사건 제18항 발명의 효과 역시 비교대상발명 4에 비하여 현저한 차이가 있으므로, 결국 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1, 3, 4로부터 진보성이 있다. 원고는, 이 사건 제18항 발명의 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍 및 그에 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 돌출부가 결합되어 구동력을 전달하는 구성은 비교대상발명 5, 6 등에 의하여 단순한 관용기술에 불과하다고 주장하나, 비교대상발명 5는 여러 가지 종류의 키이가 기재된 것에 불과하고, 비교대상발명 6과 같이 스플라인의 치줄이 헬리컬 형상이라 하더라도 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍에 결합될 수 있는 왜곡 돌출부와 동일하다고 할 수 없으며, 비교대상발명 3에 동일한 구성이 있다는 것만 가지고 주지관용기술이라고 할 수 없으므로, 위 주장은 이유 없다. 이 사건 제5, 25, 37, 50, 57항 발명은 이 사건 제18항 발명의 기술적 특징과 실질적으로 동일한 기술적 구성을 포함하고 있으므로, 위와 마찬가지 이유로 비교대상발명 1, 3, 4로부터 진보성이 있다. 2. 이 사건 심결의 적법 여부 가. 원고 주장의 심결취소사유 (1) 이 사건 제5, 18, 25, 37, 50, 57항 발명의 특허청구범위와 같이 단순히 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍과 돌출부의 결합에 의해서는 그 횡단면이 정삼각형, 정사각형 등이 아닌 한, 두 부재의 중심축이 일치될 수 없기 때문에 감광드럼을 정확하게 중심축을 회전중심으로 회전시킬 수 없고 편심회전을 하면서 감광드럼과 전사롤러가 붙었다 떨어졌다 하게 되어 결국 전사가 불가능하게 되므로, 위 발명은 그 실시가 불가능한 발명으로서 산업상 이용가능성이 없어 특허법 제29조 제1항 본문에 위배된다. (2) 이 사건 제5, 18, 25, 37, 50, 57항 발명은 처리 카트리지, 구동력 전달부재, 감광드럼을 발명의 대상으로 하면서도 청구항에는 발명의 필수구성요소로 해석될 수밖에 없는 문장구조 또는 표현방식으로 장치 본체의 구성도 특징적인 구성요소의 하나로 함께 기재하고 있고, 그로 인하여 위 발명은 화상형성장치를 청구하는지 구동력전달부재 또는 감광드럼을 청구하는지 여부가 불분명하여 발명의 기술적 범위를 명확히 특정할 수 없으므로 특허법 제42조 제4항에 위배된다. (3) 이 사건 제5, 18, 25, 37, 50, 57항 발명은 진보성이 없다. 비교대상발명 3의 비틀린 구멍과 돌출부 역시 이 사건 제18항 발명과 마찬가지로 구동력이 전달될 때 비로소 비틀린 대향면의 마찰접촉이 크게 되어 드릴 로드간의 결합이 쉽게 분리되지 않는 것이므로, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1에 비교대상발명 3의 비틀린 구멍과 돌출부 구성을 단순히 전용한 것에 불과하고, 이 사건 제18항 발명의 효과 역시 비교대상발명 3에 내재된 것이거나 비교대상발명 1, 3의 결합에 의하여 당연히 예측되는 것에 불과하므로, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1, 3에 의하여 진보성이 없다. 구동력을 전달하기 위해서는 비교대상발명 5와 같이 그 단면형상이 반드시 비-원형이어야 하고, 비교대상발명 6의 헬리컬 스플라인은 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍 및 돌출부를 말하므로, 이 사건 제18항 발명의 비틀린 구멍과 돌출부의 결합 구성은 비교대상발명 5, 6에 의하여 이미 공지된 관용기술에 불과한 것으로서, 비교대상발명 4의 구동력 전달수단 대신 비교대상발명 5의 단면형상 중 하나를 선택하고 그 축선 방향의 모양을 비교대상발명 6의 헬리컬 타입으로 하면 이 사건 제18항 발명의 비틀린 구멍과 돌출부의 결합 구성과 동일한 구성이 되고, 이 사건 제18항 발명의 효과 역시 비교대상발명 5에 내재된 것이거나 비교대상발명 4, 5, 6의 결합에 의하여 당연히 나타나는 것에 불과하므로, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 4, 5, 6에 의하여 진보성이 없다. 비교대상발명 2의 감광드럼기어의 중앙부 구멍에 형성된 경사진 돌출키이 구성은 이 사건 제18항 발명의 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가지는 비틀린 구멍과 동일하고, 비교대상발명 2의 단부부재 표면에 형성된 경사진 슬롯 구성은 이 사건 제18항 발명의 복수 개의 코너부를 갖는 비-원형 횡단면을 가지는 비틀린 돌출부와 동일하므로, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 위 구성을 결합하거나 또는 비교대상발명 4에 비교대상발명 2의 위 구성을 결합함으로써 용이하게 발명할 수 있는 것이고, 이 사건 제18항 발명의 효과 역시 비교대상발명 2에 내재된 효과에 불과하므로, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1, 2 또는 비교대상발명 2, 4에 의하여 진보성이 없다. 나. 이 사건 제5, 37항 발명에 관한 이 사건 심결의 적법 여부 (1) 피고의 본안전 항변에 대하여 피고는, 원고는 감광드럼만을 제조할 뿐 처리 카트리지를 제조하지 않고 있으므로 처리 카트리지에 관한 이 사건 제5, 37항 발명에 대하여는 등록무효심판을 청구할 이해관계가 없고, 그에 따라 위 청구항에 대한 원고의 이 사건 소는 심결의 적법 여부에 관하여 더 살필 필요 없이 부적법하므로 각하되어야 한다고 주장한다. 살피건대, 특허법 제133조 제1항에 의하여 특허등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 등록된 특허와 동종의 물품을 판매하거나 판매할 업자로서 당해 등록된 특허의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계인을 말한다고 할 것인바, 이 사건 제5, 37항 발명은 전자사진 화상형성장치의 주조립체에 장착되는 처리 카트리지를 대상으로 하는 발명인 반면, 원고는 단지 감광드럼만을 제조, 납품하고 있는 회사일 뿐 처리 카트리지를 직접 제조하여 판매하지 않고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 비록 감광드럼이 처리 카트리지의 조립을 위하여 반드시 필요한 부품의 하나라고 하더라도 감광드럼과 처리 카트리지 자체는 그 물품의 종류, 용도 및 제조방법 등을 달리하는 것이어서 동종의 물품으로 보기 어려울 뿐 아니라, 피고가 원고의 이해관계를 다투고 있는 이 사건에 있어서 감광드럼만을 제조·판매하고 있는 원고가 처리 카트리지에 관한 피고의 이 사건 제5, 37항 발명으로 인하여 권리의 대항을 받는 등의 특별한 사정이 있다고 인정할 만한 증거도 없으므로, 원고는 이 사건 제5, 37항 발명의 존속으로 인하여 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계인에 해당한다고 볼 수 없다. 그러나 원고에게 등록무효심판을 청구할 만한 이해관계가 없다고 하여 곧바로 이 사건 심결의 취소를 구할 만한 소의 이익도 없다고 볼 것인지 여부를 살펴보면, 이해관계가 없다는 사정은 원칙적으로 심판청구만을 부적법하게 하는 것에 그칠 뿐 소의 이익까지 당연히 소멸시키는 것으로 볼 수 없고, 만일 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익도 없다고 보아 원고의 이 사건 소를 각하할 경우 이 사건 심결은 원고의 심판청구를 기각하는 내용 그대로 형식적으로 확정됨으로써 그 후에는 특허법 제163조에 의하여 원고를 포함하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 등록무효심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력을 발휘하게 되므로, 원고로서는 이 사건 심결이 형식적으로 확정되는 것을 막기 위해서는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 보아야 할 것이고, 따라서 피고의 위 본안전 항변은 이유 없다. (2) 이 사건 제5, 37항 발명에 관한 이 사건 심결의 위법성 위에서 본 바와 같이 원고는 이 사건 제5, 37항 발명에 대하여 등록무효심판을 청구할 만한 이해관계가 없다고 할 것이므로, 위 청구항에 대한 원고의 등록무효심판청구는 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 부적법하여 각하되어야 함에도 이를 각하하지 아니한 채 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다고 할 것이다. 다. 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명에 관한 이 사건 심결의 적법 여부 (1) 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성 유무 원고는 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 특허청구범위 기재만으로는 두 부재의 회전 중심이 일치될 수 없어 전사가 불가능하므로 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 없다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 있기 위해서는 그 발명의 성질에 따라 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있는 것이어야 하고 만일 그 실시가 기술적으로 전혀 불가능한 것은 산업상 이용가능성이 없다고 할 것이나, 여기서 말하는 실시 가능성은 그 발명의 성질에 따라 당해 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것일 뿐 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라 할 것이다. 을2호증의 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 전자사진 감광드럼의 회전정확도가 개선된 처리 카트리지, 전자사진 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 전자사진 감광드럼을 제공하는 것을 주목적으로 하고 있고, 그 밖에도 확실한 구동력의 전달, 회전중심의 일치, 처리 카트리지의 위치결정 개선, 화질 개선, 분리 작동성 개선 등을 또다른 목적으로 하고 있음을 알 수 있으므로, 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 실시 가능 여부는 원고 주장과 같이 단순히 회전중심의 일치라는 하나의 목적만을 기준으로 판단할 수는 없고, 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 특허청구범위에 포함된 기술 사상 및 그에 의하여 구체적으로 의도하고 있는 위와 같은 기술적 목적을 달성할 수 있는지 여부를 전체적, 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다. 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명은 모두 그 특허청구범위에서 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍과 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 돌출부의 끼움 결합 구성에 의하여 주조립체로부터 받은 구동력을 감광드럼에 전달하는 구성을 포함하는 발명으로서, 구멍과 돌출부의 끼움 결합에 의하여 종래 기어결합에 의한 단속적인 구동력 전달에 따른 회전 불균일 문제를 해결하여 회전정확도를 개선할 수 있고, 비틀림 특성에 의하여 돌출부를 구멍 쪽으로 당기는 방향으로의 힘이 발생하고 그에 의해 감광드럼의 축방향 위치를 정확하게 결정할 수 있게 되므로, 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명은 특허청구범위에 포함된 위 구성에 의해 그것이 의도하고 있는 회전정확도의 개선 및 처리 카트리지의 위치결정의 개선이라는 기술적 목적을 달성할 수 있는 것으로서 실시가 가능하다고 할 것이다. 또한, 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명은 회전중심의 일치를 발명의 직접적인 목적으로 하지는 않고 있으나, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 정삼각형의 프리즘을 회전 방향으로 비튼 형상의 돌출부가 제1실시예로 기재되어 있고 그에 관하여 회전력이 요홈으로부터 돌출부에 전달되면 정삼각형의 돌출부의 정점들은 요홈의 내측 표면에 일정하게 접촉하게 되고 이로써 그 중심들이 회전에 의해 자동적으로 정렬된다고 기재되어 있을 뿐만 아니라, 축의 회전방향으로 왜곡된 사실상 직사각형 형상의 비틀린 돌출부가 제5실시예로 기재되어 있고 그에 관하여 커플링 축의 돌출부와 요홈의 단면 형상은 사실상 직사각형이지만 만약 커플링 요홈이 회전하고 있을 때 결합이 이루어진다면 다른 다각형 프리즘 형상이 사용 가능하다고 기재되어 있으므로, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 특허청구범위에다가 이 사건 특허발명의 상세한 설명을 더함으로써 구동력 전달시 회전중심이 일치되는 구동력 전달부재 또는 전자사진 감광드럼을 실시하는 것도 가능하다고 할 것이다. 따라서 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명은 그 실시가 가능한 발명으로서 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 있다고 할 것이고, 특허청구범위의 문언에 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 회전 중심이 일치하지 않는 경우가 포함될 수 있다는 것만 가지고 곧바로 산업상 이용가능성 자체를 부정할 수는 없다고 할 것이다. (2) 특허법 제42조 제4항의 특허청구범위의 기재불비 여부 원고는 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 특허청구범위에는 발명의 대상과 무관한 장치 본체의 구성까지 포함하고 있어 발명의 기술적 범위가 불분명하므로 특허법 제42조 제4항의 기재불비에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 제18, 50항 발명은 구동력 전달부재를, 이 사건 제25, 57항 발명은 전자사진 감광드럼을 각각 특허발명의 대상으로 하고 있음에도, 이 사건 제18, 25항 발명의 특허청구범위에는 상기 장치는, 모터, 이 모터로부터 구동력을 전달하는 구동회전가능부재, 및 상기 구동회전가능부재의 중앙부에 형성되며 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍을 구비하고라는 부분이, 이 사건 제50, 57항 발명의 특허청구범위에는 상기 장치는, 모터, 이 모터로부터 구동력을 전달하는 구동회전가능부재, 및 상기 구동회전가능부재의 중앙부에 형성되며 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 돌출부를 구비하고라는 부분이 각각 포함되어 있음을 알 수 있다. 그러나 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 특허청구범위를 전체적인 문맥이나 기재 내용 및 형식 등에 비추어 실질적으로 살펴보면, 장치 본체에 관한 위 각 기재는 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 대상인 구동력 전달부재 또는 전자사진 감광드럼 자체의 기술적 구성을 직접 한정하는 것이 아니라, 전제부에 포함되어 있는 본체인 전자사진 화상형성장치의 구성을 보다 구체적으로 한정하는 것으로서, 위 한정사항에 의하여 구동력 전달부재 또는 전자사진 감광드럼이 결합되는 화상형성장치 본체 측의 동력전달환경에 관한 구성이 구체적으로 특정됨으로써 위 구동력 전달부재 또는 감광드럼과 화상형성장치 본체 사이의 결합관계 및 구동력 전달관계가 더 분명해졌다고 할 것이다. 따라서 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명의 특허청구범위에 위와 같이 장치 본체에 관한 사항이 포함되어 있다고 하여, 위 특허청구범위가 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되지 않았다거나 또는 위 기재로 인하여 발명의 기술적 범위가 불분명하게 되었다고 볼 수는 없고, 그에 따라 위 발명의 특허청구범위가 특허법 제42조 제4항에 위배된다고 볼 수는 없다. (3) 진보성 유무 (가) 먼저 이 사건 제18항 발명의 진보성에 관하여 본다. 이 사건 제18항 발명과 비교대상의장 1 내지 6을 대비하여 보건대, 기술분야 및 목적에 있어서, 이 사건 제18항 발명을 포함한 이 사건 특허발명은 전자사진 화상형성장치에 있어서 전자사진 감광드럼의 회전정확도가 개선되고, 구동력이 확실하게 전달되며, 주조립체의 커플링과 감광드럼의 커플링의 각 회전 중심이 일치하고, 구동력 전달시 장치에 대한 처리 카트리지의 위치결정(positioning)이 개선되며, 화질이 개선되고, 구동력이 전달되지 않을 때 처리 카트리지를 주조립체로부터 분리시키는 작동성이 개선된 구동력 전달부재를 제공하기 위한 것인바, 비교대상발명 1은 레이저 프린터의 소형화를 위한 감광체 구동장치에 관한 것이고, 비교대상발명 2는 단부부재와 처리카트리지 하우징 및 주조립체 사이의 마찰접촉을 개량한 착탈식 프로세스 카트리지의 감광드럼의 고정구조에 관한 것이며, 비교대상발명 4는 축정렬과 구동안정성을 개선한 감광드럼의 구동력 전달부재에 관한 것으로서, 비교대상발명 1, 2, 4는 모두 이 사건 제18항 발명과 기술분야가 동일하다고 할 것이다. 그러나 비교대상발명 3은 탄광 채굴 작업에 사용되는 드릴장치에 관한 발명으로서 채굴 작업을 끝낸 후 채굴 구멍으로부터 드릴 조립체를 뽑아낼 때 드릴로드간의 결합이 쉽게 분리되지 않도록 하기 위한 목적이므로, 이 사건 제18항 발명과는 기술분야 및 목적이 다르다고 할 것이고, 비교대상발명 5, 6은 이 사건 제18항 발명의 전자사진 화상형성장치에 특별히 관련된 구성이 아니라 단순히 축과 풀리의 구동결합에 관한 일반적인 공지기술을 소개한 것이거나 또는 단순한 기술용어를 설명한 것에 불과하다. 구성 및 작용효과에 있어서, 이 사건 제18항 발명의 구성은 그 특허청구범위에 의하여 전자사진 화상형성장치에 관한 구성(모터, 구동회전가능부재 및 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍을 구비), 구동력 전달부재에 관한 구성(위 비틀린 구멍에 결합될 수 있는 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 돌출부를 구비), 구동력 전달 작용에 관한 구성(전자사진 감광드럼을 회전시키는 구동력을 주조립체로부터 받도록 구성)으로 나누어지는바, 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍과 돌출부의 결합에 의한 구동력 전달 구성을 특징적인 구성으로 포함하고 있으므로 이를 중심으로 진보성 유무를 살피건대, 명세서 및 도면에 비추어 볼 때, 위 비틀린 구멍은 일정 깊이의 바닥을 가진 요홈의 형상이고, 위 비틀린 돌출부는 단부를 가진 돌출부의 형상임을 알 수 있으며, 위와 같은 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 '끼움 결합'에 의하여 종래 기어결합에 의한 단속적인 구동력 전달에 따른 회전 불균일 문제를 해결하여 회전정확도를 개선할 수 있고, '비틀림 특성'에 의하여 돌출부를 구멍 쪽으로 당기는 방향으로의 힘이 발생하여 돌출부의 단부 표면이 요홈의 바닥 표면에 접촉됨으로써 감광드럼의 축방향 위치를 정확하게 결정할 수 있게 되는 작용효과를 가진다고 할 것이다. 이에 대하여 비교대상발명 1은, 감광체기어(22)에 안내홈(27)을 형성하고 그 안내홈(27)에는 판스프링(29) 및 수동클러치(30)를 삽입하여, 모터로 구동되는 구동클러치(25)의 나사산(25a)이 위 수동클러치(30)의 나사산(30a)과 맞물리면서 감광체드럼을 회전시키게 되는 구성으로서, 안내홈, 판스프링, 수동클러치, 구동클러치 등의 유기적인 결합에 의하여 주조립체의 구동력을 감광체드럼에 전달하는 구성이므로, 이 사건 제18항 발명의 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 끼움 결합에 의한 구동력 전달 구성과는 전혀 상이하다고 할 것이고, 작용효과에 있어서도 비교대상발명 1은 수동클러치의 이탈이 방지되어 조립성이 간편하고 감광체기어의 안내홈에 수동클러치가 삽입되어 감광체드럼을 회전시키므로 동력전달이 쉬우며 수동부의 공간이 적어지게 되어 레이저 프린터의 소형화에 효과가 있는 것일 뿐, 이 사건 제18항 발명과 같이 '비틀림 특성'에 의하여 감광드럼의 축방향 위치를 정확하게 결정할 수 있게 되는 작용효과는 전혀 찾을 수 없다고 할 것이다. 비교대상발명 2는, 감광드럼 일단부에 고정되는 단부부재의 외주면에 헬리컬기어를 구비하고 기어 구동시 주조립체에 돌출된 고정축에 끼워진 상태로 자유롭게 회동하도록 중앙에 개구부를 구비한 종래의 일체형 단부부재에 있어서, 단부부재와 헬리컬기어(감광드럼기어)를 나누어 헬리컬기어의 회전에 따라 축방향으로 발생하는 추력을 수용하도록 단부부재와 헬리컬기어를 슬라이딩 키이 방식으로 느슨하게 결합하는 구성에 관한 것이나, 주조립체의 구동력을 감광드럼에 전달하기 위하여 주조립체의 드럼구동기어와 감광드럼기어의 '기어결합' 방식을 채용하고 있으므로, 이 사건 제18항 발명의 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 '끼움 결합' 구성과는 구동력 전달 방식 자체가 전혀 다르다고 할 것이고, 그로 인하여 비교대상발명 2는 끼움 결합에 의해 회전정확도가 개선되는 이 사건 제18항 발명의 작용효과도 기대할 수 없다고 할 것이다. 또한, 비교대상발명 2에서 내주면에 돌출키이가 형성된 헬리컬기어는 중앙에 단부부재가 끼워지는 개구부(36)가 형성된 것인 반면, 이 사건 제18항 발명에서 비틀린 구멍은 일정 깊이의 바닥을 가진 요홈의 형상으로 이루어진 것이므로, 그 구조 및 형상이 다르다고 할 것이고, 비교대상발명 2의 도4에는 단부부재의 외주면에 비틀린 슬롯이 도시되어 있기는 하나, 비교대상발명 2의 돌출키이 및 슬롯 구성은 헬리컬기어가 회동함에 따라 축방향으로 작용하는 추력을 슬라이딩 기어 내지 슬라이딩 키이 체결구조가 수용함으로써 단부부재와 처리카트리지 하우징 및 주조립체 사이의 마찰접촉을 개량하기 위한 것일 뿐, 이 사건 제18항 발명과 같이 '비틀림 특성'에 의하여 감광드럼의 축방향 위치를 정확하게 결정할 수 있게 되는 작용효과는 전혀 찾을 수 없다고 할 것이다. 비교대상발명 3에는 이 사건 제18항 발명의 비틀린 구멍 및 비틀린 돌출부의 끼움 결합 구성에 대응하는 것으로, 비틀린 체결공을 갖는 소켓과 그에 수용되는 비틀린 섕크 구성이 나타나 있으나, 비교대상발명 3의 위 구성은 탄광 채굴용 드릴 조립체에 있어서 여러 개의 드릴로드를 필요에 따라 차례로 연결하여 탄광의 채굴 깊이에 맞게 전체적인 드릴길이를 자유롭게 조절하고, 채굴 작업을 끝낸 후 채굴 구멍으로부터 드릴 조립체를 뽑아낼 때 드릴로드간의 결합이 쉽게 분리되지 않도록 하기 위한 것일 뿐, 이 사건 제18항 발명에서와 같이 '끼움 결합'에 의한 회전정확도의 개선이나 '비틀림 특성'에 의한 감광드럼의 축방향 위치결정 등의 작용효과는 전혀 찾을 수 없다고 할 것이다. 비교대상발명 4는 카트리지가 주조립체에 장착될 때 구동샤프트(4)가 플랜지의 축정렬부(2f)에 안내되면서 구동전달요소(10)의 돌기(10a)가 플랜지(2)에 형성된 구동력 수용부(2d)와 체결되는 구동력 전달구조로서, 구동샤프트와 축정렬부의 결합 및 구동전달요소의 돌기와 구동력 수용부의 결합에 의하여 주조립체의 구동력을 감광드럼에 전달하는 구성이므로, 이 사건 제18항 발명의 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 끼움 결합에 의한 구동력 전달 구성과는 전혀 상이하다고 할 것이고, 작용효과에 있어서도 비교대상발명 4는 축정렬과 구동안정성이 개선되는 등의 작용효과만 있을 뿐, 이 사건 제18항 발명과 같이 '비틀림 특성'에 의하여 감광드럼의 축방향 위치를 정확하게 결정할 수 있게 되는 작용효과는 찾을 수 없다고 할 것이다. 비교대상발명 5는 기어나 풀리 등에 회전력을 전달하기 위하여 축과 풀리에 각각 키홈과 보스를 형성하여 사용되는 여러 가지 종류의 키이에 관한 소개에 불과하고, 비교대상발명 6은 단순히 헬리컬 스플라인이 사용되는 경우도 있다는 것에 불과하며, 이 사건 제18항 발명과 같이 요홈의 형상을 가진 비틀린 구멍 및 단부를 가진 비틀린 돌출부의 구성을 찾을 수 없고, 그에 따라 이 사건 제18항 발명의 회전정확도의 개선이나 감광드럼의 축방향 위치결정에 관한 작용효과 역시 비교대상발명 5, 6으로부터 용이하게 예측할 수 없다고 할 것이다. 이에 관하여 원고는, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1에 비교대상발명 3의 비틀린 체결공을 갖는 소켓과 그에 수용되는 비틀린 섕크 구성을 단순히 전용한 것에 불과하다고 주장하나, 위에서 본 바와 같이 비교대상발명 3은 이 사건 제18항 발명과는 그 기술분야가 전혀 상이할 뿐만 아니라 비교대상발명 3의 비틀린 체결공을 갖는 소켓과 비틀린 섕크 구성의 목적 및 작용효과 역시 이 사건 제18항 발명과는 상이하므로, 비교대상발명 1, 3의 결합에 의하여 이 사건 제18항 발명을 용이하게 발명할 수 없다고 할 것이고, 따라서 원고 주장은 이유 없다. 또한 원고는, 이 사건 제18항 발명의 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍과 돌출부의 결합 구성은 비교대상발명 5, 6에 의하여 이미 공지된 관용기술에 불과하므로, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 4의 구동력 전달수단 대신 비교대상발명 5, 6을 결합함으로써 용이하게 발명할 수 있다고 주장하나, 위에서 본 바와 같이 이 사건 제18항 발명의 요홈의 형상을 가진 비틀린 구멍과 돌출부의 결합 구성이 비교대상발명 5, 6에 의하여 공지된 관용기술이라고 볼 수 없고, 이 사건 제18항 발명의 작용효과 역시 비교대상발명 5, 6으로부터 용이하게 예측되지 않는다고 할 것이므로, 위 주장도 이유 없다. 원고는 다시, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 감광드럼기어의 중앙부 구멍에 형성된 경사진 돌출키이 구성을 결합하거나 또는 비교대상발명 4에 비교대상발명 2의 위 구성을 결합함으로써 용이하게 발명할 수 있다고 주장하나, 위에서 본 바와 같이 비교대상발명 2는 이 사건 제18항 발명과는 구동력 전달 방식 자체가 다른 것일 뿐만 아니라, 비교대상발명 2의 위 구성과 이 사건 제18항 발명의 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍과 돌출부의 결합에 의한 구동력 전달 구성은 그 구성 및 작용효과가 서로 다르다고 할 것이므로 위 주장 역시 이유 없다. 따라서 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1 내지 6과 비교하여 볼 때 그 구성 및 작용효과가 다른 것으로서, 비교대상발명 1 내지 6을 결합하더라도 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 제18항 발명은 비교대상발명 1 내지 6으로부터 진보성이 있다고 할 것이다. (나) 다음 이 사건 제25, 50, 57항 발명의 진보성에 관하여 본다. 이 사건 제25, 57항 발명은 전자사진 감광드럼을 대상으로 한 청구항이고, 이 사건 제50항 발명은 구동력 전달부재를 대상으로 한 청구항이나, 모두 이 사건 제18항 발명과 마찬가지로 복수 개의 코너부가 있는 비-원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍과 돌출부의 결합에 의한 구동력 전달 구성을 특징적인 구성으로 포함하고 있으므로, 이 사건 제25, 50, 57항 발명은 이 사건 제18항 발명에서 본 바와 같은 이유로 비교대상발명 1 내지 6에 비하여 진보성이 있다고 할 것이다. 라. 소결론 따라서 이 사건 제5, 37항 발명에 관한 원고의 심판청구는 부적법하므로 각하되어야 할 것이고, 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명에 관한 원고의 심판청구는 위 발명이 산업상 이용가능성이 없다고 할 수 없고 그 특허청구범위에 기재불비가 있다고 할 수도 없으며 비교대상발명 1 내지 6에 의하여 진보성이 없다고 할 수도 없으므로 기각되어야 할 것인바, 이 사건 심결 중 이 사건 제18, 25, 50, 57항 발명에 관한 부분은 이와 결론을 같이 하여 정당하나, 이 사건 제5, 37항 발명에 관한 부분은 이와 결론을 달리 하여 위법하다. 3. 결 론 그렇다면 이 사건 심결은 이 사건 제5, 37항 발명에 관한 부분에 한하여 위법하므로 이를 일부 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이재환(재판장) 박성수 김철환

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2003허6524 (1979993)

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