대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016, 1023, 1030 판결

[권리범위확인(특)][공1999.2.1.(75),232] 【판시사항】 [1] 무효심판절차에서 무효심결이 확정되지 아니한 특허를 다른 절차에서 당연무효라고 판단할 수 있는지 여부(소극) [2] 특허권의 권리범위확인심판에서 출원 당시의 기술 수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 하는지 여부(적극) 및 등록된 특허발명 중 출원 당시 공지공용의 부분에도 권리범위가 인정되는지 여부(소극) 【판결요지】

[1] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다. [2] 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권 권리범위확인심판청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 할 것이므로, 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아니고, 나아가 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다. 【참조조문】 [1] 구 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제97조 제1항 제1호 (현행 제133조 제1항 참조)/ [2] 구 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제57조 (현행 제97조 참조), 제97조 제1항 제2호 (현행 제135조 제1항 참조) 【참조판례】 [1] 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정(공1992, 2109), 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결(공1998하, 2783)/[2] 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결(공1983, 1334), 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1857 판결(공1992, 785), 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후266 판결(공1998상, 110) 【전 문】【심판청구인,피상고인】 제일제당 주식회사 (소송대리인 법무법인 충정 담당변호사 황주명 외 1인) 【피심판청구인,상고인】 에프. 호프만-라 롯슈 에이지 외 1인 (소송대리인 변호사 권영모 외 3인) 【원심심결】 특허청 항고심판소 1997. 2. 28.자 94항당394, 395 심결 【주문】 각 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피심판청구인들의 부담으로 한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 제1, 2점에 관하여 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다(대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 참조). 그런데 원심이 이 사건 심결에서 특허발명(2)(특허번호 1 생략) 및 특허발명(3)(특허번호 2 생략)에 대하여 위 특허발명들이 진보성을 인정할 수 없는 발명으로서 무효이므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.고 한 설시가 이 사건에서 그 특허발명(2), (3)의 당연 무효를 판단할 수 있음을 전제로 한 것이라면 위와 같은 법리에 위배되는 것으로 잘못이라 할 것이다. 그런데 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권 권리범위확인심판청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다 할 것이므로, 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아니고, 나아가 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다 할 것이다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 참조). 원심은 이 사건 특허발명(2), (3)의 모든 구성요소들은 갑 제5, 6호증 등의 문헌에 의하여 이 사건 특허발명(2), (3)의 출원 전에 공지되어 있음을 알 수 있고, 위 문헌들의 내용에 비추어 위 각 구성요소들을 결합하는 기술적 구성 자체에 곤란성이 있다고 보기 어려워 이 사건 특허발명(2), (3)은 갑 제5, 6호증의 기술을 단순히 합쳐 놓은 것이고, 그에 따른 효과도 당연히 예상되는 것에 불과하여 진보성을 인정할 수 없을 뿐만 아니라 나아가 이 사건 특허발명(2), (3)은 갑 제5호증이나 갑 제6호증의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수도 없는 경우이므로 이러한 사정을 참작할 때 이 사건 특허발명(2), (3)은 그 권리범위를 인정하기 어렵다는 취지에서 이 사건 특허발명(2), (3)과 심판청구인이 실시하는 (가)호 발명을 구체적으로 대비할 필요도 없이 (가)호 발명은 이 사건 특허발명(2), (3)의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다. 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보니, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장된 바와 같은 특허발명의 당연무효, 발명의 진보성 판단 등에 관한 법리오해, 판단유탈, 심리미진 등의 위법이 없다. 제3점에 관하여 원심은, 이 사건 특허발명(1)(특허번호 3 생략)의 요지는 글리코실화되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체 백혈구 인터페론 A, B, C, D, E, F, H, I 및 J로 이루어진 그룹 중에서 선택된 성숙 인체 백혈구 인터페론을 코드화한 이중 나선 DNA 서열을 플라스미드 내에 삽입시키고, 이 서열을 트립토판 프로모터와 작동적으로 연결시킴을 특징으로 하여 형질전환체 대장균 중에서 글리코실화되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체 백혈구 인터페론 A, B, C, D, E, F, H, I 및 J로 이루어진 그룹 중에서 선택된 성숙 인체 백혈구 인터페론을 발현시킬 수 있는 플라스미드를 제조하는 방법으로서, 그 구성요소들도 역시 위 갑 제5, 6호증에 의하여 공지되어 있거나, 각 구성요소를 결합하는 데 아무런 어려움이 없으며, 그에 따른 효과도 현저한 것이 없어, 이 사건 특허발명(1)은 위 공지된 문헌들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 사실, 이 사건 특허발명(1)의 권리범위는 특허청구범위를 기초로 하고 발명의 상세한 설명을 참조하여 보면, 인체 백혈구 인터페론을 암호하는 유전자의 전서열에 해당하는 부분을 제한효소로 절단하고 이것을 트립토판 프로모터에 연결한 발현 플라스미드를 제조하는 방법이라고 할 것이고, 나아가 이를 (가)호 발명의 해당 부분과 대비하여 보면, (가)호 발명은 인체 백혈구 인터페론을 암호하는 유전자에서 전서열에 해당하는 부분을 제한효소로 절단하지 아니하고, 인터페론을 암호하는 유전자를 중합효소 연결반응으로 합성할 때 처음부터 전서열에 해당하는 부분을 합성되지 않도록 한 것으로, 인터페론을 암호하는 유전자를 합성하는 공정과 전서열에 해당하는 부분을 절단하는 공정을 하나의 공정으로 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명(1)에서는 발현 플라스미드의 프로모터가 트립토판 프로모터이고, (가)호 발명의 그것은 tac프로모터로서 상이한 것이며 이러한 차이에 기인하여 인터페론의 발현효율도 (가)호 발명이 이 사건 특허발명(1)의 발현 플라스미드에 의한 것보다 매우 높다는 사실을 인정하였다. 그리고 원심은, (가)호 발명은 이 사건 특허발명(1)과 그 구성이 상이한 별개의 발명으로서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명(1)의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다. 기록에 의하니, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장된 바와 같은 특허발명의 권리범위 해석에 관한 법리오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다. 그러므로 각 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다. 대법관 김형선(재판장) 정귀호 이용훈 조무제(주심)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 97후1016 (2106047)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제57조 제97조 제133조 제135조

[ 참조판례 ]

대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결(공1983, 1334)
대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1857 판결(공1992, 785)
대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정(공1992, 2109)
대법원 1997. 11. 28. 선고 97후266 판결(공1998상, 110)
대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결(공1998하, 2783)

[ 참조판례 체계도 ]

[ 따름판례 ]

대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결
대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결