+ - 북마크 저장 [민사] 항소사건

서울고등법원 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결

[특허권침해금지등][미간행] 【전 문】【원고, 피항소인】 캐논가부시키가이샤(소송대리인 변호사 장수길외 2인) 【피고, 항소인】 주식회사 파캔오피씨(소송대리인 변호사 이수완외 2인) 【피고 보조참가인】 제너럴 플라스틱 인더스터리얼 컴퍼니 리미티드(소송대리인 변호사 유주상외 1인) 【변론종결】 2005. 10. 19. 【제1심판결】 수원지방법원 2003. 5. 16. 선고 2002가합5333 판결 【주 문】 1. 피고의 항소를 기각한다. 2. 당심에서 추가된 손해배상청구에 따라, 피고는 원고에게 1,821,731,132원 및 그 중 447,659,280원에 대하여는 2003. 1. 1.부터, 770,074,558원에 대하여는 2004. 1. 1.부터, 603,997,294원에 대하여는 2005. 1. 1.부터 각 2005. 12. 7.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 3. 원고의 나머지 손해배상청구를 기각한다. 4. 항소비용(당심에서 추가된 청구에 관한 비용 포함) 중 30%는 원고가, 70%는 피고가 각 부담한다. 5. 제2항은 가집행할 수 있다. 【청구취지 및 항소취지】 1. 청구취지 : 피고는, (1) 별지 목록 기재 제품을 생산하거나 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, (2) 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 위 가.항 기재 제품의 완제품 및 반제품을 모두 폐기하고, (3) 원고에게 금 3,064,180,036원 및 그 중 738,119,480원에 대하여는 2003. 1. 1.부터, 금 1,240,079,245원에 대하여는 2004. 1. 1.부터, 1,085,981,311원에 대하여는 2005. 1. 1.부터 각 2005. 7. 12.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라. [원고는 당심에 이르러 위 (3)항의 손해배상청구를 추가하였다.] 2. 항소취지 : 제1심 판결을 취소하고 원고의 청구를 모두 기각한다. 【이 유】 1. 사실관계 다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제2, 3, 4, 23호증의 각 기재, 갑 제5, 6, 7, 9, 10, 11호증의 각 1 내지 3, 제12, 13, 14호증의 각 1 내지 6, 제15, 16, 17호증의 각 1 내지 4, 제18, 19, 20, 28, 29, 30호증의 각 1 내지 3, 제31, 32, 33호증의 각 1 내지 6, 제34, 35, 36호증의 각 1 내지 4의 각 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다. 가. 원고의 지위와 특허등록 및 영업활동 (1) 원고는 1937. 8. 10. 설립된 일본국 법인으로서, 각종 광학기계기구, 음향 및 전기·전자기계기구, 정밀기계기구와 그 관련 부품 및 재료의 제조, 판매업 등을 영위하면서, 1995. 3. 27. 일본국에서 ‘처리 카트리지, 전자사진 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 전자사진 감광드럼’의 발명에 관하여 특허출원을 한 뒤, 위 발명을 이용한 감광드럼과 이를 장착한 카트리지 및 위 카트리지를 포함한 레이저빔 프린터를 개발, 생산하여 여러 나라에 판매함과 아울러, 1996. 3. 27. 대한민국 특허청에도 동일한 발명에 관하여 특허출원을 함으로써, 2000. 3. 13. 위 발명에 관하여 특허번호 (등록번호 1 생략)의 특허등록(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)이 마쳐졌다. (2) 한편, 원고는 국내에 따로 제품 생산시설이나 영업소, 지점 등 판매시설을 설치하지는 않았으나, 1997. 11.경부터 컴퓨터 및 프린터 등의 전문생산업체인 미합중국 법인 휴렛팩커드(Hewlett-Packard)사에 모델번호 EP-32, EP-52, EP-62의 레이저빔 프린터용 카트리지(위 휴렛팩커드사의 모델번호로는 각각 C4096A, C4127A/C4127X, C4129X 카트리지에 해당한다)를 납품하면서 위 각 카트리지에 이 사건 특허가 적용되어 있는 감광드럼들(이하 이러한 감광드럼들을 통틀어서 ‘이 사건 특허제품’이라고만 한다)을 장착하였고, 이에 따라 위 휴렛팩커드사의 국내 지사인 ‘한국휴렛팩커드’ 회사는 1998년경부터 국내에서 이 사건 특허제품이 포함된 카트리지가 탑재된 모델번호 LJ 2100, LJ 4000/4050, LJ 5000 등의 레이저빔 프린터를 판매하여 오고 있다. 나. 삼성전기 주식회사의 감광드럼 생산·판매 및 영업양도 (1) 삼성전기 주식회사는 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매업 등을 영위하는 국내 법인으로서, 2000. 3.경부터 그 소유의 공장시설 및 부지를 이용해서 이 사건 특허제품과 실질적으로 동일하고 호환 가능하여 원고가 휴렛팩커드사에 납품하고 있는 위의 각 카트리지에 끼워서 사용할 수 있는 감광드럼(모델번호 HP2185GA, HP4085GA, HP4085GB, HP5085GA, HP4085NA, HP4088G0, HP4088G1, HP4088GA, HP4088N0, HP4088NA, HP5085G0, HP5088G0, HP5088N0 등)을 제조하여 그 일부를 삼성전자 주식회사에 납품하고, 나머지는 위 휴렛팩커드사가 그 영업방침에 의하여 감광드럼만을 별도 판매하지 않고 감광드럼이 장착된 정품 카트리지를 일체로써 공급함에 따라, 저가의 소모품인 감광드럼만을 따로 구입하여 카트리지 안의 수명이 다한 감광드럼과 교체하여 사용하려는 국내외의 수요자들을 상대로 한 ‘리필(refill) 카트리지’ 시장에서 영업 중인 자들에게 판매하여 왔다. (2) 삼성전기 주식회사는 2002. 1. 31. 피고(당시 상호는 ‘주식회사 대원에스씨엔’이었는데 2005. 3. 30. 상호를 현재와 같이 변경하였다)에게 이 사건 감광드럼의 생산 및 판매와 관련된 “유기감광체 드럼(organic photo conductor drum, 약칭 OPC) 사업부”(이하 OPC 사업부라 한다)의 인적, 물적 시설 및 영업 일체를 12,750,000,000원으로 평가하여 포괄적으로 양도하고 그 무렵부터 이 사건 감광드럼의 생산, 판매를 중단하였다. 피고는 삼성전기 주식회사로부터 양수한 인적, 물적 시설을 이용하여 별지 ‘침해제품 내역’ 기재와 같은 프린터 카트리지용 유기감광체 드럼(이하 이 사건 감광드럼이라고 한다)을 제조하여 삼성전자 주식회사나 리필 카트리지 제작업체 등 피고의 기존 거래처에 이를 판매하고 있다. 다. 이 사건 특허의 내용 및 감광드럼에 관한 등록청구범위 등 (1) 이 사건 특허는 전자사진 화상형성방식(전자사진 화상형성방식)으로 기록매체에 화상을 형성하는 데 사용되는 ‘감광 드럼(감광 drum)’, 주 조립체(주 조립체)와 감광드럼 및 현상롤러(현상 roller) 사이의 ‘구동력 전달 부재(구동력 전달 부재)’, 위 감광드럼을 포함하여 화상형성장치에 착탈 가능하게 장착되는 ‘처리 카트리지’, 위 처리 카트리지를 장착한 레이저빔 프린터 등 ‘전자사진 화상형성장치’에 관한 것이다. 즉, 레이저 프린터 기기의 안에 들어 있는 감광드럼은 + 또는 － 전하로 균일하게 대전(대전)되어 있다가, 컴퓨터 등으로부터 입력된 정보를 받아 레이저 옵티칼 시스템(laser optical system)이 감광드럼에 레이저 광선을 쏘면 감광드럼 중 그 광선을 받은 부분은 전하가 반대로 바뀌게 되고 광선을 받지 않은 부분은 기존의 전하 상태를 유지하게 되는데, 토너 안에 들어 있던 분말잉크가 감광드럼에 분사되면 레이저 광선을 받지 않아 기존의 전하 상태를 유지하고 있던 부분에만 분말잉크가 묻게 되고, 감광드럼의 아래쪽에서 이 분말잉크를 강한 전하로 잡아당겨 감광드럼의 아래를 지나가는 종이에 이 분말잉크가 묻게 한 뒤, 종이로 하여금 현상롤러를 통과하면서 묻어 있는 분말잉크를 녹아 붙게 함으로써 전자적 방법으로 종이에 화상을 형성하는 장치에 관한 것이다. 이 사건 특허는 화상형성장치의 주조립체와 감광드럼 사이의 회전구동력 전달에 관한 종래 기술의 연결(coupling)방법 및 그 구조를 개선함으로써, 감광드럼의 회전정확도가 향상된 카트리지, 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 감광드럼을 제공함을 주목적으로 하고, 이에 더하여 이들 처리 카트리지, 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 감광드럼을 통한 구동력의 확실한 전달, 화상형성 작동시의 회전중심 일치, 카트리지의 위치 정렬(positioning), 인쇄화질의 개선, 카트리지의 용이한 분리 등도 그 목적으로 삼고 있다. (2) 이 사건 특허는 위와 같은 목적 달성을 위해서, 화상형성장치의 주조립체와 감광드럼 사이의 연결방법 및 그 구조로, 종래 기술이 주조립체 기어의 측면에 설치된 핀과 감광드럼의 측면에 형성된 요(요)홈을 이용한 핀 고정방식이나, 주조립체와 감광드럼 양쪽에 제공된 헬리컬 기어(helical gear, 원통형 기어의 한 종류로서 톱니줄기가 비스듬하게 경사져 있는 기어)를 이용한 기어 결합방식을 사용해 온 데서 탈피하여, 감광드럼의 한쪽 끝 부분과 이에 대응하는 화상형성장치의 주조립체 측에 동일하게 비틀림 형상으로 된 돌출부와 구멍을 각각 형성하고, 그 비틀린 돌출부와 비틀린 구멍의 끼움 결합방식을 채택한 점에 그 특징이 있고(별지 ‘이 사건 특허 관련 도면’ 참조), 이로 인하여 구동력 전달시 주조립체와 감광드럼이 일체가 되어 회전함으로써, 종래 구동력 전달방식이 갖고 있던 단속적 구동 내지 회전불균일의 문제점이 개선되어 회전정확도가 향상되고, 자연스럽게 회전축에 해당하는 주조립체 방향으로 추력이 발생함에 따라 주조립체의 회전구동력에 의하여 회전 중인 감광드럼이 주조립체 쪽으로 당겨지면서 그 축방향 위치가 고정되어 고품질의 인쇄화상 형성이 가능해지는 등의 작용효과가 있다. (3) 원고는 이 사건 특허제품을 생산함에 있어 70항에 이르는 이 사건 특허의 등록 청구범위 중 독립청구항인 청구항 제25항과 제26항을 실시하였는바(이하 위 제25항과 제26항을 합하여 ‘이 사건 실시특허’라 한다), 이 사건 실시특허의 청구범위는 다음과 같다. 【청구항 25.】 기록재 상에 화상을 형성시키기 위한 전자사진 화상형성장치용의 전자사진 감광드럼에 있어서, 위 화상형성장치는, 모터, 이 모터로부터 구동력을 받는 구동회전 가능부재, 및 위 구동회전 가능부재의 중앙부에 형성되며 복수개의 코너부가 있는 비원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍을 구비하고, 위 감광드럼은, 그 주위면에 감광층을 가지는 실린더형 부재와, 위 주조립체로부터 구동력을 받도록, 위 실린더형 부재의 한쪽 끝에 마련되고 위 비틀린 구멍과 결합될 수 있으며 복수개의 코너부가 있는 비원형 횡단면을 가지는 비틀린 돌출부를 구비하여, 위 감광드럼이 주조립체에 장착될 때에, 위 비틀린 돌출부가 비틀린 구멍에 결합되어 위 감광드럼을 회전시키는 구동력을 받는 것을 특징으로 하는 전자사진 감광드럼. 【청구항 26.】 위 화상형성장치의 주조립체에 착탈 가능하게 장착될 수 있는 처리 카트리지용 감광드럼에 있어서, 위 주조립체는 모터, 이 모터로부터 구동력을 받는 주조립체 기어, 및 위 주조립체 기어의 중앙부에 형성되며 실질적으로 삼각형의 횡단면을 가지는 비틀린 구멍을 구비하고, 위 감광드럼은, 그 주위면에 감광층을 가지는 실린더형 부재와, 위 실린더형 부재의 한쪽 끝에 장착된 구동력 전달부재를 구비하고, 이 구동력 전달부재는, 위 처리 카트리지가 주조립체에 장착될 때에 구동력을 주조립체로부터 현상롤러로 전달하는 드럼기어와, 위 드럼기어의 중앙에 마련된 축과, 위 처리 카트리지가 주조립체에 장착될 때 위 비틀린 구멍과 결합하여 주조립체로부터 구동력을 받도록 위 축의 한쪽 끝에 실질적으로 삼각형 프리즘의 형상으로 마련된 비틀린 돌출부를 구비하여서, 위 전달부재가 구동력을 위 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부 사이의 결합을 통하여 주조립체로부터 받아서, 이 구동력을 위 축을 통하여 감광드럼으로, 그리고 위 드럼기어를 통하여 현상롤러로 전달하는 것을 특징으로 하는 전자사진 감광드럼. 2. 특허권 침해금지청구에 대한 판단 가. 이 사건 실시특허의 청구범위에 관한 해석 이 사건 실시특허상의 감광드럼은 모터, 주조립체 기어, 복수개의 코너부가 있는 비원형 횡단면을 가진 비틀린 구멍 또는 실질적으로 삼각형의 횡단면을 갖는 비틀린 구멍을 구비한 화상형성장치의 주조립체에 착탈 가능하게 장착되고, 이러한 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 결합을 통해 주조립체로부터 구동력을 받아, 이 구동력이 축을 통해 감광드럼으로, 다시 위 드럼기어를 통해 현상롤러로 전달되는 동력연결체계를 전제로 하고 있으므로, 이 사건 실시특허의 청구범위에 이와 같은 주조립체 측의 각종 구성요소와 주조립체, 감광드럼 및 현상롤러 사이의 연결구동관계에 관한 기재가 포함되어 있기는 하지만, 그 전후 문맥이나 기재내용 및 형식 등에 비추어 볼 때 이러한 연결구동관계에 관한 기재는 원고가 이 사건 실시특허에서 감광드럼을 특정하면서 감광드럼을 포함한 화상형성장치의 전체적인 동력전달체계 내에서 감광드럼의 구성요소가 수행하게 되는 역할을 보다 분명하게 설명하기 위한 것이지, 피고가 주장하는 것처럼 이러한 연결 구동관계 자체를 이 사건 실시특허의 일부의 구성요소로 삼았기 때문은 아니라고 보아야 할 것이다. 따라서 이 사건 실시특허는 전자사진 화상형성장치에 사용되는 감광드럼에 관한 것으로서, 주위면에 감광층을 가지는 ‘실린더형 부재’와 그 한쪽 끝에 형성된 드럼기어, 축 및 ‘복수개의 코너부가 있는 비원형 횡단면의 비틀린 돌출부’(청구항 25.) 또는 ‘실질적으로 삼각형 프리즘의 형상으로 마련된 비틀린 돌출부’(청구항 26.) 등 ‘구동력 전달부재’를 구비한 감광드럼 그 자체를 특허청구의 대상으로 하고 있다고 인정된다. 나. 피고의 특허권침해 여부 및 침해의 우려 피고가 제조, 판매하고 있는 이 사건 감광드럼은 별지 ‘침해제품 내역’ 기재와 같이 주위면에 감광층을 가지는 실린더형 부재, 실린더형 부재의 일단부에 마련된 드럼기어, 드럼기어의 중앙에 마련된 축, 및 축의 일단부에 마련된 원통형 돌출부와 원통형 돌출부의 주변에 일정한 간격으로 이격된 나선(나선) 모양의 3개의 돌기를 갖는 결합 샤프트를 구비하고 있는바, 피고가 이 사건 감광드럼을 제조·판매하는 것이 원고의 이 사건 실시특허에 관한 특허권을 침해하는지에 대하여 판단하기 위하여, 이 사건 감광드럼이 이 사건 실시특허와 실질적으로 동일한 것인지 여부에 관하여 살펴보기로 한다. 이 사건 감광드럼이 구비하고 있는 주위면에 감광층을 가지는 실린더형 부재와 감광드럼의 중앙에 마련된 축 등의 구성요소는 이 사건 실시특허의 실린더형 부재에 관한 기재와 일치하며 동일한 기능을 수행하는 것인바, 결국 피고의 이 사건 감광드럼의 일단부에 마련된 돌출부분과 이 사건 실시특허의 ‘복수개의 코너부가 있는 비원형 횡단면의 비틀린 돌출부’(청구항 25.) 또는 ‘실질적으로 삼각형 프리즘의 형상으로 마련된 비틀린 돌출부’(청구항 26.)가 동일한 것인지 여부가 문제된다. 살피건대, (1) 이 사건 감광드럼의 일단부에 마련된 돌출부분의 구성을 보면, 중심 부위의 원통형 돌출부와 그 주변에 일정한 간격으로 붙어 있는 3개의 나선 모양 돌기로 이루어져 있는바, 일정 간격으로 붙어 있는 3개의 돌기가 나선 모양으로 되어 있음으로 인하여, ① 자연스럽게 회전축에 해당하는 주조립체 방향으로 추력이 발생함에 따라 주조립체의 회전구동력에 의하여 회전 중인 감광드럼이 주조립체 쪽으로 당겨지면서 그 축방향 위치가 고정되어 고품질의 인쇄화상 형성이 가능해지는 효과를 낼 수 있게 되어 있고, ② 감광드럼 돌출부분의 맞은편에서 볼 때 주조립체 기어가 시계 반대방향으로 회전할 때에는 감광드럼이 구동력을 전달받아 축을 중심으로 같은 방향으로 회전하게 되어 있으나 주조립체 기어가 시계 방향으로 회전할 때에는 감광드럼이 구동력을 전달받지 않도록 하는 기능을 수행하고 있는데, 이러한 3개의 돌기의 기능과 그 작용효과는 이 사건 실시특허의 돌출부분이 수행하는 기능·작용효과와 완전히 동일한 것으로 볼 수 있으며, (2) 기재된 문언과 비교하여 보더라도, 피고의 이 사건 감광드럼의 돌출부분에 형성되어 있는 3개의 돌기는 중심 부위의 원통형 돌출부와 일체를 이루면서 이 사건 실시특허 문언상의 ‘복수개의 코너부’를 형성하는 것으로 보기에 충분하고, 그 중심 부위의 원통형 돌출부와 주변의 3개의 돌기의 횡단면은 그 전체적인 형상으로 볼 때 이 사건 실시특허 문언상의 ‘비원형 횡단면’을 이룸과 동시에 ‘실질적으로 삼각형 프리즘의 형상’을 가지고 있으며, 그 3개의 돌기가 나선 형태로 되어 있음으로 인하여 돌출부분의 전체적 형상은 이 사건 실시특허 문언상의 ‘비틀린 돌출부’의 형태를 띠고 있다고 볼 것이므로, 이와 같은 이 사건 감광드럼 돌출부분의 전체적인 형상과 그 기능·작용효과에 비추어 본다면 이 사건 감광드럼의 일단부에 마련된 돌출부분은 이 사건 실시특허의 ‘복수개의 코너부가 있는 비원형 횡단면의 비틀린 돌출부’ 및 ‘실질적으로 삼각형 프리즘의 형상으로 마련된 비틀린 돌출부’와 실질적으로 동일한 것으로 봄이 타당하다. 따라서 피고가 이 사건 감광드럼 제조·판매하는 행위는 원고의 이 사건 실시특허에 관한 특허권을 침해하는 것이라고 볼 것이다. 다. 피고의 주장에 대한 판단 (1) 이 사건 실시특허가 실시불가능하다는 주장 이에 대하여 피고는 먼저, 이 사건 특허는 구동력 전달시 화상형성장치의 주조립체 기어와 감광드럼의 회전중심을 일치시키는 것을 그 주된 목적으로 하는바, 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부가 결합되어 구동력을 전달할 때 회전중심이 일치하기 위해서는 단면 형상이 정삼각형이나 정사각형 등 정다각형인 경우뿐이고 그렇지 않다면 전사(전사)동작 자체를 수행할 수 없음에도 불구하고, 이 사건 실시특허에서는 그 청구범위에서 위 돌출부의 형상을 ‘복수개의 코너부를 가지는 비원형 횡단면’ 또는 ‘실질적인 삼각형’이라고만 기재하고 구체적으로 특정하지 않고 있는 까닭에, 이 사건 실시특허는 그에 의해서는 회전중심의 일치라는 특허의 목적을 달성할 수 없는데다가, 주조립체 기어까지의 구동력 전달이 단속적인 이상 주조립체 기어로부터 감광드럼까지의 구동력 전달 역시 연속적이 될 수 없고, 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 제조오차로 인해 감광드럼의 회전균일성이 오히려 악화되는 등 이 사건 실시특허는 종전 기술이 갖고 있던 단속적 구동 내지 회전불균일의 문제점을 개선할 수도 없는 등 실시불가능한 것이어서 그 특허권의 효력을 인정할 수 없다고 주장한다. 살피건대, (가) 발명의 실시가능성 내지 산업상 이용가능성은 특허법 제29조 제1항 소정의 특허요건으로서 해당 발명이 특허법의 보호를 받기 위한 전제조건이 된다 하겠으므로, 출원명세서에 기재된 특허청구범위나 발명의 상세한 설명에 의하더라도 실시가 불가능한 등록특허는 그 권리범위를 인정할 수 없는 것임은 피고가 주장하는 바와 같으나( 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등 참조), 이러한 경우의 ‘실시가능성’이라 함은 그 발명의 성질에 따라 발명이 속하는 분야에서 통상의 기술적 이해력을 가진 자가 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있다는 것을 의미하는 것이지, 그 발명을 통해서 경제적으로 이익을 얻을 수 있어야 한다든지 어떠한 기술적 문제점도 수반하여서는 안 된다는 것까지 요구하는 것은 아니라 할 것인바, (나) 이 사건 실시특허의 주목적은 ‘감광드럼의 축방향 위치의 고정을 통한 회전속도의 정확성·균일성의 개선 및 구동력의 확실한 전달, 카트리지의 위치 정렬 및 인쇄화질의 개선’에 있는 것이며, 전자사진 화상형성장치의 전체적인 구동력 전달체계에 있어서 주조립체와 감광드럼의 각 연결부재가 동심으로 되어 회전중심이 일치되는 것은 위와 같은 발명의 주목적을 달성하기 위하여 기본적으로 전제되어야 할 기술적 과제 중 하나에 지나지 않는 것이므로, 회전중심의 불일치 가능성이 있다는 이유만으로 이 사건 실시특허 자체의 실시가 불가능하다고 볼 수는 없으며, (다) 그 뿐 아니라 위에서 든 증거들에 의하면 원고가 이 사건 특허를 출원함에 있어 첨부한 명세서의 ‘발명의 상세한 설명’ 및 첨부도면에 회전중심의 일치라는 목적을 달성할 수 있다고 보여지는 ‘정삼각형의 프리즘 모양을 회전방향으로 비튼 형상의 돌출부’(제1실시례와 도면 18a, 18b)와 ‘정다각형이 아니면서도 화상형성장치의 주조립체와 감광드럼의 각 연결부재가 사실상 직사각형의 단면을 갖는 비틀린 돌출부’(제5 실시례) 등이 제시되면서 비틀린 돌출부가 비틀린 구멍에 결합된 직후에는 그 회전중심이 일치하지 않으나 주조립체 기어에 의하여 비틀린 구멍이 회전을 시작하여 돌출부의 모서리 선이 구멍의 일정한 지점에 접촉하게 되면 그 회전중심이 하나가 되고, 비틀린 구멍이 회전하고 있을 때 비틀린 돌출부와 위와 같은 결합이 이루어질 수 있다면 돌출부로 다른 다각형 프리즘 형상도 사용 가능함이 설명되어 있는 사실이 인정되는바, 이 사건 실시특허가 속하는 분야에서 통상의 기술수준을 가진 자는 이 사건 실시특허의 청구범위 문언과 위와 같은 출원명세서에 기재된 발명의 상세한 설명을 종합하여 구동력 전달시 회전중심이 일치하여 전사동작에 아무런 무리가 없는 제품을 생산할 수 있다고 보이므로, 이 사건 실시특허의 목적은 달성 가능한 것이라 할 것이며, (라) 나아가 보건대 이 사건 실시특허는 주조립체 기어로부터 감광드럼까지의 구동력 전달에 관한 것이어서, 화상형성장치의 모터로부터 주조립체 기어까지의 구동력 전달과는 직접적인 관계가 없을 뿐만 아니라, 주조립체 기어로부터 감광드럼까지의 구동력 전달상태가 개선되어 그 단속적 구동이나 회전불균형의 문제가 해소될 경우 그 기술적 가치가 무의미하다고 단정할 수 없고, 또 비틀린 구멍과 비틀린 구멍 사이의 제조오차는 통상 개량, 극복 가능한 기술적 문제점에 불과하여 이러한 문제점이 예상된다는 이유만으로 이 사건 실시특허의 산업상 이용가능성을 부인할 수도 없으므로, 이 사건 실시특허는 실시 가능한 것이라 할 것이다. 따라서 피고의 실시 불가능성에 관한 주장은 이유 없다. (2) 이 사건 실시특허가 신규성·진보성을 결여한 공지기술이며, 이 사건 감광드럼은 자유실시기술을 실시하여 제조된 것이라는 주장 피고는 나아가, 이 사건 실시특허는 그 출원 전에 공지된 대한민국 실용신안공고 제91-8092호의 고안(을 1호증, 이하 ‘비교대상발명1’이라고만 한다), 미합중국 특허 (등록번호 2 생략)(을 4호증, 이하 ‘비교대상발명2’라고만 한다) 및 일본국 공개특허공보 특개평5-72862호의 발명(을 14호증, 이하 ‘비교대상발명3’이라고만 한다)과 그 기술적 구성 자체가 실질적으로 동일하거나 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 신규성 및 진보성이 없고, 또 피고가 제조, 판매하고 있는 이 사건 감광드럼은, 공지된 감광드럼의 구성요소인 실린더형 부재, 드럼기어 및 축에다가, 비교대상발명2와 미합중국 특허 제4,454,922호(을 2호증, 이하 ‘비교대상발명4’라고만 한다), ‘표준기계설계학’ 서적 등 선행기술을 통해서 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 삼각기둥 형상의 비틀린 돌출부를 결합시킨 것에 불과하여 이른바 자유실시기술에 속하는 것이므로, 이 사건 실시특허는 어느 모로 보나 피고가 생산, 판매한 이 사건 감광드럼에 대하여 그 권리범위를 인정할 수 없다고 주장하므로 이에 대하여 살펴보기로 한다. 을 1, 2, 4, 14호증의 각 기재에 의하여 인정되는 비교대상발명 1, 2, 3, 4, 표준기계설계학 자료의 내용은 아래와 같다. 비교대상발명1 (을 1호증, 1991. 10. 12. 공개) : “레이저 프린터의 감광체 구동장치”에 관한 국내 고안으로서, 종래 주조립체 측 구동클러치와 감광드럼 측 수동클러치의 결합으로 구동력이 전달되던 레이저 프린터에 있어, 감광드럼의 바깥쪽에 설치된 수동클러치로 인하여 수동부가 프린터 내에서 많은 공간을 차지함에 따라 프린터의 소형화가 어려웠던 문제점 등을 해소하기 위해서, 감광드럼의 안쪽 감광체 기어에 안내 홈을 설치함과 아울러 감광체 기어의 후면 위, 아래에 걸림돌기를 형성한 다음, 위 안내 홈에 판스프링과, 위 걸림돌기에 걸리는 걸림편 및 방사형의 나사산이 형성된 수동클러치를 순차로 삽입함을 특징으로 하고, 위 수동클러치 및 구동클러치에 각각 형성된 나사산의 맞물림 결합을 통하여 감광드럼을 회전시키는 구동장치를 제시하고 있다(별지 ‘비교대상 도면’의 ‘비교대상발명1’ 부분 참조). 비교대상발명2 (을 4호증, 1990. 12. 4. 특허등록) : 감광드럼의 회전구동시스템에 관한 “제거 가능한 구동수단을 가진 처리 카트리지(Process Cartridge Having Removable Drive Means)”라는 명칭의 발명으로서, 주조립체 모터와 감광드럼의 외부에 각각 형성된 헬리컬 기어들이 결합을 하여 구동력을 전달하는 과정에서 카트리지 주조립체(housing) 쪽으로 발생하는 추력으로 인해 감광드럼의 끝 부분과 카트리지 주조립체가 서로 마찰, 접촉되던 문제점을 해결하기 위하여, 헬리컬 기어의 안쪽에 돌출 키를 형성하고 감광드럼 단부부재의 외주면에 슬롯을 형성하여 헬리컬 기어가 슬롯을 따라 미끄러지도록 함으로써, 헬리컬 기어의 결합에 의하여 발생된 추력이 감광드럼으로 전달되지 않도록 하는 처리 카트리지를 개시하고 있다(별지 ‘비교대상 도면’의 ‘비교대상발명2’ 부분 참조). 비교대상발명3 (을 14호증, 1993. 3. 26. 공개) : “컬러프린터의 구동장치”에 관한 발명으로서, 종래 감광벨트와 전사드럼 사이의 회전불균형으로 말미암아 컬러프린터에서 색 어긋남과 흐트러짐 현상이 발생하던 것을 방지하기 위하여, 감광벨트와 전사드럼을 각각 별개의 독립된 모터와 헬리컬 기어 감속장치에 의하여 구동하는 장치를 제시하고 있다(별지 ‘비교대상 도면’의 ‘비교대상발명3’ 부분 참조). 비교대상발명4 (을 2호증, 1984. 6. 19. 특허등록) : 탄광 채굴작업시 채굴 깊이에 따라 드릴 길이를 가변적으로 조정할 수 있도록 한 드릴 조립체에 관한 “드릴 막대와 굴착 장치(Drill Rod and Drilling Apparatus)“라는 명칭의 발명으로서, ‘결합 핀’ 등 별도의 결합수단을 사용하여 탄광채굴용 드릴을 조립하던 종래 기술에서 드릴막대가 쉽게 분리되던 문제점을 해소하기 위하여, 각 드릴 막대의 자루부 및 소켓부에 사각형 단면형상을 비틀어서 돌출부와 구멍을 만들고 내부에 헬리컬 면을 형성함으로써, 채굴된 탄광 구멍으로부터 드릴 조립체를 꺼낼 때 자루부와 소켓부의 헬리컬 면들 사이에 발생하는 마찰 결합을 이용하여 별도의 결합수단 없이도 드릴막대 부재간의 결합을 그대로 유지시키도록 하는 기술구성을 제시하고 있다(별지 ‘비교대상 도면’의 ‘비교대상발명4’ 부분 참조). 표준기계설계학 (을 8호증, 1983. 3. 10. 국내 발간) : 소외 1, 소외 2가 공동 저술한 일반기계장치 설계 분야의 전문서적으로서, 축에 기어, 풀리, 플라이휠, 커플링, 클러치 등을 고정시켜 상대적인 운동을 방지하면서 회전력을 전달시키는 결합용 부재인 키(key)에 관하여, 그 다양한 종류와 형태 및 키 결합방식을 소개하고 있으며, 특히 키의 원주면에 여러 개의 돌기가 형성된 스플라인(spline) 키와 함께, 축의 안쪽으로 홈이 파여지거나 축 모양이 삼각형 혹은 사각형으로 되어 있는 연결구조 등을 개시하고 있다(별지 ‘비교대상 도면’의 ‘표준기계설계학’ 부분 참조). 살피건대, ① 비교대상발명1에 관하여 보면, 이 사건 실시특허가 화상형성장치 본체와 감광드럼 사이의 연결구조에 중점을 두고, 감광드럼의 단속적 구동을 방지하여 회전정확도를 개선하고 화상형성 동작이 이루어지는 동안 본체에 대한 감광드럼의 축방향 위치를 정확히 정렬시켜 고품질의 인쇄화상을 구현함을 목적으로 하고 있는 것과는 달리, 비교대상발명1은 단지 클러치 결합을 통하여 구동력이 전달되는 종래의 장치에 있어, 수동부 공간을 줄여 감광체 기어의 안내 홈에 수동클러치를 삽입함으로써 조립이 간편하고 장치가 소형화된다는 점만을 주로 염두에 두고서 제안된 기술일 뿐만 아니라, 구성에 있어서도 비교대상발명1은 구체적인 돌출부의 형상을 달리하고, 수동 및 구동클러치에서 비틀림 특성을 전혀 발견할 수 없으며, 끼움 결합방식 대신 수동클러치와 구동클러치에 각각 형성된 나사산 상호간의 측벽을 미는 힘에 의하여 동력을 전달하는 구조를 채택하는 등 이 사건 실시특허와는 현저한 기술구성상의 차이가 있다 하겠고, 또 이로 인하여 이 사건 실시특허의 경우와 같은 감광드럼의 축방향 위치 정렬 및 균일한 회전력 확보 등과 같은 작용효과 역시 달성할 수 없으므로, 이 사건 실시특허는 비교대상발명1과 대비할 때 신규성 및 진보성을 가진다 할 것이고, ② 비교대상발명2에 관하여 보면, 비교대상발명2는 구동력이 전달되는 동안에 발생하는 추력과 관련된 발명으로서 감광드럼 단부부재의 외주면에 경사진 슬롯을 형성하였다는 점에서 이 사건 실시특허의 비틀림 특성과 일맥상통하는 점이 있기는 하나, 구동력 전달을 위한 연결구조로서 이 사건 실시특허에서 택하고 있는 끼움 결합방식 대신, 기어 결합방식을 채택한 근본적인 차이점이 있을 뿐만 아니라, 이 사건 실시특허가 회전구동시 발생하는 추력을 적극적으로 이용함으로써 축방향의 위치정렬이라는 작용효과를 달성하는데 반하여, 비교대상발명2는 오히려 소극적으로 그 추력 발생에 따른 감광드럼과 카트리지 주조립체 사이의 마찰, 접촉 등 문제점을 해소하기 위하여 이를 회피하기 위한 기술적 구성인 점에서 그 기술적 지향이 상이하므로, 이 사건 실시특허는 비교대상발명2와 대비하여 볼 때에도 신규성 및 진보성을 가진다 할 것이며, ③ 비교대상발명3에 관하여 보면, 비교대상발명3은 감광드럼의 회전불균일 문제를 해결하기 위한 기술이라는 점에서 이 사건 실시특허와 달성하고자 하는 기술적 과제를 같이 하는 측면이 있기는 하나, 그 목적달성을 위한 기술구성으로 감광드럼 대신, 감광벨트를 이용함과 아울러, 감광벨트와 전사드럼을 별개의 독립된 모터에 의하여 구동시키고, 끼움 결합방식 대신 헬리컬 기어 감속장치를 이용한 기어 결합방식을 채택하고 있어, 그 기술적 과제의 해결원리를 달리 하는 것이어서, 이 사건 실시특허가 비교대상발명3과 대비할 때 신규성 및 진보성을 갖지 못한다고 볼 수 없으며, ④ 비교대상발명4에 관하여 보면, 비교대상발명4는 축과 비틀림 특성을 가진 자루부, 자루부의 헬리컬 면과 맞물릴 수 있는 다수의 내부 헬리컬 면을 구비한 구멍이 형성된 소켓부로 구성되어 있다는 점에서 이 사건 실시특허의 각 구성요소와 대응되는 기술적 구성을 가지고 있기는 하나, 우선 그 발명 자체가 탄광채굴용 드릴 조립체를 대상으로 한 것이어서, 화상형성장치용 감광드럼에 관한 이 사건 실시특허와는 그 응용분야를 크게 달리하여 진보성 판단의 자료로 삼을 수 없고, 비틀림 특성이나 헬리컬 면의 기술구성을 채용한 목적이 회전축 쪽으로 추력을 발생시켜 이를 이용하기 위한 것이 아니라, 채굴된 구멍으로부터 드릴 조립체를 빼낼 때 드릴막대 사이의 마찰결합을 증대시켜 드릴막대 부재가 서로 분리되지 않도록 하기 위한 것이어서, 이 사건 실시특허와는 그 기술구성의 지향하는 바도 상이하므로, 비교대상발명4와 대비하여 볼 때에도 이 사건 실시특허는 신규성·진보성을 가지는 것이고, ⑤ 표준기계설계학 책자에 관하여 보면, 위 서적에 기술된 키 관련 전문지식들은, 화상형성장치와는 아무런 관련 없이, 단지 다양한 키의 일반적인 형상과 그 결합방식을 나열, 소개하고 있을 뿐, 회전정확도 개선을 위한 구동력의 전달방법이나 비틀림 특성을 갖춘 끼움 결합방식 등에 관하여는 아무런 기술구성을 제시하지 못하고 있으므로, 이로 인하여 이 사건 실시특허가 신규성·진보성을 잃게 되는 것은 아니다. 즉, 이 사건 특허의 출원 전에 공지된 바 있는 위의 각 비교대상발명 등은 이 사건 실시특허와 대비하여 볼 때 그 목적, 기술구성, 효과에 적지 않은 차이가 있고, 일부는 시사하는 기술적 사상이 구체적이지 못하거나 이 사건 실시특허와 그 기술분야를 현저히 달리하는 것일 뿐만 아니라, 이들이 공개된 후 원고가 이 사건 특허에 관하여 등록출원을 하기까지 수년 혹은 10년이 넘는 기간 동안 화상형성장치의 감광드럼에 비교대상발명 등의 기술적 구성이 적용된 바 없었음에 비추어 보면, 이 사건 실시특허는 그 출원 전에 공지된 비교대상발명들과 각 그 목적, 기술구성, 효과 등 기술적 사상 내지 과제 해결원리를 크게 달리하여 상호간에 실질적인 동일성이 인정되지 아니하므로, 이들 비교대상발명의 존재로 말미암아 이 사건 실시특허의 신규성이 부정된다고 볼 수 없고, 또 피고가 제조, 판매하고 있는 이 사건 감광드럼은, 비교대상발명2, 4와 위 표준기계설계학 저서에 개시된 관용기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이들 선행기술로부터 용이하게 착안하거나 생산해 낼 수 있는 자유실시기술 수준에 속하는 것이라고 할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다. (3) 이 사건 실시특허가 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다는 주장 피고는 또한, 이 사건 실시특허 중 청구범위 제26항에는 특허와 직접 관련이 없는 공지된 기술인 ‘현상롤러, 프로세스카트리지, 주조립체, 전사롤러’ 등의 구성요소까지 포함하여 기재되어 있어 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하고 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다’는 명세서 특허청구범위 기재요건을 결여하였으므로 이 사건 특허는 특허권의 효력을 인정할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 위에서 본 바와 같이 이 사건 실시특허 청구범위 제26항에는 청구대상 제품인 감광드럼 자체의 구성적 특징에 해당하는 부분인 ‘실린더형 부재와, 이 실린더형 부재의 일단부에 장착되는 드럼기어, 축 및 삼각프리즘 형상의 비틀린 돌출부로 이루어진 구동력 전달부재’라는 기재 이외에도, 프로세스 카트리지 또는 장치 본체 측의 구성 및 이들과의 연결 관계에 관한 나머지 기재부분까지 청구항에 포함되어 있기는 하나, 한편 청구대상 제품인 감광드럼이 본질적으로 프로세스 카트리지 또는 화상형성장치 본체 내에 장착되어 프로세스카트리지 또는 장치 본체 측 구성요소와 일정한 연결 관계를 갖는 환경 아래서만 그 기능을 발휘하는 제품이라는 점, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 특허의 목적이 감광드럼과 전자사진 화상형성장치의 장치 본체간의 회전구동력을 전달하기 위한 커플링 구조를 개선하여, 구동력이 전달되는 동안 즉 화상형성동작이 이루어지는 동안에도 장치본체에 대한 감광드럼의 종방향 위치가 항상 정확히 결정될 수 있게 함과 동시에, 감광드럼에 대한 보다 균일하고 부드러운 회전구동을 가능하게 하는 것이라는 점 등의 사정에 비추어 볼 때, 감광드럼이 장착되어 사용될 카트리지 또는 장치 본체 측 구성요소 및 이들 사이의 연결구동관계에 관한 기재 부분은 그 청구대상인 감광드럼을 구성하는 실질적 구성요소로서의 비틀린 돌출부와 드럼기어의 구성적 특징을 명확하게 특정하기 위한 방편으로 감광드럼이 카트리지 또는 장치본체에 장착될 때의 연결 관계 내지는 감광드럼의 사용 환경을 설명한 것에 지나지 아니할 뿐, 이 사건 특허의 청구범위 제26항의 청구대상인 감광드럼을 구성하는 필수적 구성요소에 관한 것은 아니라고 할 것이므로, 위 제26항이 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고 볼 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다. (4) 이 사건 소 제기가 권리남용이라는 주장 피고는 나아가, 원고 및 휴렛팩커드사는 휴렛팩커드사로부터 레이저빔 프린터를 구입한 일반 구매자들에게 소모품인 감광드럼이 장착된 카트리지 전체를 비싼 값에 판매하고 있으면서 감광드럼만을 따로 판매하지 않는 이른바 ‘끼워 팔기’의 수법으로 부당한 이득을 올리고 있는바, 피고에 대한 이 사건 특허침해금지 청구는 피고로 하여금 감광드럼을 생산하지 못하게 하여 휴렛팩커드사로부터 레이저빔 프린터를 구입한 사람들이 감광드럼만을 교체할 수 없게 함으로써 휴렛팩커드사로부터 카트리지 전체를 구입할 수밖에 없도록 강제하는 것이어서 불공정거래행위를 조장하는 것이 되므로 권리남용으로 허용될 수 없다고 주장한다. 그러나 이 사건에 제출된 자료만으로는 원고 및 휴렛팩커드사가 감광드럼만을 판매하지 아니하고 감광드럼이 포함된 카트리지 전체를 소모품으로서 판매하는 행위가 불공정거래행위에 해당된다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 설사 위와 같은 행위가 불공정거래행위에 해당되고, 원고가 이 사건 소를 제기한 목적 중 하나가 그러한 불공정거래행위를 지속하기 위한 것이라 하더라도, 이 사건 실시특허에 관한 특허권자인 원고가 이 사건 소로서 그 침해자인 피고를 상대로 하여 침해행위의 중지 및 침해조성물의 폐기 등을 구하고 있는 이상, 원고가 이 사건 소로서 아무런 이익을 얻지 못함에도 다만 피고에게 고통을 가하기 위하여 소를 제기하는 것이라고 볼 수는 없으므로, 이 사건 소 제기를 권리남용이라고 할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장 역시 이유 없다. 라. 소결론 그러므로 원고의 청구에 응하여 피고는 별지 ‘침해제품 내역’ 기재와 같은 이 사건 감광드럼을 생산하거나, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 등 이 사건 특허권에 대한 침해행위를 하여서는 아니 되고, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 각 보관 중인 이 사건 감광드럼의 완제품 및 반제품 등 위 침해행위의 조성물을 폐기할 의무가 있다. 3. 손해배상청구에 대한 판단 가. 손해배상책임의 발생 위에서 본 바와 같이 피고가 원고의 특허권을 침해한 이상, 피고는 위 침해행위로 인하여 원고가 입은 모든 손해를 배상할 책임이 있다 할 것이다. 나. 손해배상책임의 발생에 관한 피고의 주장에 대한 판단 (1) 손해배상청구가 부적법하다는 주장 이에 대하여 피고는 먼저, 원고의 특허권 침해금지 청구를 인용한 제1심 판결에 대하여 피고만이 항소하였으므로 원고가 당심에 이르러 추가한 손해배상청구 부분은 당심의 심판 범위를 벗어나는 것일 뿐 아니라, 제1심에서 전혀 심판의 대상이 되지 아니하였던 손해배상청구를 당심에서 추가하게 되면 피고의 심급의 이익을 박탈하는 결과가 되며, 또한 당심 계속 후 상당한 시간이 지난 이후에 손해배상청구를 추가하고 있어 소송절차를 현저히 지연시켰으므로, 원고의 손해배상청구는 부적법하다고 주장한다. 살피건대, 원고가 제1심 소송계속 중에는 손해배상청구를 하지 아니하였고, 이에 따라 제1심 법원은 특허권 침해금지 청구 부분에 관하여만 판단하면서 일부 인용 판결을 선고한 사실, 피고가 이에 불복하여 2003. 6. 10. 이 법원에 항소한 사실, 원고가 당심 소송계속 중인 2003. 11. 7. 피고에 대한 손해배상청구를 추가한 사실은 기록상 명백하다. 당심에서의 원고의 손해배상청구는 기존의 특허권 침해금지 청구와는 소송물을 달리 하는 새로운 청구의 추가로 볼 것인데, 이와 같이 항소심에서 청구를 추가하여 객관적으로 청구를 병합하는 경우에는 그 청구의 기초가 동일하고, 소송을 현저히 지연시키지만 않는다면 허용된다 할 것이며, 이에 피고의 동의가 필요한 것은 아니고, 또한 이를 허용한다고 하여 피고의 심급의 이익을 박탈하는 것도 아니다. 그리고 항소를 제기하지 아니한 원고가 이와 같이 항소심에서 청구를 추가하는 경우에는 이를 부대항소로 하였다고 볼 것인데, 피항소인이 부대항소를 할 수 있는 범위는 항소인의 항소에 의하여 불복된 범위에 제한을 받는 것이 아니므로, 항소심이 추가된 청구에 대하여 판단을 하는 것이 항소심의 심판범위를 벗어난 판단이라고 할 수 없으며 불이익금지의 원칙에 위반하는 것도 아니다( 대법원 1991. 9. 24. 선고 91다21688 판결, 2003. 9. 26. 선고 2001다68914 판결 등 참조). 따라서 원고의 당심에서의 손해배상청구가 위와 같은 청구의 추가에 관한 요건을 갖춘 것인지에 대하여 살펴보면, 이 사건 손해배상청구는 기존의 특허권 침해금지 청구가 인용되는 것을 전제로 하여 그와 같은 특허의 침해로 인하여 피고가 손해배상 하여야 할 범위를 정하는 것이어서, 특허권 침해금지청구 손해배상청구와 이에 따른 손해배상청구는 각 청구의 기초가 되는 사실이 동일하다고 봄이 상당하고, 또한 당심에 이르러서 피고의 손해배상책임의 존재여부 및 그 범위에 관한 심리로 인하여 이 사건 소송이 다소 지연되기는 하였으나 현저하게 지연되었다고까지 볼 수는 없으므로, 원고가 당심에 이르러 손해배상청구를 추가한 것은 적법하여 허용된다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다. (2) 국내 실시 요건이 결여되었다는 주장 피고는 또, 특허권자인 원고가 한국 외에서 이 사건 특허제품이 장착된 카트리지를 생산한 다음 휴렛팩커드사의 국내 지사에 납품하기만 하였을 뿐, 한국 내에서 자신의 명의로 이 사건 특허제품을 제조하거나 자신의 상표를 붙여 판매하는 등 스스로 한국 내에서 이 사건 실시특허를 실시한 바 없으므로, 원고의 손해액을 산정함에 있어서는 한국 내에서 특허를 실시하는 특허권자의 손해액에 관한 추정 규정인 특허법 제128조 제2항을 적용할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 원고가 국내에 지점이나 영업소를 개설하거나 국내 제조시설을 이용하여 이 사건 특허제품을 생산하지 않고 있으며, 원고가 아닌 위 휴렛팩커드사의 카트리지 제품으로 시중에 판매되고 있음은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 위에서 본 바와 같이 원고가 휴렛팩커드사에 이 사건 특허제품이 장착된 카트리지를 납품하고 휴렛팩커드사가 이 카트리지를 탑재한 레이저 프린터를 국내에 판매하고 또한 별도 판매로서 위 카트리지를 국내에서 판매함으로 인하여 실제로는 이 사건 실시특허가 구현된 이 사건 특허제품이 국내에서 유통되고 있는데다가, 피고의 이 사건 감광드럼 생산·판매의 침해행위로 인하여 휴렛팩커드사가 판매하는 카트리지 제품의 국내 판매량이 감소하는 경우, 이는 단순히 위 휴렛팩커드사의 손해에 그치는 것이 아니라, 그에 따라 원고 역시 이 사건 특허제품의 납품수량이 감소하는 손해를 입게 되는 것이므로 원고가 국내실시 요건을 갖추지 못하고 있다고는 볼 수 없고, 반드시 원고 자신의 명의로 한국 내에서 이 사건 특허를 실시하여 제품을 생산·판매하는 경우에만 국내실시 요건이 충족된다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 이 사건에도 특허법 제128조 제2항의 규정이 적용될 수 있는 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다. (3) 손해가 발생하지 않았다는 주장 피고는 또, 피고가 생산하는 이 사건 감광드럼은 원고가 생산하여 한국 내 및 해외에서 판매하는 정품 카트리지에 포함된 감광드럼을 교체하는 리필용으로 사용되고 있으므로 이 사건 감광드럼과 원고의 정품 카트리지는 그 각 가격대, 수요자층, 유통경로를 전혀 달리하여 별개의 거래시장을 형성하고 있으며, 더구나 미국 등 국가에서는 카트리지 내 감광드럼 리필이 적법하게 허용되어 있어 감광드럼 리필시장이 카트리지와는 별도로 광범위하게 형성되어 있으므로, 피고의 이 사건 감광드럼 판매·수출로 인하여 원고에게 어떠한 손해가 발생하였다고 볼 수 없다는 주장을 한다. 그러나 ① 먼저 이 사건 감광드럼 중 국내 판매분에 관하여 보면, 원고가 휴렛팩커드사에 납품하는 카트리지에 포함된 감광드럼을 리필용 감광드럼으로 대체하기 위해서는 반드시 그 리필용 감광드럼의 일단부에 ‘실질적으로 삼각형 프리즘의 형상으로 마련된 비틀린 돌출부’가 구비되어 있어야 카트리지 내부에 있는 주조립체 기어의 중앙부에 있는 ‘실질적으로 삼각형의 횡단면을 가지는 비틀린 구멍’과 결합상태를 유지하여 구동가능하게 되므로 위 리필용 감광드럼은 이 사건 실시특허를 침해하는 제품일 수밖에 없는바, 가사 피고의 주장대로 현실적으로는 리필용 감광드럼이 원고의 정품 카트리지와 다소 분리된 거래시장을 형성하고 있다 하더라도 피고가 이 사건 감광드럼을 국내에서 생산·판매하지 않는 경우 그 수요의 공백을 채우는 것이 또 다른 특허침해제품이 될 수밖에 없다면 법률적으로 평가할 때 피고의 이 사건 감광드럼 생산·판매로 인하여 원고에게 정품 카트리지 판매 감소로 인한 손해가 발생하였다고 볼 수 있다 할 것이어서, 국내 판매분에 관한 피고의 주장은 이유 없고, ② 다음으로 이 사건 감광드럼 중 해외판매분에 관하여 보면, 위에서 본 바와 같이 피고가 한국 내에서 이 사건 감광드럼을 생산한 것이 원고의 특허권에 대한 침해행위가 되고, 원고가 휴렛팩커드사에 이 사건 실시특허가 구현된 감광드럼이 포함된 카트리지를 납품하여 휴렛팩커드사가 미국 등에서 이를 판매하고 있는 사실이 당사자 사이에서 다툼 없는 바, 가사 피고의 주장대로 현실적으로는 해외 시장에서 리필용 감광드럼이 합법화되어 원고의 정품 카트리지와 다소 분리된 거래시장을 형성하고 있다 하더라도 감광드럼 리필제품과 정품 카트리지는 본질적으로 상호 대체적이며 경쟁적인 관계에 있는 것이어서 피고가 이 사건 실시특허를 침해하여 이 사건 감광드럼을 생산하여 수출하지 아니하였다면 이 사건 실시특허가 적용된 카트리지가 탑재된 휴렛팩커드사의 레이저빔 프린터기를 구입한 일반 수요자들로서는 원고가 생산하는 정품 카트리지를 구입하였을 것으로 봄이 상당하므로, 피고의 이 사건 감광드럼 생산행위로 인하여 이루어진 미국 등 국가 내에서의 판매행위로 인하여 원고에게는 정품 카트리지 판매수량 감소의 손해가 발생하였다고 볼 것이어서, 해외 수출분에 관한 피고의 주장도 이유 없다. 피고는 또한, 원고로부터 감광드럼이 포함된 카트리지가 탑재된 레이저빔 프린터 및 위 카트리지를 한국 내에서 판매하여 온 휴렛팩커드사의 이 사건 특허기술이 적용된 카트리지(모델명 C4096A, C4127A, C4127X, C4129X)는 삼성전기 주식회사가 감광드럼을 생산하기 시작한 2001년 이후 오히려 그 이전보다 판매량이 증가하였으므로, 피고의 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 휴렛팩커드사의 위 카트리지 판매량의 증감에 영향을 미치는 요소에는 이 사건 특허에 대한 침해행위만 있는 것은 아니며, 위 카트리지가 탑재된 레이저빔 프린터의 판매 증가, 프린터 시장의 확대, 카트리지 판매 영업활동의 활성화, 리필용품 대신 정품 카트리지 사용을 선호하는 수요자의 인식변화 등 여러 가지 요소 역시 영향을 미칠 수 있는 것이므로, 삼성전기 주식회사가 이 사건 특허에 대한 침해행위를 시작한 이후 위 카트리지의 판매량이 증가하였다는 것만으로 원고의 손해를 부정할 수는 없을 것이다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다. 다. 손해배상책임의 범위 나아가 피고가 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 배상하여야 할 손해액에 관하여 살펴본다. 특허법 제128조 제2항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자가 받은 손해의 액으로 추정한다고 규정하고 있는바, 원고가 구하는 바에 따라 위 규정에서 정한 대로 피고가 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 산정하여 이를 원고의 손해액으로 추정하기로 한다. (1) 침해행위로 인한 이익액 산정의 기본방법 선택 갑 제64 내지 66호증의 3(가지번호 포함), 제70 내지 77호증, 제100호증의 1 내지 4의 각 기재에 의하면, 피고의 2002년도(2002. 1. 1.~2002. 12. 31.), 2003년도(2003. 1. 1.~2003. 12. 31.), 2004년도(2004. 1. 1.~2004. 12. 31.)의 각 총 매출액, 제품 매출액, OPC 사업부 매출액, 원고의 특허권을 침해하여 생산된 이 사건 감광드럼(모델번호 EP-32, EP-52, EP-62)의 매출액이 별지 각 연도별 ‘손해배상액 계산표’의 각 항목란 기재와 같은 사실, 위 각 연도별 매입비용, 임차료, 인건비의 액수가 위 표의 각 항목란 기재와 같은 사실, 피고 작성의 손익계산서상 피고의 ‘영업이익’액이 2002년도에는 1,489,765,224원, 2003년도에는 7,793,426,398원, 2004년도에는 7,494,713,040원인 사실이 각 인정되는바, 이와 같이 증거에 의하여 피고의 각 연도별 이 사건 감광드럼 매출액과 각 연도별 항목별 비용액수만이 인정될 뿐, 피고의 이 사건 특허권 침해행위로 인한 이익의 액에 대한 직접적인 증거가 없으므로, 위와 같이 증거에 의하여 인정되는 자료를 기초로 하여 피고의 침해행위로 인한 이익의 액을 산출하기로 한다. 그런데, 피고의 침해행위로 인한 이익의 액을 산출하는 기본적인 방법에 관하여, 원고는 위의 각 금액을 기초로 하여 소득세법 제80조 제3항 단서에 의한 소득금액 추계 방식으로 이익의 액을 산정하여야 한다고 주장하고, 이에 대하여 피고는 피고 작성의 손익계산서[을 65호증, 71호증, 100호증의 3]에 기재되어 있는 피고의 각 연도별 총 영업이익 금액을 기준으로 하여 이 금액에 ‘피고의 전체 제품관련 매출액 중 이 사건 감광드럼의 매출액이 차지하는 비율’을 곱하여 침해행위로 인한 이익의 액을 산정하여야 한다고 주장하고 있다. 살피건대, 피고가 제출하고 있는 피고 작성의 손익계산서에서는 피고의 각 연도별 ‘매출총이익’에서 ‘판매비와 관리비’를 공제하는 방식으로 영업이익을 산출하고 있는데, 이와 같이 공제되는 ‘판매비와 관리비’에 상당히 큰 액수의 감가상각비, 무형자산상각비, 대손상각비 등을 포함시키고 있어 영업이익이 적정하게 산출되었다고 볼 수 없어 이를 침해행위로 인한 이익액 산정의 기준으로 삼기에는 적당하지 아니하다 할 것이다. 따라서 달리 이 사건 침해행위로 인한 이익액을 산정할 구체적이고 뚜렷한 방법이 없으므로, 원고가 주장하는 대로 위에서 본 바와 같은 각종 매출액, 비용항목별 금액을 기초 자료로 하여 소득세법상 소득금액 추계방식에 따라 피고의 이익액을 산정하기로 한다. (2) 구체적인 이익액 산정 방법 소득세법 제80조 제3항, 시행령 제143조 제3항은 과세표준이 되는 소득금액을 추계 결정할 때 일정 규모 이상의 사업자에 대하여는 “ 소득금액 = 수입금액 － 주요경비(매입비용 + 임차료 + 인건비) － (수입금액 × 기준경비율)”의 산식에 의하도록 규정하고 있는데, 갑 제62, 63호증의 각 기재에 의하면, 피고는 위 산식에 의한 기준경비율을 적용받은 규모의 사업자에 해당하는 사실, 이 사건 감광드럼 생산관련 영업에 해당하는 ‘컴퓨터 및 그 주변기기 제조업’(분류코드 300100)에 대한 기준경비율은 14.6%이고, 피고와 같이 사업체 스스로 공장 건물 및 부지를 소유·사용하는 이른바 ‘자가 사업자’에게 기준경비율을 적용하는 경우에는 업종 구분 없이 일반율(‘타가 사업자’에게 적용되는 비율)에 0.4%를 가산하여 적용하기로 정하여진 사실을 각 인정할 수 있다(피고의 사업부서 중 이 사건 감광드럼의 생산을 담당하는 OPC 사업부는 다른 사람에게 임차료를 지급하고 사업을 영위하는 ‘타가 사업자’에 해당한다고 할 수 있으나 원고가 스스로 피고가 ‘자가 사업자’라고 주장하면서 기준경비율로 15%를 적용할 것을 구하고 있으므로 이에 따르기로 한다). 그렇다면, 소득세법이 정한 소득금액 추계방식에 따라 피고의 침해행위로 인한 이익의 액을 산출하는 산식은 다음과 같이 정리된다. “침해행위로 인한 이익의 액 = 침해제품 매출액 － 침해제품에 관련된 주요경비(매입비용 + 임차료 + 인건비) － (침해제품 매출액 × 기준경비율 15%)” 그런데, 위와 같은 산식에 따라 피고의 이익액을 산출함에 있어서 원고와 피고가 다음과 같은 두 가지 사항에 관하여 다투고 있으므로 구체적인 계산에 들어가기에 앞서서 이에 관하여 살펴보기로 한다. (가) ‘매입비용’ 산출 방식에 관하여 : ‘매입비용’을 산출함에 있어서 ‘제품의 제조원가에 관한 매입비용’에 대하여는 ‘이 사건 감광드럼 매출액 / 피고 총 제품매출액’의 비율을 적용하고, ‘판매관리에 관한 매입비용’에 대하여는 ‘이 사건 감광드럼 매출액 / 피고 총 매출액’의 비율을 적용하는 것이 타당할 것이다. 이에 대하여 원고는, 증거자료에 의하면 피고의 사업부서 중 이 사건 감광드럼의 생산을 담당하고 있는 OPC 사업부만의 원재료 매입비용을 알 수 있으므로, 침해제품인 이 사건 감광드럼에 관한 원재료 매입비용은 “OPC 사업부만의 원재료 매입비용 × 이 사건 감광드럼 매출액 / OPC 사업부 매출액”의 산식에 의하여 산출하는 것이 정확하다고 주장한다. 또한 피고는, OPC 사업부가 피고의 다른 사업부서에 비하여 원재료 매입비의 비중은 낮은 대신 인건비와 임차료 비중이 높으므로 원재료 매입비용을 계산할 때 OPC 사업부만의 원재료 매입비용만을 기초로 하여 계산하면 피고에게 불리한 결과가 되며, 가사 OPC 사업부만의 원재료 매입비용을 계산의 기초로 삼는다고 하더라도, OPC 사업부에서 생산하는 다른 제품들과는 달리, 이 사건 감광드럼은 그 주요부품인 삼각기어를 해외에서 수입하여 오기 때문에 매입비용이 유난히 많이 들고, 따라서 이 사건 감광드럼의 ‘매입비용’을 정확히 산출하기 위해서는 “[(OPC 사업부 원재료 매입비용 － 삼각기어 매입비용) × 이 사건 감광드럼 매출액 / OPC 사업부 매출액] + 삼각기어 매입비용 + 원재료 이외의 매입비용(= 제품 제조원가에 관한 비용 × 이 사건 감광드럼 매출액 / 피고 총 제품매출액 + 판매관리에 관한 매입비용 × 이 사건 감광드럼 매출액 / 피고 총 매출액)”의 산식을 적용하여야 한다고 주장한다. 살피건대, 위에서 든 증거에 의하여 인정되는 피고의 비용지출 구조에 비추어 볼 때 피고의 사업부서 중 OPC 사업부가 철강 사업부, 레미콘 사업부, 건재 사업부 등 다른 사업부서에 비하여 재료매입비용의 비중이 낮고, 임차료와 인건비의 비중이 높은 점은 인정되나, ‘OPC 사업부만의 원재료 매입비용’을 기초자료로 삼더라도 이 사건 감광드럼의 매입비용을 산출할 때 ‘이 사건 감광드럼의 매출액 / OPC 사업부의 매출액’의 비율을 적용한다면 피고에게 부당하게 불리한 결과가 나오는 것이 아니므로, 이 사건 감광드럼의 매입비용을 산정함에 있어서 ‘제품의 제조원가에 관한 매입비용’ 중 ‘원재료 매입비용’은 분리하여 OPC 사업부만의 원재료 매입비용을 기초자료로 삼아 산출하기로 한다. 나아가 피고 주장에 관하여 보건대, 위에서 든 증거에 의하면 이 사건 감광드럼은 그 주요부품인 삼각기어를 매입하는 비용이 높기 때문에 OPC 사업부에서 생산하는 다른 제품에 비하여 원재료 매입비용의 비중이 높은 점은 인정되나, 이러한 점까지 고려하여 이 사건 감광드럼의 매입비용을 정확히 산출하기 위해서는 피고가 주장하는 위 산식 중 ‘(OPC 사업부 원재료 매입비용 － 삼각기어 매입비용)’ 부분을 ‘(OPC 사업부 원재료 매입비용 － 삼각기어 매입비용 － 이 사건 감광드럼 이외의 OPC 사업부 생산제품 중 이 사건 감광드럼의 삼각기어에 상응하는 부분의 원재료 매입비용)’으로 수정하여야 할 것인데, 이러한 수치를 산정할만한 자료는 이 사건에 전혀 제출되어 있지 아니하므로 피고의 주장은 받아들이지 않기로 한다. 따라서 이 사건 감광드럼의 매입비용은 “(OPC 사업부 원재료 매입비용 × 이 사건 감광드럼 매출액 / OPC 사업부 매출액) + (OPC 사업부 원재료 매입비용을 제외한 피고의 제품 제조원가에 관한 매입비용 × 이 사건 감광드럼 매출액 / 피고 총 제품매출액) + (판매관리에 관한 매입비용 × 이 사건 감광드럼 매출액 / 피고 총 매출액)”의 산식에 따라 산출하기로 한다. (나) ‘임차료’ 및 ‘인건비’ 산출 방식에 관하여 : 피고는, 피고의 사업부서 중 OPC 사업부는 2002년도부터 2004년도까지 삼성전기 주식회사로부터 임차한 수원공장과 부산공장에서 생산 작업을 진행하였으므로, 피고가 소유한 부동산에서 영업을 수행한 다른 사업부서에 비하여 임차료의 비중이 압도적으로 높으며, 또한 OPC 사업부는 그 특성상 인력 중심적 사업부서이기 때문에 대규모 설비산업인 다른 사업부서에 비하여 인건비의 비율이 상당히 높으므로, ‘임차료’와 ‘인건비’ 항목을 계산함에 있어서는 “OPC 사업부만의 임차료 및 인건비 × 이 사건 감광드럼 매출액 / OPC 사업부 매출액”의 산식에 의하여야 한다고 주장하면서, ‘OPC 사업부만의 임차료와 인건비’를 입증할 증거로서 임차료에 관하여는 ‘OPC 사업부 임차료 현황표’[을 24, 33호증], ‘임차료 청구서 및 세금계산서’[을 25호증의 1 내지 91, 34호증의 1 내지 28]를, 인건비에 관하여는 ‘인건비 현황표’[을 26, 28, 35호증], ‘원천징수이행상황신고서’[을 27, 29호증, 36호증의 1 내지 26]를 각 제출하고 있다. 이에 대하여 원고는, 피고가 제출하고 있는 위 증거들은 모두 피고 자신 또는 피고와 밀접한 관계에 있는 삼성전기 주식회사가 작성한 자료라서 신빙성이 없으므로 믿을 수 없고, 달리 OPC 사업부만의 임차료와 인건비를 산출할만한 아무런 자료가 없으므로, 피고가 지출한 임차료와 인건비를 각 사업부서별로 분리할 수 없다고 주장하면서 “피고 지출의 총 임차료 및 인건비 × 이 사건 감광드럼 매출액 / 피고제품 총 매출액”의 산식에 의하여 ‘임차료’와 ‘인건비’ 항목을 산출하여야 한다고 주장한다. 살피건대, 위에서 든 증거들에 의하면 피고가 위에서 주장하는 바와 같은 이유로 OPC 사업부의 임차료 및 인건비의 비중이 다른 사업부에 비하여 상당히 높은 편인 사실을 인정할 수 있으므로, 적정한 비용 산출을 위해서는 OPC 사업부만의 임차료 및 인건비를 산입하는 것이 타당하다 할 것인바, 피고가 제출하고 있는 증거들 중 ‘임차료 청구서 및 세금계산서’는 그 작성목적과 용도 및 그 작성자인 삼성전기 주식회사의 신뢰도에 비추어 볼 때 신빙성을 부정하기 어려운 것이고, ‘OPC 사업부 임차료 현황표’는 피고가 위 ‘임차료 청구서 및 세금계산서’상 금액을 그대로 월별로 정리한 것이어서 역시 신빙성이 있고, ‘원천징수이행상황신고서’는 그 제출처 및 용도에 비추어 볼 때 신빙성을 부정하기 어려운 것이며, ‘인건비 현황표’는 위 ‘원천징수이행상황신고서’상 금액을 그대로 월별, 항목별로 정리한 것이어서 역시 신빙성이 있으므로, 위의 증거들에 의하여 산출되는 임차료와 인건비를 침해행위로 인한 이익액 산출을 위한 기초 자료로 삼기로 한다. (3) 이액액 계산 위에서 본 바와 같은 산식에 따라 별지 4. 5. 6. 각 손해배상액 계산표에 기재된 것과 같이 피고가 2002. 1. 1.부터 20004. 12. 31.까지 사이에 이 사건 감광드럼을 제조·판매함으로써 얻은 이익의 액을 각 연도별로 계산하면, 2002년도에는 447,659,280원, 2003년도에는 770,074,558원, 2004년도에는 603,997,294원이 되고, 이를 합산하면 총 1,821,731,132원(= 447,659,280원 + 770,074,558원 + 603,997,294원)이 된다. 따라서 피고가 원고의 이 사건 실시특허에 관한 특허권을 침해함으로써 원고가 2002. 1. 1.부터 2004. 12. 31.까지의 기간 동안 입은 손해액은 위 1,821,731,132원으로 추정되므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고에게 위 금액 상당의 손해배상금을 지급할 의무가 있다. 라. 손해배상책임의 범위에 관한 피고의 주장에 대한 판단 (1) 해외수출분 제외 주장 피고는 먼저, 피고가 이 사건 감광드럼 중 약 80%를 미국 등 해외로 수출하고 20% 정도의 제품만을 국내에서 판매하였는데, 원고의 이 사건 실시특허에 관한 특허권은 속지주의 원칙상 한국 내에서만 그 효력이 있는 것이므로 피고로부터 이 사건 감광드럼을 수입한 자가 그 나라 안에서 이를 판매하는 행위가 그 나라의 특허법상 원고의 특허권을 침해하는 행위로 된다는 점에 대한 주장·입증이 없는 이상 이를 위법하다 할 수 없고, 더구나 미국 등 국가에서는 프린터 카트리지 중 감광드럼만을 교체할 수 있는 리필제품의 판매가 적법한 것으로 인정되고 있어서 이 사건 감광드럼의 미국 등 국가 내에서의 판매는 위법한 것이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 감광드럼의 미국 등의 국가에서의 판매로 인하여 원고가 그 나라에서의 정품 카트리지 판매가 감소하는 피해를 입었다고 하더라도 이러한 피해는 위법한 행위로 인한 손해라고 볼 수 없다고 할 것인바, 그렇다면 피고의 해외수출분에 관하여는 원고가 손해의 발생이라는 요건을 입증하지 못한 것이 되므로, 위에서 본 것과 같은 피고의 침해행위로 인한 이익의 액 중 약 80%는 원고의 손해로 추정될 수 없어 이를 손해배상의 범위에서 제외하여야 한다고 주장한다. 살피건대, 특허법 128조 2항은 특허권침해자의 침해행위로 인하여 특허권자 등이 시장에서 판매할 수 있었던 수량의 감소에 따른 일실이익 상당의 손해배상을 청구하는 경우, 그 일실이익 금액의 산정에 대한 특허권자 등의 입증부담을 덜어주기 위하여 입증책임의 전환이라는 효과를 부여하는 법률상의 사실에 관한 추정 조항인바, 이 조항에 의하여 추정되는 대상은 손해액에 그치고 손해의 발생까지 추정되는 것은 아님은 피고가 주장하는 바와 같고( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결 참조), 피고가 생산·판매한 이 사건 감광드럼의 2002년도 판매분 중 83.2%, 2003년도 판매분 중 80.3%가 해외로 수출된 사실은 피고 주장에 대하여 원고가 명백히 다투지 아니하여 자백한 것으로 본다. 이 사건에 있어서 피고가 국내에서 판매한 이 사건 감광드럼 중 일부가 해외로 다시 수출되어 해외에서 판매된 것에 관하여는 일단 피고가 국내에서 판매한 행위 자체도 특허권 침해행위가 되므로 그 판매 즉시 원고에게 카트리지 판매수량 감소의 손해가 발생하였다고 볼 것이므로 이에 관하여는 손해배상의 범위에서 제외할 여지가 없으므로, 피고가 생산 이후 바로 해외로 수출한 분량에 상응하는 피고의 이익의 액을 손해배상의 범위에서 제외할 것인지가 문제된다 할 것이다. 살펴보건대, 피고의 수출행위는 여러 가지 태양을 띨 수 있는 것으로서 수출을 위한 계약이 국내에서 이루어지고 그 대금을 국내로 송금 받는 경우도 있고, 제품을 해외로 운송한 뒤 해외의 지사 또는 판매 대리인이 현지에서 판매계약을 체결하는 경우도 있을 수 있는바, 앞의 경우에는 그 수출행위 자체가 한국 내에 효력을 미치는 원고의 특허권에 대한 침해행위가 된다고 보아야 하므로 국내에서 판매한 경우와 마찬가지로 그로 인하여 원고에게 판매수량 감소로 인한 손해가 발생하였다고 볼 것이어서 특허법 128조 2항이 적용된다 할 것이고, 뒤의 경우에도 위에서 본 바와 같이 원고가 휴렛팩커드사에 이 사건 실시특허가 구현된 감광드럼이 포함된 카트리지를 납품하여 휴렛팩커드사가 미국 등에서 이를 판매하고 있는 사실이 인정되는 이상 피고의 이 사건 감광드럼 생산에 이은 수출행위로 인하여 미국 등 국가 내에서 원고의 정품 카트리지 판매수량의 감소가 발생한 것으로 인정할 수 있으므로 손해발생의 요건이 입증되었다고 할 것이며, 이 사건 감광드럼의 판매행위가 미국 등 국가에서는 원고의 특허권을 침해하는 행위가 아니라거나 리필제품의 거래가 합법화되어 있어 적법한 것이라는 사정이 있다 하더라도 원고에게 발생한 손해는 미국 등 국가 내에서의 판매행위로 인하여 발생한 것이 아니라 한국 내에서의 피고의 생산행위와 상당인과관계를 가지는 것이라고 보아야 할 것으로서, 그 인과관계의 연결 과정에 포함된 일부 행위, 즉 미국 등 국가 내에서의 판매행위가 위법성을 구비하지 못하였다 하더라도 이로 인하여 인과관계가 단절되는 것은 아니므로, 이 사건 감광드럼의 해외수출분에 상응하는 피고의 이익의 액 역시 손해배상액에서 제외할 수 없는 것이다. 더구나 피고가 수출한 제품 중 일부가 다시 국내로 재수입되거나 제3국으로 재수출 될 가능성을 배제할 수 없어 그 최종수요지가 명확하게 드러나지 않으므로, 해외에 수출되었다는 점만으로 손해의 발생을 부정할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다. (2) 이익액 중 일부는 원고의 손해로 추정되지 않는다는 주장 피고는 또한, 피고로부터 감광드럼을 구입한 사람들은 모두 도매업자 또는 리필업자들인데 그들이 구입한 감광드럼 중 일부는 재고로서 보유하고 있을 것으로 추정되므로 그 전부를 일반 소비자에게 판매하였다고 볼 수 없어서 피고가 얻은 이익액 전액을 원고의 손해액이라고 추정할 수 없으므로, 피고의 이 사건 감광드럼 판매로 인한 이익액 중 일부는 원고의 손해로 추정될 수 없다고 주장한다. 그러나 특허법 128조 2항은 바로 위에서 피고가 주장하는 바와 같은 특허권자 등의 입증부담을 덜어주기 위하여 침해자의 이익의 액을 특허권자의 손해액으로 추정하는 데 그 규정취지가 있는 것이므로, 피고로부터 이 사건 감광드럼을 구입한 사람들이 그 물품 전부를 일반 소비자들에게 판매하였다는 점이나 피고가 생산·판매한 감광드럼의 수량만큼 원고가 휴렛팩커드사를 통하여 카트리지를 판매하지 못하였다는 점이 입증되지 아니하였다는 것만으로 피고가 얻은 이익의 액과 원고의 손해액 사이에 상당인과관계가 없다고 보아 위 추정을 뒤집을 수는 없을 것이다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다. (3) 이 사건 실시특허의 기여도 제한 주장 피고는 또, 이 사건 실시특허의 핵심기술은 감광드럼의 구동력 전달부재 중 한쪽 끝의 축 중앙부에 형성된 비틀린 돌출부라고 할 것인데, 이 사건 감광드럼의 판매가격 중 축에 달린 비틀린 돌출부만의 가격비율은 3% 정도이고, 원고의 손해를 산정함에 있어서는 이러한 특허비중에 의한 고려율을 감안하여야 하므로, 피고의 손해배상책임의 범위도 위 판매이익 중 3% 부분에 한정된다는 취지로 주장한다. 살피건대, 침해자가 침해한 특허 기술이 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 일부만 기여한 한편, 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업 신용 등의 요소가 이에 기여한 것으로 인정되면, 손해배상액을 침해된 특허 기술의 기여도 한도 내로 제한 할 수 있음은 피고가 주장하는 바와 같다. 그러나 이 사건에 있어서는 이 사건 실시특허의 핵심적인 기술인 ‘감광드럼의 일단부에 마련된 비틀린 돌출부가 주조립체 기어의 비틀린 구멍과 맞물려 회전함으로써 감광드럼의 축 방향 위치의 고정을 통한 회전속도의 정확성·균일성이 개선되고 구동력이 확실하게 전달되며, 카트리지의 위치 정렬 및 인쇄화질이 개선된다’는 점을 피고의 이 사건 감광드럼이 그대로 구현하고 있는 반면, 피고의 자본, 영업능력 등의 요소가 이 사건 감광드럼의 판매이익의 발생 및 증가에 기여하였다는 점을 인정할만한 증거는 없으므로, 피고의 침해행위로 인한 이익의 액에 제한을 가하여 원고의 손해액으로 인정할 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장 역시 이유 없다. 마. 소결론 그러므로 피고는 원고에게 원고의 이 사건 실시특허에 관한 특허권을 침해한 행위로 인한 손해배상으로 1,821,731,132원 및 그 중 447,659,280원(2002년도 손해액)에 대하여는 그 손해발생일 이후로서 원고가 구하는 대로 2003. 1. 1.부터, 770,074,558원(2003년도 손해액)에 대하여는 그 손해발생일 이후로서 원고가 구하는 대로 2004. 1. 1.부터, 603,997,294원(2004년도 손해액)에 대하여는 그 손해발생일 이후로서 원고가 구하는 대로 2005. 1. 1.부터 각 이 판결 선고일인 2005. 12. 7.까지는 민법에서 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(원고는 2005. 7. 12.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일 다음날부터 위 특례법에서 정한 비율에 따른 지연손해금의 지급을 구하고 있으나, 피고가 항쟁함이 상당하다고 보이므로 이 판결 선고일 이후부터의 기간에 대하여만 위 특례법을 적용하기로 한다). 5. 결론 그렇다면, 원고의 특허권 침해행위 금지청구는 이유 있어 이를 인용할 것인바, 특허권 침해행위 금지청구에 대한 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 피고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하고, 원고가 당심에서 추가한 손해배상청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 김영태(재판장) 김종호 홍준호

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2003나38858 (2025654)

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특허법 제29조 제128조

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