대법원 1963. 11. 28. 선고 63후34 판결

[(발명특허번호 1 생략)권리범위확인][집11(2)행,095] 【판시사항】 선행특허와 후출원특허의 기술방법이 동일하나 후출원이 균종을 새로 발견한 경우에 후출원특허는 선행특허의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례 【판결요지】 후출원특허의 기술방법이 선출원특허의 그것과 동일한 경우에도 새 종균을 이용하여 제조하는 경우에는 신규의 발명이 된다 【참조조문】 특허법 제2조 【전 문】【청구인, 피상고인】 미원주식회사 (소송대리인 변호사 장영목 외 1인) 【피청구인, 상고인】 피청구인 (소송대리인 변리사 이영우) 【원 심 결】 특허국항고심판부 1963. 9. 19. 심결 1963년 항고심판 제48호 심결 【주 문】 이 상고를 기각한다. 상고 비용은 피청구인의 부담으로 한다. 【이 유】 피청구인 대리인 이영우의 상고이유를 본다. (1) 상고이유 제1점에 대하여. 항고심결에 의하면 청구인이 출원한 그 기술방법이 이 보다 먼저 출원한 피청구인의 기술방법과 동일하다 할지라도 종균을 새로 발견하였으니 청구인을 위하여도 새로운 특허의 성립요건이 된다고 보고 있다 그러나 이러한 판단은 특허법 제2조에 의하여 위배하여 발명과 발견의 법해석을 그르친 것이 된다는 것이다 그리고 원심결에는 사실인정이 부당하다는 것이다 그러나 원심결이 적법하게 확정한 사실에 의하면 청구인은 피청구인이 받은 (발명특허번호 1 생략)의 명세서에 포함되지 않은 브레비바즈테리움(brebibacterium)을 새로 이용하여 구루타민산을 제조하는 방법에 관하여 특허를 받은 것이 분명하므로 비록 위의 두 특허 사이에 그 기술방법이 동일하다 할지라도 청구인의 구루타민산 제조방법은 산업에 이용할 수 있는 신규의 발명이라고 말할 수 있는 것이요 따라서 청구인의 구루타민산 제조방법은 한낱 발견에 지나지 못한다는 논지는 요컨대 물건의 용도의 발견도 발명이 될 수 없음을 전제로 하는 것이므로 채용할 것이 못되고 사실인정에도 부당한 것이 없다. (2) 상고이유 제2, 3점에 대하여. 청구인이 받은 (발명특허번호 2 생략)과 피청구인이 받은 (발명특허번호 1 생략)을 서로 비교하여 볼때에 모든것이 똑같고 다만 다른 것은 그 구루타민산을 제조하는데 사용되는 균종의 명칭만이 다를 뿐이다. 그런데 이 명칭이 다르게 되어있는 균종인 청구인의 브레비바크테리움과 피청구인의 마이크로코오커스(micro cocus)균과는 그 균종이 같은 종류에 속하는 것이다. 바꾸어 말하면 청구인의 구루타민산 제조방법은 다만 피청구인의 발명특허에 사용된 균종중 마이크로코오커스 균과 같은 균종에 속하는 것을 바꾸어 놓고 그것이 마치 전혀 다른 균종인 것처럼 가장변경한 것에 불과하다는 것이다(갑제3호증 내지 제6호증의 기재 참조). 생각하건대 피청구인이 말하는 마이크로코오커스 균종과 청구인이 발명특허에서 사용하는 브레비바크테리움 균종이 동일균종에 속하는 것인지의 여부에 관한 판단은 우선 그만 두더라도 도대체 피청구인이 (특허번호 1 생략)으로서 발명특허를 받은 그 권리범위속에 마이크로코어커스 균종을 사용하여 구루타민산을 제조하는 방법도 포함된 것인지의 여부를 먼저 보기로 한다. 원심이 적법히 확정한 사실에 의하면 피청구인은 1958. 4. 18. 마이크로코어커스 균종도 함께 넣어서 특허를 출원하였었는데 1958. 8. 23. 소외인의 출원공고에 대한 특허 이의신청이 있어서 심사관이 심사한 결과 1958. 11. 11. 피청구인의 특허출원명세서 중 마이크로코오커스 균종을 이용하는 방법에 관하여는 실지 공업적으로 이용할 수 있는 실험과정이 완성된 것이 아니라 하여 이 균을 사용하는 방법에 관하여는 피청구인의 출원명세서에 삭제할 것이 마땅하다고 결정되고 이 결정에 의지하여 1958. 11. 12. 특허가 사정된 것임을 알 수 있다(개정전 특허법 제67조, 제68조 제1항, 제76조 제5항, 참조). 그렇다면 피청구인의 특허권의 권리범위속에 마이크로코오커스 균종의 사용방법도 포함되어 있음을 전제로 하는 논지는 상고인의 독자적 견해라 할것이므로 채용할 것이 못된다. (3) 상고이유 제4점에 대하여. 원심은 피청구인의 특허출원에 대하여 심사관이 함부로 특허출원명세서를 정정 하였다고 사실을 인정한 것은 위법이라는 것이다. 그러나 이미 위에서 본바와같이 원심은 적법한 증거에 의하여 심사관은 개정전 특허법 제67조 제1항과 제76조 제5항의 규정에 의하여 피청구인의 특허발명 출원명세서를 논지와 같은 내용으로 정정시켰다는 취지로 풀이하고 있는 것이므로 원심의 조처에 논지가 말하는바와 같은 위법이 있을수 없다. 따라서 논지는 받아들일것이 못된다. (4) 상고이유 제5점에 대하여. 원심은 피청구인의 특허명세서중 실시례에 표시하지 아니한 균종에 관하여는 공업적 성과를 얻지 못한 것이라 하였으나 이것은 사리에 맞지 않게 사실을 인정한 허물을 면하기 어려울 것이라는 것이다. 그러나 이미 위에서 본바와 같이 피청구인의 특허출원에 대하여 이의신청이 있어서 심사관이 심사한 결과 그 출원명세서의 범위를 논지와 같이 한정하여 특허권을 허가한 처사에는 아무러한 잘못이 있는 것으로 생각되지 않는다. 이 논지도 이유없다. (5) 상고이유 제6. 7점에 대하여. 원심은 피청구인이 받은 발명특허권과 같은 경우에 새로운 균종만 발견되면 새로운 특허를 부여할 수 있다고 보는 것이 외국에서 많이 볼 수 있는 현상이라 하나 우리 특허법은 이러한 점에 관하여 아무러한 규정이 없으므로 우리나라에서는 위와같은 외국의 예에 따를수 없다는 것이다. 그러나 우리나라의 특허법의 해석으로서도 신균종이 발견된 경우에 반드시 새로운 특허권을 부여할수 없는 것은 아니라 할 것이므로 비록 원심결중에 논지와 같은 설명이 있다 할지라도 그것이 잘못될것은 없다 할 것이다. (6) 피청구인대리인이 제출한 추가상고이유서는 소정의 기간이 지난 뒤에 제출된 것이므로 보지 않는다. 이리하여 이 상고는 이유없다 하여 기각하기로 하고 상고비용은 패소자의 부담으로 한다. 관여법관들의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결 한다. 대법원판사 사광욱(재판장) 홍순엽 양회경 방순원 최윤모 나항윤 이영섭

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 63후34 (2068622)

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