+ - 북마크 저장 특허1심사건

특허법원 2021. 7. 8. 선고 2020허7296 판결

[등록무효(특)] 【전 문】【원 고】 A 주식회사 (소송대리인 변리사 김병진) 【피 고】 주식회사 C (소송대리인 변리사 김인철) 【변론종결】 2021. 4. 27. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2020. 11. 5. 2020당(취소판결)112호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 기초사실 가. 원고의 이 사건 특허발명 (갑 제2, 3호증) 1) 발명의 명칭: 실린더라이너 외면가공기 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 12. 5./ 2015. 6. 26./ 제1533509호 3) 청구범위(2018. 1. 5. 보정되어 정정청구된 것): 기재 생략 나. 심결의 경위 (갑 제1, 4, 5호증) 1) 피고는 2017. 6. 29. 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판(2017당1998호)을 청구하였다. 이에 원고는 2017. 12. 19. 이 사건 특허발명에 대한 정정청구를 한 후 2018. 1. 5. 및 2018. 4. 26. 위 정정청구를 각각 보정하였다. 2) 특허심판원은 2019. 4. 22. 「2018. 1. 5.자 정정명세서의 보정은 적법하고, 2019. 4. 26.자 정정명세서의 보정은 부적법하다. 2018. 1. 5.자 정정명세서의 보정이 반영된 2017. 12. 19.자 정정청구는 적법하므로 이를 인정한다. 이 사건 제1항, 제4항 내지 제6항 정정발명은 비교대상발명 1 내지 4, 6, 7에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.」라는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 내용의 심결(갑 제4호증, 이하 ‘제1차 심결’이라 한다)을 하였다. 3) 피고는 2019. 5. 16. 특허법원에 제1차 심결에 대한 심결취소소송(2019허3830호, 이하 ‘이 사건 취소소송’이라 한다)을 제기하였는데, 그 소송 과정에서 선행발명 1이 새롭게 제출되었다.주1) 특허법원은 2020. 7. 3. 「이 사건 제1항, 제4항, 제5항 정정발명은 선행발명 2에 선행발명 1, 7의 결합에 의하여, 이 사건 제6항 정정발명은 선행발명 2에 선행발명 1, 3, 7의 결합에 의하여 각각 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.」라는 이유로, 피고의 청구를 받아들여 제1차 심결을 취소하는 내용의 판결(갑 제5호증, 이하 ‘이 사건 취소판결’이라 한다)을 선고하였고, 위 판결은 2020. 7. 22. 그대로 확정되었다. 4) 이에 특허심판원은 2020당(취소판결)112호로 이 사건 특허발명의 진보성 부정 여부에 관하여 다시 심리한 다음, 2020. 11. 5. 아래 ‘1.의 다.’와 같은 이유로 피고의 심판청구를 받아들여 이 사건 특허발명을 무효로 한다는 내용의 심결(갑 제1호증, 이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. 다. 이 사건 심결 이유의 요지 (갑 제1호증) 이 사건 심결 이유의 요지는 다음과 같다. 1) 심결의 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조 제3항). 2) 특허법원에서 제1차 심결을 취소하는 내용의 이 사건 취소판결을 하여 그 판결이 확정된 이후, 양 당사자들이 특허심판원에 새로운 주장 및 증거를 제출하지 아니하였다. 3) 이 사건 특허발명은 이 사건 취소판결의 기본 이유와 동일한 이유로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고의 주장 요지 가. 선행발명 1은 제1차 심결의 심판절차에서는 제출된 바 없이 이 사건 취소소송에서 새롭게 제출되었으므로, 원고로서는 제1차 심결의 심판절차에서 선행발명 1에 관하여 정정청구를 제출할 기회를 갖지 못하였다. 나. 이에 원고는 이 사건 취소판결이 확정된 후 이 사건 심결의 심판절차에서 선행발명 1을 증거로 제출하면서 정정청구의 기회를 달라는 취지의 의견서를 제출하였다. 따라서 선행발명 1은 이 사건 심결의 심판절차에서 새롭게 제출한 증거로 보아야 하므로, 특허심판원으로서는 원고에게 특허법 제133조의2 제1항주2) 에 따라 이 사건 특허발명에 관하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 부여하였어야 한다. 다. 그럼에도 특허심판원은 원고의 새로운 주장과 증거에 관하여 전혀 판단하지 아니한 채, 양 당사자로부터 새로운 주장 및 증거의 제출이 없다고 판단한 후 이 사건 특허발명을 무효로 한다는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 라. 따라서 이 사건 심결에는 위와 같은 심리미진 및 판단유탈의 위법이 있으므로 취소되어야 한다. 3. 판단 가. 관련 법리 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결 등 참조). 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 참조). 나. 구체적인 판단 선행발명 1이 제1차 심결의 심판절차에서는 제출되지 아니하였다가 이 사건 취소소송에서 새롭게 제출된 사실은 앞서 본 바와 같다. 또한 갑 제8, 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 2020. 8. 6., 2020. 8. 12. 및 2020. 9. 10. 이 사건 심결의 심판절차에서 선행발명 1을 증거로 제출하면서 이 사건 특허발명에 관하여 정정청구의 기회를 달라는 취지의 의견서를 각 제출한 사실은 인정된다. 그러나 다른 한편, 앞서 본 바와 같이 선행발명 1은 이 사건 취소소송에서 이미 제출된 증거이므로, 위 법리에 비추어 심결을 취소하는 판결이 확정된 후의 심리과정에서 제출된 ‘새로운 증거’에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 확정된 이 사건 취소판결의 기본 이유에 기속되는 특허심판원으로서는 선행발명 1이 제출되었다는 이유만으로 이미 위법이라고 판단된 제1차 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다. 여기에 원고로서는 이 사건 취소소송이 계속 중인 동안 정정심판을 청구할 수 있었으므로(특허법 제136조 제2항 제1호 단서주3) ) 원고에게 선행발명 1에 관하여 이 사건 특허발명을 정정할 기회가 실질적으로 주어졌다고 볼 수 있는 점 등까지 더하여 보면, 특허심판원이 원고에게 이 사건 특허발명에 관하여 정정청구의 기회를 주지 아니하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 원고에게 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수는 없다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2009후2975 판결 취지 참조)주4) . 다. 소결론 따라서 선행발명 1의 제출에도 불구하고 그에 관하여 판단하지 아니하고 정정청구의 기회도 주지 아니한 이 사건 심결에 심리미진 및 판단유탈의 위법이 있다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다(한편 원고는, 이 사건 심결의 심판절차에서 원고에게 정정청구의 기회가 주어졌다면 이 사건 특허발명이 진보성 부정으로 인한 무효를 면할 수 있었을 것이라는 취지로 주장하기도 하나, 그와 같이 단정할 아무런 근거가 없으므로 위 주장 역시 받아들이지 아니한다). 4. 결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이규홍(재판장) 박은희 손영언 주1) 선행발명 1은 1999. 3. 15. 공개된 대한민국 공개실용신안공보 제1999-009241호에 게재된 ‘3단 스토퍼 롤러 컨베이어장치’에 관한 것이다. 그 외에 소송 과정에서 제출된 선행발명 2 내지 7은 제1차 심결의 비교대상발명 1 내지 4, 6, 7과 동일하다. 주2) 특허법 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조 제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. 주3) 특허법 제136조(정정심판) ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다. 주4) 대법원 2010. 2. 11. 선고 2009후2975 판결에서는, 「제1차 심결을 취소하는 특허법원의 취소판결이 확정된 후 그에 따라 이루어진 제2차 심결의 심판절차에서, 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지만 하고 실제로 제출받지 아니한 채 심결을 하였다고 하더라도, 그것만으로 통상의 심판절차에서와 같이 증거조사결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 아니하였다거나, 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박달한 위법이 있다고 할 수 없다.」는 이유로 원고의 청구를 기각한 원심(특허법원 2009. 7. 24. 선고2008허10993 사건)을 그대로 확정하였다.

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2020허7296 (3281628)

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