대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결

[등록취소(상)][공2005.8.15.(232),1367] 【판시사항】 [1] 상표법 제73조 제1항 제3호에 정한 '등록상표의 사용'의 의미 [2] GUESS BY MAURICE MARCIANO로 구성된 등록상표 중 'MAURICE'가 생략된 표장인 TAGIMG00를 사용한 것이 등록상표와 동일한 상표의 사용으로 볼 수 없다고 한 사례 【판결요지】

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다. [2] GUESS BY MAURICE MARCIANO로 구성된 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE'와 'MARCIANO' 각각이 'GUESS'와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하므로, 그 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략된 표장인 TAGIMG01를 사용한 것이 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 것으로 볼 수 없다고 한 사례. 【참조조문】 [1] 상표법 제73조 제1항 제3호/ [2] 상표법 제73조 제1항 제3호 【참조판례】 [1] 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결(공1993상, 610), 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결(공1996상, 1731) 【전 문】【원고,상고인】 주식회사 인터시아 (소송대리인 변리사 김희소) 【피고,피상고인】 게스?, 인크. (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 이범래 외 3인) 【원심판결】 특허법원 2004. 4. 22. 선고 2003허7343 판결 【주문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이유】 1. 원심은 GUESS BY MAURICE MARCIANO로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)가 이 사건 취소심판청구일 3년 이전에 사용된 사실을 입증하기 위하여 제출된 증거에 이 사건 등록상표의 지정상품인 재킷, 청바지, 블라우스 등을 입고 있는 모델의 사진과 함께 GUESS BY MARCIANO라는 상표가 표기되어 있는 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록상표 GUESS BY MAURICE MARCIANO는 전체적으로 '모리스 마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스'라는 의미로서 '상품 + 제작자'의 관계로 이루어져 있고, 'BY MAURICE MARCIANO'는 앞의 'GUESS'를 수식하는 관계에 있다 할 것이어서, 이 사건 등록상표에서 핵심적인 요부는 앞의 'GUESS'라 할 것이고, 한편 실제 사용상표인 GUESS BY MARCIANO 또한 '마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스'라는 의미로서 '상품 + 제작자'의 관계로 이루어져 있고, 이 사건 상표의 핵심 요부인 'GUESS'를 포함하고 있어, 위 사용상표는 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 그 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 이전 3년 이내의 기간 내에 그 지정상품에 정당하게 사용되었다는 취지로 판단하였다. 2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍할 수 없다. 가. 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다 ( 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결). 나. 위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 등록상표는 'GUESS'와 'MAURICE MARCIANO'가 'BY'라는 영어 단어를 사이에 두고 결합한 형태로 구성된 상표로서, 이 중 'GUESS'는 '추측하다, 추정하다'는 의미를 가진 영어단어일 뿐 그 자체가 특정한 상품을 지칭하는 것은 아니고, 'MAURICE MARCIANO'는 외국인의 이름과 성의 결합으로 추측될 뿐 그 의미를 전혀 알 수 없는 단어로서 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 그 식별력을 부인할 수는 없고, 이 사건 등록상표의 구성 형태에 의하여 'MAURICE MARCIANO'가 그 앞의 'GUESS'를 수식하는 것으로 인식될 수 있다는 사정만으로 위 부분이 'GUESS'의 부기적 부분으로 인식되거나 일반 수요자가 'MAURICE MARCIANO'를 별도의 상품 표지로 인식하지 아니한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE'와 'MARCIANO' 각각이 'GUESS'와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하고, 따라서 피고가 광고에 사용한 TAGIMG02로 구성된 표장은 이 사건 등록상표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없음에도 불구하고, 원심이 이 사건 등록상표의 구성 중 'GUESS'만을 핵심적 요부로 인정하여 이 사건 등록상표와 위 사용상표의 동일성을 인정하였음은 상표의 동일성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유 제2점은 그 이유가 있다. 3. 그러므로 나머지 상고이유에 대해서는 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 배기원(재판장) 유지담 이강국 김용담(주심)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2004후1588 (2119325)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

상표법 제73조

[ 참조판례 ]

대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결(공1993상, 610)
대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결
대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결(공1996상, 1731)

[ 참조판례 체계도 ]

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[ 따름판례 ]