대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결

[등록무효(특)][공2002.10.1.(163),2247] 【판시사항】 동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속중에 있는 경우, 심리·판단의 우선 순위 및 그 판단 대상(=정정심판청구 전 특허발명) 【판결요지】

동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다. 【참조조문】 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제63조(현행 제136조 참조), 제97조(현행 제133조 참조) 【전 문】【원고,상고인】 알레니 루드럼 코포레이션(Allegheny Ludlum Corporation) (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김학세 외 3인) 【피고,피상고인】 피고 (소송대리인 변리사 박장원 외 1인) 【원심판결】 특허법원 200 1. 1. 18. 선고 2000허1542 판결 【주문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이유】 1. 상고이유 제1점에 대한 판단 동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고는 두꺼운 오스테나이트 스테인레스 강철제품과 그 제조방법에 관한 이 사건 특허발명(1985. 3. 16. 출원, 1991. 11. 5. 등록, 특허번호 제45737호)의 특허청구범위에 대하여 정정심판(특허심판원 99당918호)을 청구하였고 그 청구가 기각되어 심결취소소송이 당원에 2000허1559호 사건으로 계류중에 있기는 하나, 그 정정심결의 확정을 기다리지 아니하고 정정심판청구 전 특허청구범위를 대상으로 하여 이 사건 특허발명의 무효 여부를 살펴볼 수 있다고 전제한 다음 이 사건 특허발명의 무효 여부를 판단하였다. 기록과 위 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 이 사건 특허무효사건의 판단대상에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 2. 상고이유 제2점 내지 제5점에 대한 판단 상고이유 제2점 내지 제5점은 위 정정심판에 의하여 정정청구된 특허청구범위(이하 '정정 후 특허청구범위'라고 한다) 제1항 내지 제12항은 신규성 및 진보성이 인정되므로 무효가 아니라는 취지이나, 이는 이 사건 특허무효사건의 판단대상이 정정 후 특허청구범위라는 점을 전제로 한 주장으로서 앞서 본 법리에 반한다고 할 것이다. 상고이유의 주장들은 모두 받아들일 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 송진훈(재판장) 윤재식 이규홍(주심)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2001후713 (2067410)

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