대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결

[거절사정(특)][공2003.1.1.(169),102] 【판시사항】 [1] 구 특허법시행령 제1조 제2항, 제3항의 규정 취지 및 미생물을 이용한 발명에 있어서 출발 미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우, 최종 생성물이나 중간 생성물의 기탁 요부(소극) [2] 출원발명에 사용된 미생물 중 벡터 pD11 또는 pBD가 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 아니하고 당업자가 출원발명의 출원 당시 용이하게 입수할 수도 없어 그 특허등록이 거절되어야 한다고 한 사례 【판결요지】

[1] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항, 제3항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하며, 다만 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 기탁을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 규정의 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 재현하여 산업상 이용할 수 없기 때문이라 할 것이고, 다만 최종 생성물이나 중간 생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발 미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니다. [2] 출원발명에 사용된 미생물 중 벡터 pD11 또는 pBD가 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 아니하고 당업자가 출원발명의 출원 당시 용이하게 입수할 수도 없어 그 특허등록이 거절되어야 한다고 한 사례. 【참조조문】 [1] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항(현행 제2조 제1항 본문 참조), 제3항(현행 제2조 제1항 단서 참조)/ [2] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항(현행 제2조 제1항 본문 참조), 제3항(현행 제2조 제1항 단서 참조) 【참조판례】 [1] 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후42 판결(공1989, 1362), 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후2256 판결(공1992, 118), 대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260 판결(공1992, 1427), 대법원 1992. 3. 31. 선고 91후1533 판결(공1992, 1433), 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결(공1992, 1856), 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결(공1997상, 1235), 대법원 1997. 3. 28. 선고 96후702 판결 【전 문】【원고,상고인】 보드 오브 리젠츠 오브 디 유니버시티 오브 워싱턴 (소송대리인 변호사 조태연 9인) 【피고,피상고인】 특허청장 【원심판결】 특허법원 200 1. 6. 22. 선고 99허8653 판결 【주문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이유】 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항, 제3항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하며, 다만 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 기탁을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 규정의 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 재현하여 산업상 이용할 수 없기 때문이라 할 것이고, 다만 최종 생성물이나 중간 생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발 미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종 생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종 생성물이나 중간 생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다 ( 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결, 1997. 3. 28. 선고 96후702 판결 등 참조). 기록에 의하면, 이 사건 출원발명에는 벡터 pD11 또는 pBD, 숙주세포 COS-7 또는 BHK 등의 미생물이 이용되고 있는바, 어느 것도 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 않으므로, 당업자가 이들 미생물을 용이하게 입수할 수 있음이 증명되어야 할 것이다. 먼저 벡터 pD11은 pDHFR-III와 SV40 오리진 및 촉진인자 서열로 이루어지는 것인데, pDHFR-III는 갑 제9호증에 그 제조방법이 기재되어 있으나 pDHFR-III를 제조하기 위한 출발물질들을 용이하게 입수할 수 있다는 증명이 없으며(문헌에 공지된 사실만으로 용이 입수가 증명되는 것이 아니다), 갑 제12호증은 pBR322에 SV-40 DNA가 삽입된 미생물에 관한 ATCC 카탈로그이지만 이 미생물이 이 사건 출원발명의 출원 당시에 누구에게나 분양되는 것인지 여부는 알 수 없어, 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 pD11 또는 그 출발물질들을 용이하게 얻을 수 있다고 인정하기 어렵다. 또한, 벡터 pBD에 대하여 보건대, pBD8이 ATCC에 기탁되어 있으나 그 기탁 사실만으로는 pBD8 또는 pBD가 이 사건 출원발명의 출원 당시 누구에게나 분양되는 것인지를 알 수 없고, 갑 제28호증의 진술서도 pBD의 자유 분양을 보장하는 것은 아니어서 pBD의 용이 입수도 증명되지 아니하고, pBD를 제조하기 위한 출발물질 중 DHFR, MT-I 및 SV-40 DNA를 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 얻을 수 있었다고 볼 만한 증거도 없다. 따라서 이 사건 출원발명에 사용된 미생물 중 벡터 pD11 또는 pBD가 특허청장이 지정하는 국내 기탁기관에 기탁되어 있지 아니하고 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 입수할 수 있음을 증명하는 자료가 없는 이상, 더 나아가 살필 것도 없이 이 사건 출원발명은 당업자가 용이하게 재현하여 실시할 수 없는 발명에 해당하여 그 특허등록이 거절되어야 할 것이어서, 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 미생물의 기탁에 관한 법리오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 유지담(재판장) 조무제 강신욱 손지열(주심)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2001후2238 (2065645)

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