특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038 판결：확정

[거절사정(특)][하집2001-2,588] 【판시사항】 [1] 미완성 발명의 개념 [2]의약발명인 출원발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나 제시된 수단만으로는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것 등에 해당한다고 볼 수 없어 그 출원 당시에 완성된 발명이라고 봄이 상당하다고 한 사례 [3]발명의 미완성과 명세서 기재불비를 거절사유로서 선택적으로 혼용할 수 있는지 여부(소극) 【판결요지】 [1]발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 구별되어야 할 것인바, 완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 용도를 밝히지 못한 경우, ⑤ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이며, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없다. [2] 의약발명인 출원발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나 제시된 수단만으로는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것 등에 해당한다고 볼 수 없어 그 출원 당시에 완성된 발명이라고 봄이 상당하다고 한 사례. [3] 미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 혼용할 수 없다. 【참조조문】 [1] 특허법 제29조 제1항 본문, 제42조 제3항/ [2] 특허법 제29조 제1항 본문, 제42조 제3항/ [3] 특허법 제29조 제1항 본문, 제42조 제3항 【참조판례】 [3] 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결(공1992, 1856) 【전 문】【원고】 화이자 인코포레이티드 (소송대리인 변리사 최은화 외 1인) 【피고】 특허청장 【주문】 1. 특허심판원이 2000. 8. 26. 99원4255호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이유】 1. 기초 사실 [증거：갑 제1의 1, 2호증, 갑 제2 내지 5호증의 각 기재] 가. 특허청에서의 절차의 경위 (1)원고는 1992. 4. 28. 명칭을 '퀴누클리딘 유도체'로 하는 발명에 관하여 특허협력조약에 의한 국제특허출원을 한 후(국제출원번호 PCT/US 1992/ 03317), 1993. 11. 29. 특허청에 번역문을 제출하였으며(출원번호 제93-703649호), 1999. 2. 10. 그 중 일부에 관하여 국제특허분할출원을 하였다(출원번호 제99-701105호, 이하 이를 '이 사건 출원발명'이라 한다). (2)그런데 특허청 심사관은 1999. 10. 26. 이 사건 출원발명은 약리효과가 기재되어 있지 않아 완성된 발명으로 볼 수 없다는 이유로 거절 사정을 하였고, 원고는 1999. 11. 26. 특허심판원에 위 거절사정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 아래의 '다.'항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 출원발명의 요지 이 사건 출원발명은 화학식 1의 퀴누클리딘 유도체를 포함하는 약학 조성물이 물질 P라는 체내물질에 대해서 길항제로서 작용하여 과량의 물질 P로 인하여 야기되는 염증성 질환, 불안증 등을 치료·예방한다는 내용의 발명으로 그 특허청구범위는 '1. 하기 질병의 치료 또는 효과량의 하기 화학식 1의 화합물 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 포유 동물의 염증성 질병, 불안증, 대장염, 우울증 또는 기분변조적 질환, 정신병, 동통, 알레르기, 만성 기도폐색증, 과민성 질환, 고혈압, 혈관수축성 질환, 섬유 및 콜라겐 질병, 반사성 교감신경성 이영양증, 중독성 질환, 스트레스 관련 신체적 질환, 말초신경증, 신경통, 신경병리학적 질환, 면역증진 또는 억제 관련 질병 및 류마티스 질병으로 구성되는 군으로부터 선택된 질병(이하 '이 사건 질환'이라 한다)의 치료 또는 예방을 위한 약학 조성물： 화학식 1 TAGIMG00상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다. 2.하기 질병의 치료 또는 예방을 필요로 하는 인간을 제외한 포유동물에 투여함을 포함하는, 이 사건 질환의 치료 또는 예방 방법： 화학식 1 TAGIMG01상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다. 3.물질 P 길항 효과량의 하기 화학식 1의 화합물 및 약학적으로 허용가능한 담체를 포함하는, 포유동물에서 물질 P의 작용을 길항시키기 위한 약학조성물： 화학식 1 TAGIMG02상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다. 4.물질 P 길항 효과량의 하기 화학식 1의 화합물을 인간을 제외한 포유동물에 투여하는 것을 포함하는, 상기 포유 동물에서 물질 P의 작용을 길항시키는 방법： 화학식 1 TAGIMG03 상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다. 5.물질 P 수용체 부위에서 물질 P의 작용을 길항시키는데 유효한 양의 하기 화학식 1의 화합물 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 물질 P 매개된 신경전달의 감소에 의해서 이루어지거나 촉진되는 포유동물의 질병의 치료 또는 예방을 위한 약학 조성물： 화학식 1 TAGIMG04상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다. 6.물질 P 수용체 부위에서 물질 P의 작용을 길항시키는데 유효한 양의 하기 화학식 1의 화합물 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 물질 P 매개된 신경전달의 감소에 의해 이루어지거나 촉진되는 질병의 치료 또는 예방을 필요로 하는 인간을 제외한 포유동물에 투여함을 포함하는, 상기 포유 동물의 상기 질병의 치료 또는 예방방법： 화학식 1 TAGIMG05상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다. 7.물질 P 매개된 신경전달의 감소에 의하여 이루어지거나 촉진되는 질병의 치료 또는 예방 효과량의 하기 화학식 1의 화합물 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 포유동물의 상기 질병의 치료 또는 예방을 위한 약학 조성물： 화학식 1 TAGIMG06상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다. 8. 물질 P 매개된 신경전달의 감소에 의해 이루어지거나 촉진되는 질병의 치료 또는 예방 효과량의 하기 화학식 1의 화합물을, 상기 질병의 치료 또는 예방을 필요로 하는 인간을 제외한 포유동물에 투여함을 포함하는, 상기 포유동물의 상기 질병의 치료 또는 예방방법： 화학식 1 TAGIMG07상기 식에서, R1은 메톡시이고, R2는 독립적으로 이소프로필, 3급-부틸, 메틸, 에틸 및 2급-부틸로 구성되는 군으로부터 선택된다.'이다. 다. 이 사건 심결 이유의 요지 (1)이 사건 출원발명은 신규한 퀴누클리딘 유도체의 물질 P 길항제로서 의약 용도에 관한 발명으로서, 너무 분해되기 쉬워서 실질적인 질병 치료제 작용을 하지 못하는 기존의 물질 P 길항제들과는 달리 대사적 관점에서 더욱 안정된 화학식 1 화합물을 포함하는 과량의 물질 P로 인한 질병의 치료를 위한 약학 조성물을 제공하고자, 그 기술적 구성으로는 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)에서는 화학식 1 화합물을 포함하는 이 사건 질환의 치료를 위한 약학 조성물을 청구하고 있고, 특허청구범위 제3항 제5항 및 제7항은 독립항으로서 물질 P 길항 효과 및 그 작용기전을 구체화한 이 사건 제1항 발명의 약학 조성물을 청구하고 있고, 제2항, 제4항, 제6항 및 제8항은 인간을 제외한 포유동물에 화학식 1 화합물을 투여하여 이 사건 출원발명 질병을 치료 또는 예방하는 방법을 청구하고 있는 것으로, 특허청구범위 제1항 내지 제8항의 핵심적 기술 구성은 모두 화학식 1 화합물의 물질 P 길항제로서의 의약 용도에 있는 것으로 이 사건 제1항 발명과 그 기술적 핵심을 같이 하고 있다. 이 사건 출원발명의 효과로서는 명세서 제1면 제4행 및 제3면 제5행 내지 제10행에 화학식 1 화합물이 위장관 질환, 염증성 질환, 중추신경계 질환 및 통증 등의 치료에 유용한 물질 P 길항제로서 대사적 관점에서 쉽게 분해되지 않으므로 기존의 물질 P 길항제에 비해 더욱 안정하다고 기재되어 있다. (2)일반적으로 화학물질의 성질은 그 화학적 구조로부터 예측하는 것은 곤란하고 실제로 실험해 보지 않으면 그 성질을 알 수 없는 것이고, 특히 의약에 관한 용도발명은 인체에 직접 적용하여 생체 내에서 복잡한 생리학적 반응을 거쳐서 그 효과가 발현되는 것이어서, 의약 화합물이 신규한 물질인 경우는 물론 공지의 물질이더라도 알려져 있지 않은 새로운 의약 용도는 예측이 곤란하고 실제로 실험해 보기 전에는 전혀 알 수 없는 것이다. 따라서 의약으로서의 용도발명의 경우는 특정 물질 또는 조성물의 약리효과를 구체적으로 확인할 수 있도록 약리시험 데이터 또는 그것을 대신 할 수 있는 수치 등의 정량적인 자료가 당초 명세서에 기재되어 있는 것을 필요로 하는 것이며 이러한 구체적인 기재가 없는 발명은 의약발명으로서 완성된 발명이라 할 수 없다. (3)이러한 관점에서 이 사건 출원발명의 약리효과에 관한 최초 명세서의 기재내용을 살펴보면, ① 이 사건 출원발명의 화학식 1 화합물이 위장관 질환, 염증성 질환, 중추신경계 질환 및 통증 등의 치료에 유용한 물질 P 길항제로서 대사적 관점에서 쉽게 분해되지 않으므로 기존의 물질 P 길항제에 비해 더욱 안정하다는 내용(제1면 제3행, 제4행 및 제3면 제5행 내지 제10행), ② 화학식 1 화합물이 물질 P 수용체 결합활성을 나타내며 물질 P 매개 신경전달의 감소에 의해 치료 또는 예방이 이루어진다는 내용 및 그것이 이 사건 질환의 치료 또는 예방을 위한 약학적 조성물에 관한 것이다.'는 내용(제15면 제20행 내지 제16면 제13행 및 제7면 제12행 내지 제8면 제4행), ③ 이 사건 출원발명 화합물의 물질 P 길항 활성은 문헌[M. A. Cascieri et al., The Journal of Biological Chemistry, Vol. 258, p.5158 (1983)]에 기술된 표준 분석 공정을 이용하여 평가할 수 있다고 하면서, 그 표준 분석 공정을 구체적으로 기재한 내용(제18면 제14행 내지 제20면 제5행), ④ 화학식 1 화합물의 투여방법과 1일 투여량(제16면 제14행 내지 제17면 제4행), 제제화 방법(제17면 제5행 내지 제18면 제13행) 및 독성 시험결과(제20면 제6행 내지 제21면 제6행)가 기재되어 있음을 알 수 있다. (4)위 ①은 화학식 1의 화합물이 물질 P 길항제이므로 위장관 질환, 염증성 질환 등의 치료에 유용하다는 내용이고, ②는 물질 P 길항제에 의하여 치료될 수 있는 질병들을 단순히 열거한 것으로서 ①과 ②는 이 사건 출원발명의 화합물이 물질 P 길항활성 물질이라는 것을 입증하는 어떠한 구체적 자료를 기재하지 않은 것이다. ③은 물질 P 길항 활성을 측정하는 방법을 소개한 문헌 및 그 측정시 사용되는 실험물질 및 실험방법을 개략적으로 소개한 것에 불과하여 이를 이 사건 출원발명의 화합물에 대한 약리효과를 구체적으로 확인하여 얻은 것이라 볼 수 없고 또 그것에 대신할 수 있는 구체적 기재 내용이라고도 할 수 없다. ④는 이 사건 출원발명 화합물을 의약으로 사용하기 위한 제제화, 투여방법, 투여량 및 독성에 관한 데이터를 구체적인 수치 등으로 기재하고 있으나 이러한 기재내용을 약리효과에 대한 구체적 실험 결과로 볼 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 화학식 1 화합물이 물질 P 길항 활성을 나타낸다는 사실을 확인할 수 있는 어떠한 구체적인 기재내용도 없는 것이다. (5)한편, 원고는 이 사건 출원발명의 출원일 이후에 제출한 갑 제6호증에 기재된 화학식 1 화합물의 ED50값에 의하여 이 사건 출원발명 화합물의 약리효과가 구체적으로 확인되고 이러한 실험결과는 당업자에 의하여 반복하여 얻을 수 있는 것이므로 이 사건 출원발명이 출원 당시에도 약리효과를 달성한 완성된 발명이라는 주장을 하고 있다. 그러나 위 참고자료에 기재된 내용이 화학식 1 화합물의 약리효과에 관한 내용인 점은 인정되나, 화합물의 의약으로서의 효과는 실험 결과에 의하지 아니하고는 알 수 없는 것이어서 출원 전에 그 효과를 확인하여야 할 것이고, 위 참고자료에 기재된 ED50값이 이 사건 출원발명 출원일 이전에 확인된 것이라는 어떠한 근거도 찾아 볼 수 없는 것이어서 이 사건 출원발명이 출원 당시에 약리효과가 확인된 것이라고 볼 수 없다. (6)결국, 이 사건 출원발명의 최초 명세서에 기재된 내용으로는 이 사건 출원발명 화학식 1 화합물이 물질 P 길항 활성을 가지고 있거나 이 사건 출원발명 질병에 대하여 치료효과를 나타낸다는 사실을 확인할 수 없고, 나아가 의약으로서의 목적하는 효과가 출원 당시 확인되지 않은 의약 용도발명은 그 발명이 완성된 것이라고 할 수 없는 것이므로 이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명이라 볼 수 없어 특허받을 수 없는 것이며, 나머지 특허청구의 범위 제2항 내지 제8항의 발명(이하 '이 사건 제2항 내지 제8항 발명'이라 한다)도 이 사건 제1항 발명과 핵심적 기술구성을 같이하고 있으므로 이 사건 출원 제1항 발명과 동일한 이유로 특허받을 수 없는 것이다. 2.이 사건 심결의 적법 여부 가.원고 주장의 심결취소사유의 요지 (1)미완성 발명이란 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 수단이 결여되거나 자연법칙에 위배되는 경우를 말하는 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서 제3면 제6행 내지 제10행 및 제7면 제12행 내지 제8면 제4행에 기존의 물질 P 길항제보다 대사적 관점에서 더욱 안정된 물질 P 길항제를 포함하는, 물질 P 관련 질병의 치료에 유용한 약제를 제공하고자 하는 이 사건 출원 발명의 목적이, 제4면, 제10면 내지 제15면 및 실시례 1 내지 5에 발명의 구성에 해당하는 이 사건 조성물의 활성물질인 화학식 1의 화합물의 구조식 및 그의 제조방법이, 제1면 제9행, 제3면 제9행 및 제10행, 제5면 제15행 내지 제9면 제14행 및 제15면 제20행 내지 제16면 제13행에 이 사건 출원발명의 화합물이 물질 P와 관련된 다양한 질환과 질병의 치료에 효과적이며, 이 사건 출원발명의 비펩티드성 길항제가 쉽게 분해되지 않기 때문에 위장관 질환, 염증성 질환, 중추신경계 질환 및 통증 등의 치료에 유용하다는 약리학적 효과가 기재되어 있고, 특히 제18면 제14행 내지 제20면 제5행에는 이 사건 출원 화학식 1의 화합물의 물질 P 길항제로서의 활성 측정 방법을 구체적으로 개시하고 있으며, 이 사건 출원발명 화합물을 포함하는 약학 조성물의 투여량, 투여방법, 제제화 및 독성시험 결과가 제16면 제14행 내지 제18면 제13행 및 제20면 제6행 내지 제21면 제6행에 기재되어 있고, 또한 약리효과를 확인한 이후에 결정되는 내용인 투여량에 대해서 화학식 1의 화합물의 투여량은 0.5㎎ 내지 약 500㎎의 투여량이 바람직하다고 기재되어 있는바, 이러한 기재 내용을 종합하여 보면, 이 사건 출원발명은 기술적 수단이 결여되거나 자연법칙에 위배되는 것이 아닌 완성된 발명이다. (2)이 사건과 같은 의약 발명에 있어서 발명의 과제 해결을 위한 기술적 수단을 의미하는 발명의 구성이란 활성 물질＋그 활성 물질의 약리학적 용도가 될 것이고, 이 사건 명세서에는 활성 물질＋그 활성 물질의 약리학적 용도가 기재되어 있으므로 이 사건 출원발명이 기술적 수단이 결여되었다고 볼 수 없고, 이 사건 출원발명과 동일한 모핵을 갖는 화합물이 물질 P 길항 활성을 나타낸다는 사실이 이 사건 명세서에 선행기술로 언급되어 있는 국제특허출원 PCT/US 89/05338호의 국제특허공개공보(갑 제9호증)에 의하여 이미 알려져 있으므로, 당업자는 이러한 공지화합물의 약리효과를 기초로 이 사건 출원발명의 화합물과의 구조적 관련성을 검토하면 이 사건 화합물이 명세서에 기재된 바와 같은 약리학적 유용성을 달성함을 합리적으로 인식할 수 있는 것이고, 나아가 이 사건 화합물이 실제로도 물질 P 길항 활성을 나타냄은 갑 제6호증에 의해서도 확인되므로 이 사건 출원발명은 자연법칙에 위배되는 것도 아니므로, 어느 모로 보아도 이 사건 출원발명은 미완성발명에 해당하지 않는다. (3)출원인이 명세서에 기재한 유용성은 일단 진실한 것으로 추정되므로 그러한 추정에도 불구하고 특허청이 등록을 거절하기 위해서는 출원인이 주장하는 유용성을 당업자가 신뢰할 수 없다는 점에 관해 충분한 논리와 이를 뒷받침하는 증거를 제시하여야 하나, 특허청은 이러한 책임을 다하지 못하였을 뿐 아니라, 나아가 화학구조가 유사한 공지의 화합물이 동일·유사한 작용활성을 나타냄이 명세서에 개시되어 있거나 혹은 명세서에는 개시되어 있지 않더라도 당해 업계에 공지되어 있다면 이에 근거하여 당업자는 명세서에 기재된 유용성을 인식할 수 있는 것이고, 더 나아가 출원인이 그러한 유용성을 확인할 수 있는 구체적인 데이터를 제출하였다면 유용성 결여에 대한 의심에서 비롯된 거절사유는 더 이상 유지될 수 없는 것이다. (4) 이 사건 출원발명은 미국 및 유럽에서 그에 대응하는 특허등록이 이루어진 것을 보아도 완성된 것임을 알 수 있다. 나. 판 단 (1) 발명의 완성 여부 판단 기준 (가)특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 하므로( 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 참조), 발명의 완성 여부는 명세서 전체의 기재에 기초하여 판단하여야 하고, 단순히 실시례의 유무에 따라 형식적으로 할 것은 아니며, 출원 이후의 자료 등을 참작하는 것도 가능하다고 할 것이다. (나)한편, 특허법 제42조 제3항에 의하면, 특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재될 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정되어 있고, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공개하여 특허권으로 보호하고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것으로, 위 규정상 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도'라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이라고 할 것이다( 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조). (다)이와 같이 발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 구별되어야 할 것인바, 완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제·해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 용도를 밝히지 못한 경우, ⑤ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이며, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없다고 할 것이다. (2)이 사건 제1항 발명이 미완성 발명에 해당하는지 여부 (가) 이 사건 출원발명의 명세서의 기재 내용 갑 제1호증의 2의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 명세서에는 발명의 목적·구성·작용효과 등과 관련하여 다음과 같은 기재가 있는 사실을 인정할 수 있다 ①'본 발명은 신규 퀴누클리딘 유도체, 이를 함유하는 약학 조성물 및 염증성 및 중추 신경계 질환뿐만 아니라 기타 질환의 예방 및 치료에의 이들의 용도에 관한 것이다. 본 발명의 약학적 활성 화합물은 물질 P 수용체 길항제이다.'(제2면 제7행 내지 제9행) ②'지금까지 이와 같은 몇몇 길항제들은 일반적인 천연 펩티드-형이며 따라서 대사적 관점에서 너무 분해되기 쉽기 때문에 질병의 실질적 치료제로서 작용하지 못한다. 그러나 본 발명의 비-펩티드성 길항제는 이와같은 단점을 가지지 않으며 기존의 길항제보다 대사적 관점에서 더욱 안정하다.'(제3면 제6행 내지 제10행) ③'본 발명은 하기 화학식 1의 화합물 및 그의 약학적으로 허용 가능한 염에 관한 것이다. ……본 발명의 특정 화합물은 하기 화합물 및 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 포함한다. ……(2S, 3S)-N-(5-2급-부틸-2-메톡시페닐)메틸-2-디페닐메틸-1-아자비사이클로[2. 2. 2]옥탄-3-아민'.(제4면 제7행 내지 제5면 제14행) ④ '또한 본 발명은 하기 질병의 예방 또는 치료 효과량의 화학식 1 화합물 또는 그의 약학적으로 허용되는 염 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 사람을 포함한 포유동물의 염증성 질병(예컨대, 관절염, 건선, 천식 및 염증성 장 질병), 불안증, 우울증 또는 기분변조적 질환, 대장염, 정신병, 동통, 습진 및 비염 등의 알레르기, 만성 기도폐색증, 포이즌 아이비(poison ivy)와 같은 과민성 질환, 고혈압, 편도염, 편두통, 레이노드 질병과 같은 혈관수축성 질환, 공피증 및 호산성 간질증과 같은 섬유 및 콜라겐 질병, 견수 증후군과 같은 반사성 교감신경성 이영양증, 알코올 중독과 같은 중독성 질환, 스트레스 관련 신체적 질환, 말초신경병증, 신경통, 알쯔하이머 질병, AIDS 관련된 치매, 당뇨성 신경병 및 다발성 경화증과 같은 신경병리학적 질병, 전신 홍반성 낭창과 같은 면역증진 또는 억제 관련 질병, 결합 조직염과 같은 류마티스 질병으로 구성되는 군으로부터 선택된 질병의 치료 또는 예방을 위한 약학 조성물에 관한 것이다. ……또한 본 발명은 하기 질병의 치료 또는 예방에 유효한 양의 화학식 1의 화합물 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염을 사람을 포함한 포유동물에 투여함을 포함하는, 물질 P 매개 신경 전달의 감소에 의해 이루어지거나 촉진되는, 사람을 포함한 포유동물의 질병의 치료 또는 예방 방법에 관한 것이다.'(제5면 제15행 내지 제9면 제14행) ⑤'본 발명의 화합물은 화학식 1의 원하는 화합물과 동일한 절대 입체화학을 가지는 하기 화학식 2의 화합물을 메톡시벤질 그룹의 가수분해 제거 반응시켜 동일한 입체화학을 가지는 하기 화학식 3의 대응 화합물을 생성한 다음, 생성된 화학식 3 화합물을 환원제의 존재하에서 하기 화학식 4의 알데하이드와 반응시킴으로써 제조할 수 있다. ……천연적으로 염기성인 화학식 1 화합물은 다양한 무기 및 유기 산과 광범위하게 다른 염을 형성할 수 있다. ……본 발명의 염기성 화합물의 산 부가염은 염기성 화합물을 메탄올 또는 에탄올과 같은 적당한 유기 용매 또는 수성 용매 매질에서 실질적으로 동일한 양의 선택한 무기 또는 유기산으로 처리함으로써 용이하게 제조할 수 있다. 용매를 신중히 증발시켜, 원하는 고체 염이 용이하게 얻어진다. ……어느 경우에든지, 반응을 확실하게 완결시키고 원하는 최종 생성물의 최대 수율을 보장하기 위하여 시약의 화학 양론적 양이 사용된다.'(제10면 제6행 내지 제15면 제19행) ⑥'화학식 1의 화합물 및 그의 약학적으로 허용가능한 염은 물질 P 수용체 결합 활성을 나타내며 그러므로 물질 P 매개 신경전달의 감소에 의해 치료 또는 예방이 이루어지거나 용이하게 되는 다양한 임상적 병상의 예방 및 치료에 유용하다. 이와 같은 병적 상태로서는 염증성 질병(예컨대, 관절염, 건선, 천식 및 염증성 장 질병), 불안증, 우울증 또는 기분변조적 질환, 대장염, 정신병, 동통, 습진 및 비염 등의 알레르기, 만성 기도폐색증, 포이즌 아이비(poison ivy)와 같은 과민성 질환, 고혈압, 편도염, 편두통, 레이노드 질병과 같은 혈관수축성 질환, 공피증 및 호산성 간질증과 같은 섬유 및 콜라겐 질병, 견수 증후군과 같은 반사성 교감신경성 이영양증, 알코올 중독과 같은 중독성 질환, 스트레스 관련 신체적 질환, 말초신경병증, 신경통, 알쯔하이머 질병, AIDS 관련된 치매, 당뇨성 신경병 및 다발성 경화증과 같은 신경병리학적 질병, 전신 홍반 낭창과 같은 면역증진 또는 억제 관련 질병, 결합 조직염과 같은 류마티스 질병을 들 수 있다. 따라서 이들 화합물은 사람을 포함한 포유동물의 상기 병적 상태의 치료 및/또는 조절을 위한 물질 P 길항제로서의 치료 용도에 용이하게 채택될 수 있다.(제15면 제20행 내지 제16면 제13행) ⑦'화학식 1 화합물 및 그의 약학적으로 허용가능한 염은 경구, 비경구 또는 구소 경로를 통하여 투여될 수 있다. 일반적으로 이들 화합물은 선택한 특정 투여 경로, 치료환자의 상태 및 체중에 따라 다양하게 투여될 수 있지만 1일 약 0.5㎎ 내지 약 500㎎ 범위의 투여량으로 투여하는 것이 가장 바람직하다. ……또한 피부의 염증 상태를 치료할 때 본 발명의 화합물은 국소적으로 투여될 수 있으며, 이는 표준 약학적 관행에 따라 크림, 젤리, 겔, 페이스트, 연고 등의 형태로 투여된다'.(제16면 제14행 내지 제18면 제13행) ⑧'물질 P 길항제로서의 본 발명 화합물의 활성은 방사선 자동 사진법으로 타키키닌 수용체를 가시화하기 위한 방사활성 리간드를 이용하여 소 꼬리 조직의 물질 P 수용체 부위에서 물질 P의 결합을 억제하는 능력으로 측정한다. 본 발명 화합물의 물질 P 길항 활성은 문헌[M.A. Cascieri et al., The Journal of Biological Chemistry, Vol. 258. p.5158(1983)]에 기술된 표준 분석 공정을 이용하여 평가할 수 있다. 이 방법은 상기 단리된 소 조직의 물질 P 수용체 부위에 방사 표지된 물질 P 리간드 양의 50%를 감소시키는데 요구되는 개개 화합물의 농도를 측정함으로써 각 시료에 대해 특징적인 IC50 수치를 구한다. ……다양한 정신질환의 치료를 위한 정신이완제로서의 본 발명 화합물의 항-정신 작용은 기니아 피그에서 물질 P-유도 또는 물질 P-작용물질 유도 과잉 운동성을 억제하는 능력을 연구함으로써 주로 측정된다. 이 연구는 먼저 본 발명의 적당한 시료 화합물 또는 대조 화합물을 기니아 피그에 투여한 다음 케뉼라를 통하여 물질 P 또는 물질 P 작용 물질을 대뇌 내에 주사한 후 상기 자극에 대한 개개 운동기관의 반응을 측정함으로써 이루어진다.'(제18면 제14행 내지 제20면 제5행) ⑨'독성 시험 ……상기 화합물은 생체 외 또는 생체 내에서 돌연변이성 또는 염색체 이상 유발원성이 없었습니다.'(제20면 제6행 내지 제21면 제6행) ⑩화학식 1의 화합물에 속하는 물질의 구체적 제조방법(제21면 제9행 내지 제24면) (나)그러므로 위 인정 사실에 터잡아 이 사건 출원발명의 완성 여부를 보건대, 위 ①, ②에는 이 사건 제1항 발명의 화합물이 신규 퀴누클리딘 유도체에 관한 것이고 물질 P 길항제로서 염증성 및 중추신경계 질환뿐만 아니라 기타 질환의 예방 및 치료에 유용한 것이라고 하는 발명의 목적 내지는 기술 분야가 기재되어 있고, ③에는 이 사건 제1항 발명의 약학 조성물의 활성물질인 화학식 1의 화합물의 구조식 및 구체적인 화합물명이 기재되어 있으며, ⑤에는 화학식 1 화합물의 개괄적 제조방법 등이, ⑩에는 화학식 1 화합물의 구체적 제조방법이 기재되어 있으며, ①, ②, ④, ⑥에는 이 사건 출원발명의 화합물이 물질 P와 관련된 다양한 질환과 질병의 치료에 효과적이며, 이 사건 출원발명의 비펩티드성 길항제가 쉽게 분해되지 않기 때문에 위장관 질환, 염증성 질환, 중추신경계 질환 및 통증 등의 치료에 유용하다는 약리학적 효과가 기재되어 있고, ⑧에는 이 사건 화학식 1의 화합물의 물질 P 길항제로서의 활성 측정 방법을 구체적으로 개시되어 있으며, ⑦, ⑨에는 이 사건 출원발명 화합물을 포함하는 약학 조성물의 투여량, 투여방법, 제제화 및 독성시험 결과가 기재되어 있고, 또한 약리효과를 확인한 이후에 결정되는 내용인 투여량에 대해서 ⑦에서 화학식 1의 화합물의 투여량은 0.5mg 내지 약 500mg의 투여량이 바람직하다고 기재되어 있음을 알 수 있다. 그렇다면 이러한 명세서의 기재로부터 당업자라면 이 사건 제1항 발명의 화학식 1의 퀴누클리딘 유도체를 포함하는 약학 조성물이 물질 P라는 체내물질에 대해서 길항제로서 작용하여 과량의 물질 P로 인하여 야기되는 이 사건 질환의 치료 또는 예방에 효과적이고, 이러한 용도에 적합한 구체적인 활성 화합물이 화학식 1로 표시되는 화합물임을 알 수 있으며, 나아가 그러한 화합물의 제조방법, 환자에게 투여하기 위한 제제화, 투여방법 및 투여량에 관한 기재 내용을 근거로 이 사건 조성물을 반복하여 제조하고 투여함으로써 목적 대상으로 하는 질병에 대하여 치료효과를 얻을 수 있을 것이므로, 이 사건 출원발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나 제시된 수단만으로는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것 등에 해당한다고 볼 수 없으니 그 출원 당시에 완성된 발명이라고 봄이 상당하다. (3) 이 사건 제2항 내지 제8항 발명이 미완성 발명에 해당하는지 여부 이 사건 제2항 내지 제8항 발명은 앞서 본 바와 같이 독립항으로서 각각 치료 또는 예방 방법, 약학 조성물, 길항시키는 방법을 청구하고 있으나, 이들 청구항들은 표현만 달리하였을 뿐 이 사건 제1항 발명과 화학식 및 용도가 동일하여 그 발명의 완성 여부는 이 사건 제1항 발명과 동일한 기준에 의하여 판단되어야 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명이 완성된 발명이라고 보는 이상, 이 사건 제2항 내지 제8항 발명도 역시 완성된 발명이라고 봄이 상당하다. (4) 피고의 주장에 대한 판단 (가)피고는 의약의 용도발명에 있어서 약리효과에 대한 데이터는 발명의 필수 구성요소인데 이 사건 명세서에는 이에 대한 기재가 없으며, 이 사건 출원발명의 출원 후에 제출된 참고자료인 갑 제6호증은 이와 같은 데이터를 담은 자료이기는 하나 그것이 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 만들어진 것이라고 볼 수 없고, 가사 출원일 전에 만들어진 것이라고 하더라도 선출원 주의를 채택하고 있는 우리 법제하에서는 채택할 수 없는 것이므로, 이 사건 출원발명은 미완성 발명이라고 보아야 한다고 주장한다. 보건대, 이 사건 출원발명의 명세서(갑 제1호증의 2)에는 약리효과가 이 사건 출원발명에 속하는 구체적 화합물마다 구체적인 수치로서 기재되어 있지 아니하나, 화합물의 약리효과에 관한 정량적 기재가 발명을 보다 정확하게 이해하는데 도움이 되는 것이라고 하여도, 약리효과에 대한 데이터와 같은 정량적 기재는 발명의 구성으로 볼 것은 아니어서 이러한 정량적 기재가 없다고 하여 이 사건 출원발명이 출원 당시에 미완성된 것이라고 할 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 다른 점에 대하여 더 나아가 볼 필요 없이 이유 없다. (나)또한, 피고는 심사실무에 있어서 발명의 미완성과 명세서 기재불비는 구별이 곤란하므로 거절사유로서 양자를 선택적으로 제시하는 것을 위법하다고 할 수 없다는 취지의 주장을 한다. 그러나 미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것( 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 참조)임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 혼용할 수 있다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다. 다. 소결론 따라서 이 사건 제1항 내지 제8항 발명은 그 출원 당시에 완성된 발명이라고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다. 3. 결 론 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있다. 판사 구욱서(재판장) 유영일 이두형

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2000허7038 (2173924)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제29조 제42조

[ 참조판례 ]

대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결
대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결(공1992, 1856)
대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결
대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결

[ 참조판례 체계도 ]

[ 법관/대법관 태그]

구욱서 유영일 이두형