대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1326 판결

[거절사정(특)][집44(2)특,555;공1996.9.15.(18),2664] 【판시사항】 [1] 특허법 제42조 제3항의 규정 취지 [2] 의약품 발명에 있어서 실험 데이터나 시험 성적표의 기재가 출원명세서의 필수적 기재 요건인지 여부(소극) 【판결요지】

[1] 특허법 제42조 제3항에 의하면, 특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다라고 되어 있는바, 그 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자가 당해 발명을 명세서 자체의 기재에 의하여 출원 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 정도로 기재하는 것을 말한다. [2] 특허 출원 명세서에 있어서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수만 있다면 그 효과를 확증하기에 충분한 실험 데이터가 기재되어 있지 않다고 하여도 그 명세서의 기재는 적법하며 의약품의 발명에 있어서는 그 약리효과에 대한 기재가 있으면 충분하고 그에 대한 실험 데이터나 시험 성적표의 기재는 명세서의 필수적 기재요건은 아니다. 【참조조문】 [1] 특허법 제42조 제3항/ [2] 특허법 제42조 제3항 【참조판례】 [1] 대법원 1993. 4. 13. 선고 92후1233 판결(공1993상, 1404), 대법원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결(공1995하, 2810), 대법원 1996. 1. 26. 선고 94후1459 판결(공1996상, 785), 대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결(공1996하, 2377) 【전 문】【출원인,상고인】 화이자 인코포레이티드(소송대리인 변리사 김창세 외 3인) 【상대방,피상고인】 특허청장 【원심결】 특허청항고심판소 1995. 6. 29.자 93항원2246 심결 【주문】 원심심결을 파기하고 이 사건을 특허청항고심판소에 환송한다. 【이유】 상고이유를 함께 판단한다. 원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라고 한다)은 포유동물에 있어서 호중구(호중구)에 의한 엘라스타제(elastase)의 방출을 저해하기 위한 테니댑(Tenidap) 및 그의 약학적으로 허용되는 염기염에 관한 것인바, 발명의 상세한 설명에 테니댑 및 그의 염은 포유동물에 있어서 호중구에 의한 엘라스타제의 방출 그 자체를 저해하고, 엘라스타제-매개질환 및 기능부전을 치료하는 데 유용하며, 엘라스타제-매개질환 및 기능부전이 동맥염, 단백뇨, 폐기종 등으로 약리효과를 기재하면서 투여량, 투여방법 및 시험방법도 상세한 설명에 기재되어 있음을 알 수 있으나, 본원발명의 약리효과에 대한 시험방법의 기재는 그 과정만이 기재되어 있을 뿐 그에 따라 달성되는 시험 결과 내지 구체적인 데이터 등의 기재가 없음을 알 수 있어(항고심판 계속 중에 제출한 진술서는 명세서의 기재가 아님) 본원발명은 그 약리효과를 확인 내지 인정할 수 있을 정도로 명확하게 기재한 것으로 인정되지 아니하므로 본원발명은 그 명세서의 상세한 설명에 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 본원발명의 목적, 구성 및 효과를 명료하게 기재한 것으로 인정되지 아니하므로, 결국 본원발명은 명세서의 기재불비라 할 것이어서 특허법 제42조 제3항에 의하여 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다고 하였다. 그러므로 살피건대, 특허법 제42조 제3항에 의하면, 특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다라고 되어 있는바, 위 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자가 당해 발명을 명세서 자체의 기재에 의하여 출원 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 정도로 기재하는 것을 말한다 고 할 것이므로( 당원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결 참조), 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수만 있다면 그 효과를 확증하기에 충분한 실험 데이터가 기재되어 있지 않다고 하여도 그 명세서의 기재는 적법하다 할 것이다. 따라서 의약품의 발명에 있어서는 그 약리효과에 대한 기재가 있으면 충분하고 그에 대한 실험 데이터나 시험 성적표의 기재는 명세서의 필수적 기재요건은 아니라 할 것이고, 다만 특허청 심사관은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 명세서에 기재된 용도(효과)가 나타나는지 의심스러운 경우에만 비로소 별도의 시험 성적표나 실험 데이터 등의 제출을 요구할 수 있다 할 것인데, 기록에 의하면 출원인은 이 사건 항고심 계속 중에 진술서란 명칭으로 시험 성적표를 제출하고 있음을 알 수 있으므로(원심도 이를 인정하고 있다), 본원발명의 출원명세서에는 그 기재불비가 없다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 위와 다른 견해에서 이 사건 의약품발명의 출원명세서에 그 약리효과를 확인 내지 인정할 수 있는 시험 결과 내지 구체적인 데이터 등의 기재가 없다는 이유로 이는 출원명세서의 기재불비가 된다고 하는 원심의 판단은 특허출원명세서 기재에 대한 법리를 오해함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다. 그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 이 사건을 특허청항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 지창권(재판장) 천경송(주심) 안용득 신성택

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 95후1326 (2102350)

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[ 참조조문 ]

특허법 제42조

[ 참조판례 ]

대법원 1993. 4. 13. 선고 92후1233 판결(공1993상, 1404)
당원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결
대법원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결(공1995하, 2810)
대법원 1996. 1. 26. 선고 94후1459 판결(공1996상, 785)
대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결(공1996하, 2377)

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