+ - 북마크 저장 특허1심사건

특허법원 2021. 7. 1. 선고 2021허1585 판결

[등록무효(상)] 【전 문】【원 고】 A (소송대리인 변리사 이미정) 【피 고】 C (소송대리인 변리사 유성원) 【변론종결】 2021. 5. 18. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2020. 11. 27. 2020당1606 사건에 관하여 한 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 취소한다. 【이 유】 1. 기초사실 가. 피고의 이 사건 등록상표 (1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일 : 상표등록 제1604371호/ 2019. 2. 11./ 2020. 5. 11./ 2020. 3. 20. (2) 구성 : TAGIMG00 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제28류의 피규어(완구), 미니어처 인형, 미니어처(완구), 인형, 완구용 인형, 플라스틱제 인형, 금속제 인형, 고무제 인형, 자기제 인형, 봉제인형, 비닐제 인형, 마스코트인형, 캐릭터인형, 구체관절인형, 관절가동식(관절가동식)인형, 인형케이스, 완구, 플라스틱제 완구, 플라스틱제 캐릭터완구, 완구용 소입상, 플라스틱제 완구용 소입상, 액션피규어 장난감용 부속품 나. 선사용상표 (1) 구성 : TAGIMG01 (2) 사용상품 : 문구용품, 생활용품, 패션소품, 의류, 미용용품, 가정용품 등 소매업 (3) 사용권자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2020. 5. 26. 피고를 상대로 “이 사건 등록상표가 원고의 선등록상표 TAGIMG02, 선등록국제상표 TAGIMG03, 선사용상표 TAGIMG04와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7, 12, 13호의 등록무효 사유에 해당한다.”라고 주장하면서 특허심판원에 이 사건 등록상표에 관한 등록무효 심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2020당1606호로 심리하여, 2020. 11. 27. “이 사건 등록상표가 원고의 위 선등록상표, 선등록국제상표, 선사용상표와 표장이 상이하여 상표법 제34조 제1항 제7, 12, 13호의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 외관, 호칭에서 동일·유사하고 그 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 경제적 견련관계에 있다. 또한 선사용상표는 국내외 거래사회 수요자나 거래자에게 원고의 출처표시로 널리 인식되어 있다. 이 사건 등록상표는 선사용상표로 인식될 가능성이 크므로 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 우려가 있어 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 등록무효 사유에 해당한다. 또한 이 사건 등록상표는 선사용상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표로서 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효 사유에 해당한다. 3. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 등록무효 사유의 전제로서 표장의 동일·유사 어떤 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 우선 그 등록상표가 그에 대비되는 선사용상표와 동일·유사하여야 하고, 상표법 제34조 제1항 제13호의 ‘부정한 목적으로 사용하는 상표’에 해당하기 위해서도 그 등록상표가 선사용상표와 동일·유사함이 전제되어야 하므로, 이 사건 등록상표가 선사용상표와 동일·유사한지 살펴본다. 나. 관찰 방법 (1) 상표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후1679 판결 등 참조). (2) 갑 제3, 29호증의 각 기재 또는 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 사실을 인정할 수 있다. (가) 원고의 선사용상표는 국내 영업매장에서 아래와 같이 사용되고 있다. TAGIMG05TAGIMG06 순천 중앙점 사진(갑 제29호증) (나) 원고의 한국 홈페이지에는 선사용상표가 아래와 같이 소개되고 있다. TAGIMG07 원고의 한국 홈페이지(갑 제3호증) (3) 위 인정사실에 의하면, 원고의 선사용상표 TAGIMG08는 전체로서 사용되고 있고, 특별히 일반 수요자에게 그 상표에 관한 강한 인상을 심어주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지하여 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부가 있다고 보이지 않는다. (4) 이 사건 등록상표는 그 사용에 관한 증거가 제출되어 있지 않다. 이 사건 등록상표의 ‘MINI’, ‘미니’ 부분은 지정상품인 피규어(완구), 미니어처 인형 등과 관련하여 형상을 직감하게 하므로 그 식별력이 없거나 미약하다. 이 사건 등록상표는 전체로서 TAGIMG09 또는 ‘MISO’, ‘미소’로 인식된다고 봄이 타당하다(원고의 피고 모두 양 표장에 대하여 전체관찰을 주장하고 있다). 다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 대비 (1) 외관의 대비 이 사건 등록상표는 검은색으로 상단에 영문자로 된 ‘MINI-MISO’, 하단에 한글 음역인 우리말 ‘미니미소’가 각각 상하로 나뉘어 배치되어 있고, 상단의 영문자 부분 ‘MINI-MISO’는 ‘MINI’와 ‘MISO’가 하이픈(-)으로 연결되어 있으며, 하단의 한글 ‘미니미소’는 중간에 띄어쓰기 없이 결합되어 있다. 이에 비하여, 선사용상표는 붉은색으로 영문 대문자 ‘MINISO’로 표시되어 있다. 양 표장은 영문자와 한글 부분의 상하 구성의 차이, 영문자 사이의 하이픈(-) 유무의 차이, 색상 등으로 인하여 그 외관이 서로 상이하다. 선사용상표를 이 사건 등록상표의 ‘MISO’와 대비해 보더라도, ‘MI’와 ‘SO’ 사이에 ‘NI’가 있고 색상의 차이가 있어 그 외관이 다르다. (2) 호칭의 대비 이 사건 등록상표는 4음절의 ‘미니미소’로 호칭될 것이나, 선사용상표는 ‘미니소’로 호칭되는바, 양 표장들은 4음절과 3음절이라는 음절수의 차이, 이 사건 등록상표의 ‘미니’와 ‘미소’가 하이픈으로 연결되어 있어 ‘미소’ 부분이 약하게 발음된다고 볼 수 없는 점, 관념상으로도 아래에서 보는 바와 같이 ‘작은 미소’로 인식된다면 ‘미소’ 부분이 약하게 불리거나 들린다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면 선사용상표 ‘미니소’와 유사하다고 볼 수 없어 양 상표의 호칭이 서로 비유사하다. 이 사건 등록상표가 ‘미소’로 호칭된다고 보더라도 ‘미소’와 선사용상표 ‘미니소’는 음절 수의 차이가 날 뿐만 아니라 선사용상표의 ‘미’와 ‘소’ 사이에 ‘니’가 더 있어 ‘미소’와 유사하게 호칭된다고 볼 수 없다. (3) 관념의 대비 이 사건 등록상표 ‘MINI-MISO 미니미소’는 우리나라 영어 보급수준에 비추어 볼 때 ‘작은, 소형의’ 의미로 쉽게 이해되는 영어 단어 ‘MINI’와 영어단어의 사전적 의미를 바로 알 수는 없지만 우리말 발음에 의하여 ‘미소(미소)’로 쉽게 인식되는 영문자 ‘MISO’가 중간에 하이픈(-)으로 구분되어 있고, 그 아래에 한글로 ‘미니미소’라 기재되어 있다. 앞부분의 ‘MINI’가 형용사적 의미로 뒷부분의 ‘MISO’를 수식하는 정도로 볼 수 있으므로, 그 전체적인 의미가 ‘작은 미소’로 쉽게 인식된다. 이 사건 등록상표 중 ‘MISO’ 부분을 보더라도 위와 같이 ‘미소(미소)’로 인식된다. 이에 비하여 선사용상표는 그 의미를 알 수 없는 조어이다. 따라서 양 표장의 관념은 전체적으로 서로 대비할 수 없거나 비유사하다. (4) 대비의 결과 양 상표는 외관, 호칭, 관념이 동일·유사하지 않다. 라. 소결론 양 상표의 표장이 동일·유사하지 않으므로, 이를 전제로 하여 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단, 제13호의 등록무효 사유에 해당한다고 볼 수 없다(피고는 2014. 5. 13. 지정상품을 납골당 소품 미니어쳐로 하는 상표 제1067400호의 TAGIMG10 상표를 출원하였고, 2014년경 ‘미니미소’라는 상호를 사용하고 있었으며, 2014. 3. 17.부터 ‘D’ 및 ‘E’, 2017. 2. 16.부터 ‘E’ 도메인을 각각 사용한 점 등에 비추어 보면, 피고에게 상표법 제34조 제1항 제13호의 ‘부정한 목적’이 있었다고 단정할 수 없다). 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 서승렬(재판장) 구성진 임경옥

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2021허1585 (3281637)

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