+ - 북마크 저장 특허1심사건

특허법원 2021. 7. 15. 선고 2020허7128 판결

[등록취소(상)] 【전 문】【원 고】 A (소송대리인 변리사 이인종 외 1인) 【피 고】 주식회사 B (특허법인 유아이피 담당변리사 전상우 외 1인) 【변론종결】 2021. 5. 27. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2020. 9. 22. 2020당1619호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 기초사실 가. 이 사건 등록서비스표 (갑 제2, 3호증) 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 서비스표등록 제276462호/ 2013. 2. 8./ 2013. 12. 30. 2) 구성: TAGIMG00(일반상표) 3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 H전문 간이식당업, H전문 관광음식점업, H전문 레스토랑업, 간이식당업, H전문 일반음식점업, H전문 한식점업, H전문 주점업, 한식점업, H전문 음식프랜차이즈업, H전문 식당경영업, 식당체인업, H전문 식당체인업 4) 서비스표권자: 원고 나. 이 사건 심결의 경위 (갑 제1호증) 1) 피고는 2020. 5. 28. 원고를 상대로, 특허심판원에 ‘이 사건 등록서비스표는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정서비스업에 대하여 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 아니하였으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.’라고 주장하면서, 이 사건 등록서비스표의 취소를 구하는 심판(이하 ‘이 사건 심판’이라 한다)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 이를 2020당1619호로 심리한 다음, 2020. 9. 22. 「이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 원고가 사용하였다고 인정되는 아래와 같은 실사용서비스표 1 내지 4는, 이 사건 등록서비스표의 구성 중 한글로 된 ‘신태양원조 H’ 부분 및 영문자로 된 ‘E’ 부분이 생략되는 대신, 전화번호나 ‘H 맛있게 드시는 방법’과 같은 문자 및 도형 등이 추가된 것으로서, 거래통념상 이 사건 등록서비스표와 동일성 범주 내에 있다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다고 할 수 없으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.」라는 이유로, 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 심결(갑 제1호증, 이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. TAGIMG01 【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 가. 원고 주장의 요지 1) 원고는 2017. 6.경부터 현재까지 ‘부대찌개를 전문으로 하는 한식당’ 영업과 관련하여 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장을 계속 사용하여 왔다. 2) 원고가 사용한 실사용표장들은 이 사건 등록서비스표와 대비하여 보았을 때 한글로 된 ‘신태양’ 부분 및 영문자로 된 ‘E’ 부분의 유무 등에서 차이가 있지만, 위 부분들은 표장에서 차지하는 비중이나 표기방법, 위치 등에 비추어 식별력이 없거나 부기적인 부분에 불과하다. 3) 오히려 일반 수요자가 이 사건 등록서비스표에서 가장 두드러지게 인식할 부분인 캐릭터 도형 ‘TAGIMG02’ 부분과 그 우측에 한글로 비교적 크게 표기된 ‘H’ 부분의 경우 실사용표장들에도 그대로 포함되어 있다. 따라서 원고가 사용한 실사용표장들은이 사건 등록서비스표와 동일성 범위 내에 있다. 4) 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다고 할 수 없는바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 1) 원고가 사용하였다고 주장하는 실사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 요부에 해당하는 한글로 된 ‘신태양’ 부분 및 영문자로 된 ‘E’ 부분이 삭제된 표장들로서 이 사건 등록서비스표와 동일성 범위 내에 있다고 볼 수 없다. 2) 따라서 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정서비스업에 대하여 사용되지 아니하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 취소되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 가. 관련 법리 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다) 중 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하여야 한다. 이때 등록상표의 사용이란 등록상표와 동일한 상표의 사용을 의미하는데, 동일한 상표에는 등록상표 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 그와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함되나 유사상표는 포함되지 아니한다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결, 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조). 여기서 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 아니하는 범위 내에서 색상이나 글자체를 변경한다든가 상표의 구성 중 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용하는 것도 포함된다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 등 참조). 그러나 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용된다. 나. 이 사건 등록서비스표와 실사용표장들의 동일성 여부 1) 인정사실 가) 원고는 2000. 3. 27.경부터 C시 D에서 ‘A원조오뎅C부대찌개 B(E)’이라는 상호의 식당(이하 ‘F 식당’이라 한다)을, 2017. 6. 10.경부터 C시 G에서 ‘H’라는 상호의 식당(이하 ‘I 식당’이라 한다)을 각각 운영하고 있다(갑 제4, 5호증). 나) 원고는 이 사건 심판청구일(2020. 5. 2.) 전 3년 이내인 2017. 6.경 아래와 같은 실사용표장들을 원고의 식당 영업을 위하여 각각 사용하였다. TAGIMG03 【인정 근거】 다툼이 없거나 명백히 다투지 아니하는 사실, 갑 제7, 9, 10호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함) 의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 2) 구체적인 판단 앞서 인정한 사실이나 거시 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 실사용표장들이 이 사건 등록서비스표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없다. 가) 이 사건 등록서비스표(‘TAGIMG04’)는 요리사 내지 주방장 형상의 캐릭터 도형 ‘TAGIMG05’, 위 도형 상단에 한글로 작게 표기된 ‘신태양 원조 H’, 위 도형 하단에 2단으로 영문자로 된 ‘E’과 영문자와 숫자로 된 ‘Since 1977’, 위 도형의 우측에 한글로 크게 표기된 ‘H’가 각각 결합된 표장이다. 나) 한편, 실사용표장들의 경우 이 사건 등록서비스표와는 달리 모두 캐릭터 도형 상단의 ‘신태양원조 H’ 부분 및 그 하단의 ‘E’ 부분이 생략되어 있다. 나아가 ‘SINCE 1977’ 부분이 위 도형의 하단이 아닌 우측에 위치하고 있거나(실사용표장 1) 생략되어 있는 점(실사용표장 2, 3), 위 캐릭터 도형의 우측이 아닌 좌측에 비교적 큰 글씨로된 ‘H’가 배치되어 있는 점(실사용표장 2), ‘부대찌개 최초상표권’ 내지 ‘H 맛있게 드시는 방법’ 등과 같은 한글 부분과 음식점 전화번호 등이 추가되어 있는 점(실사용표장 2 내지 4), 각각의 도형 및 글자의 상대적인 크기 등이 다른 점에서, 실사용표장들은 이 사건 등록서비스표와 상이한 외관을 가지고 있다. 다) 그런데 다음과 같은 점에 비추어 보았을 때, 이 사건 등록서비스표 중 실사용표장들에서 공통적으로 생략된 ‘신태양원조 H’ 부분 중 ‘신태양’ 부분 및 ‘E’ 부분의 경우, 이 사건 등록서비스표에서 식별력이 없거나 미약한 부분이라고 볼 수 없다. ① 우선 ‘신태양원조 H’ 부분이나 ‘E’ 부분의 경우 비록 그 글씨의 크기가 캐릭터 도형 부분이나 그 우측의 ‘H’ 부분보다 작기는 하나 일반 수요자나 거래자들이 인식하기 어려울 정도에까지 이르렀다고 보기는 어렵고, 표장을 전체적으로 보았을 때 특별히 눈에 띄기 어려운 위치에 배치되어 있다고 볼 수도 없다. 오히려 ‘신태양원조 H’ 부분의 경우 이 사건 등록서비스표의 전체적인 구성 중 상단 맨 처음에 배치된 문자 부분이므로, 상대적으로 작은 크기임에도 불구하고 일반 수요자나 거래자들이 쉽게 인식할 수 있는 측면도 존재한다. ② 한편 ‘신태양원조 H’ 부분은 ‘신태양원조’ 부분과 ‘H’ 부분이 띄어쓰기 되어있고, 서로 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수도 없으므로, 각각 ‘신태양원조’ 부분과 ‘H’ 부분으로 분리관찰될 수 있다. 그런데 그 중 ‘원조’ 부분은 ‘처음으로 시작한 사람’이라는 의미로서 음식점업 등에 널리 사용되는 성질표시적 표장에 해당하고, ‘H’ 부분은 우리나라에서도 널리 사용되는 일본어 단어로서 ‘(어묵)꼬치안주’를 의미하는 ‘おでん’의 한글 음역 표기인 ‘오뎅’주1) 부분과 ‘예전에 미군부대에서 나온 고기로 찌개를 끓였던 데에서 유리한 것으로서 햄, 소시지 따위를 재료로 하여 끓인 찌개’를 의미하는 ‘부대찌개’주2) 부분을 결합한 것으로서, ‘오뎅이 포함되어 있는 부대찌개를 제공하는 식당업’ 등과 관련하여 식재료, 주메뉴, 조리방법 등을 직감하게 하는 성질표시적 표장에 해당한다. 따라서 ‘신태양’ 부분을 제외한 ‘원조’ 부분과 ‘H’ 부분은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 매우 미약한 부분에 해당한다. ③ 반면 ‘신태양원조 H’ 부분 중 ‘신태양’ 부분은 ‘새롭다’라는 뜻의 한자인 ‘신’의 한글 음역인 ‘신’과 ‘태양계의 중심이 되는 항성’을 뜻하는 한자인 ‘태양’의 한글 음역인 ‘태양’을 띄어쓰기 없이 결합한 것으로, 일반 수요자나 거래자들에게 ‘새로운 태양’ 정도로 인식될 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘H전문 일반음식점업’ 등과 관련하여 그 제공내용을 직접적으로 기술하는 성질표시적 표장으로 보기 어려우므로 그 식별력이 인정된다(원고는, ‘신태양’ 부분이 그 앞의 ‘원조’ 부분과 함께 인식되어 ‘새로운 태양으로서의 원조’를 의미하고 그 전체가 ‘H’를 수식하는 부분에 해당하여 식별력이 인정되지 아니한다는 취지로 주장한다. 그러나 ‘신태양’ 부분의 경우 앞서 본 바와 같이 ‘새로운 태양’ 정도로 인식되고 ‘H’와도 아무런 관련이 없어서 그 뒤의 ‘원조’ 부분이나 ‘H’를 수식하는 형용사로 기능한다고 보기 어려운 데다가, 원고의 주장과 같이 해석할 경우 ‘새로운 태양으로서의 원조 H’라는 것인데 이는 일반적인 언어습관에 비추어 매우 어색한 점 등까지 더하여 보면, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다). ④ 나아가 ‘E’ 부분의 경우 사전적인 의미가 없는 문자표장으로서 그 자체로 어떠한 뜻을 내포한다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 관련한 성질표시적 표장으로 보기 어려우므로 그 식별력이 인정된다{원고는, ‘E’ 부분이 일반 수요자나 거래자들에게 ‘Fish Hot Ball Restaurant’의 약어(약어)로 인식되어 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 관련한 성질표시적 표장에 해당하므로 식별력이 없거나 미약하다는 취지로 주장하나, ‘E’ 부분이 원고의 주장과 같이 인식된다고 볼 만한 아무런 자료가 없다. 원고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다}. 라) 한편 이 사건 등록서비스표 중 캐릭터 도형 부분(‘TAGIMG06’)은 붉은 색 위생모자를 쓰고 오른손에는 국자를, 왼손에는 접시를 들고 있는 요리사 내지 주방장 등을 표현한 것으로서 식별력이 어느 정도 인정된다고 할 것이나, 문자 부분과는 달리 어떤 특정한 호칭으로 인식되기는 어려워서 그 자체로 식별력이 크다고 볼 수는 없다. 나아가 위 캐릭터 도형 하단의 ‘Since 1977’ 부분은 원고가 영업을 시작한 연도 등을 나타내는 것으로 식별력이 없거나 미약하고, 위 캐릭터 도형 우측의 ‘H’ 부분 역시 앞서 본 바와 같이 성질표시적 표장으로서 식별력이 없거나 매우 미약하다(따라서 위 캐릭터 도형 우측의 ‘H’ 부분이 상대적으로 큰 글씨로 되어 있어 식별력이 인정되는 요부에 해당한다는 취지의 원고의 주장도 받아들이지 아니한다). 마) 결국 이 사건 등록서비스표 중 캐릭터 도형 부분, 그 상단의 ‘신태양’ 부분 및 하단의 ‘E’ 부분만이 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 인정되는 부분이라고 할 것인데, 앞서 살펴본 바와 같이 실사용표장들의 경우 위와 같이 식별력이 인정되는 부분 중 ‘신태양’ 부분과 ‘E’ 부분이 생략되어 있다. 따라서 실사용표장들이 사용된 음식점의 경우, 특정한 호칭으로 인식되기 어려운 캐릭터 도형 부분을 제외하고 식별력이 없거나 매우 미약한 ‘H’ 부분만에 의하여 호칭되거나 인식될 것으로 보이는바, 이와 같은 표장의 사용을 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장의 사용으로 볼 수는 없다. 다. 검토결과의 정리 위에서 살펴본 바와 같이 원고가 실사용표장들을 사용하였다고 하더라도 그것만으로 이 사건 등록서비스표를 사용한 것으로 볼 수는 없고, 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용하지 아니한 데에 정당한 이유가 있다는 점에 관하여 별도의 주장·증명을 한 바도 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이규홍(재판장) 박은희 손영언 주1) 네이버 일본어사전 참조. 주2) 네이버 국어사전 참조.

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2020허7128 (3281625)

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