+ - 북마크 저장 특허1심사건

특허법원 2021. 7. 15. 선고 2019허244 판결

[등록무효(상)] 【전 문】【원 고】 A (소송대리인 변리사 황교완 외 3인) 【피 고】 주식회사 C (소송대리인 변리사 전준) 【변론종결】 2021. 6. 15. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2019. 11. 21. 2019당1415 사건에 관하여 한 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 취소한다. 【이 유】 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 제1353736호/ 2017. 4. 21./ 2018. 4. 25. (2) 구성 :TAGIMG00 (3) 지정상품 - 상품류 구분 제18류의 가방, 가죽제 파우치, 가죽제 패킹백, 나일론제 가방, 남성용 작은가방, 란도셀, 바퀴달린 가방, 보스턴백, 비치백, 숄더백, 슈트백, 스포츠 가방, 스포츠용 가방, 스포츠용 팩, 스포츠의류용 가방, 여행용 신발가방, 의류가방, 파우치백, 지갑, 양산 - 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류) 나. 선사용상표 (1) 구성 : ① “TAGIMG01”, ② “TAGIMG02” (2) 사용상품 : 가방, 의류, 모자 등 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 피고는 E을 상대로 “E은 원고가 선사용상표를 사용한 상품을 판매하고 있는 사실을 알면서도 그와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 등록출원 하였으므로, 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효 사유가 있다.”라고 주장하면서 2019. 5. 9. 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심판을 청구하였다. (2) 원고는 위 심판절차 중 E으로부터 이 사건 등록상표를 양수하고 2019. 6. 18. 상표권 이전등록을 마쳤으며, 위 심판절차를 승계하였다. (3) 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 2019당1415호로 심리한 후 2019. 11. 21. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효 사유에 해당한다고 판단하여 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 을 제5, 6, 8 내지 16호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지 원고는 이 사건 등록상표의 표장과 지정상품이 선사용상표 ①, ②의 그것과 유사한 것은 인정하지만, 선사용상표에 대한 권리자인 피고 또는 F, G으로부터 동의를 받아 이 사건 등록상표를 출원하였다. 또한 이 사건 등록상표의 출원 전에 선사용상표가 사용된 것이 증명되지 않았다. 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효 사유에 해당하지 않음에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로, 취소되어야 한다. 3. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 관련 법리 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 선사용상표를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 참조). 나. 인정사실 다음 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제2, 6, 7호증, 을 제8 내지 18호증의 각 기재 또는 영상, 증인 F, G, E의 각 증언, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다. (1) G은 2012년경 선사용상표를 도안하였고, F과 함께 선사용상표를 사용하여 레시가드 등 여름 레저스포츠 상품을 판매하는 사업을 영위하였다. (2) G과 F은 2013년 무렵부터 E에게 선사용상표를 사용한 피고 상품의 제조를 의뢰하여 공급받아 왔다. (3) F은 2015. 12.경 피고의 변경 전 회사인 주식회사 H을 설립하고 대표이사로 재직하였다. 이후 F은 2017년경 G에게 주식회사 H의 주식 46%를 증여하고, 2018. 1. 23. 주식회사 H의 상호를 피고(주식회사 C)로 변경하였다. 피고는 그 무렵 G으로부터 선사용상표에 대한 상표권을 양수하였다. 피고는 아래와 같이 선사용상표를 사용하여 레시가드 등 여름 레저스포츠 상품을 판매하는 사업을 영위하였다. TAGIMG03 TAGIMG04 TAGIMG05 TAGIMG06 TAGIMG07 (4) G의 인척인 I은 ‘J’라는 상호의 개인사업체를 이용하여 피고의 상품에 대한 유통, 마케팅 업무를 하였다. I은 2016. 4. 14. 모델 K의 소속 매니지먼트사인 주식회사 매니지먼트 L과 광고모델계약을 체결하고 피고의 상품에 대한 광고활동을 하였다. (5) E은 피고에게 선사용상표를 사용한 피고 상품을 공급하면서 선사용상표 ①의 테두리 원 형상을 10시 방향과 5시 방향에서 끊어지게 변형하고 거기에 선사용상표 ②를 결합한 표장인 이 사건 등록상표가 등록되어 있지 않은 것을 알고 다른 사람이 먼저 상표출원할 것을 우려하여 G, F과 별도의 협의 없이 이 사건 등록상표를 출원하고 등록받았다. 다만 E이 이 사건 등록상표를 사용한 적은 없다. (6) E은 골프백 납품관계에 있던 M에게 이 사 건 등록 상표의 처분 권한을 위임하였고, M를 통하 여 원고 에게 이 사 건 등록 상표를 양도 하였다. (7) 피고는 2018. 7. 25. 서울회생법원에서 회생절차개시결정을 받았는데, 최초 관리인으로 G이 선임되었다가, 2019. 3. 27. N로 관리인이 변경되었다. 피고는 서울회생법원으로부터 2019. 3. 12. 회생계획 인가결정을 받았고 2019. 9. 24. 회생절차 종결결정을 받았다. 다. 판단 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 E은 F 및 G, 그리고 피고와 사이에 선사용상표를 사용한 상품을 제조·공급하던 거래관계에 있었던 점, 선사용상표는 G이 개발하여 F과 함께 레저상품에 사용하다가 이를 양수한 피고가 사용하였고, G, F 또는 I에 의해 관리되었던 점, 그리고 이들이 그 상품의 유통, 마케팅을 담당하면서 품질도 관리한 점, E은 거래관계를 통하여 G 또는 피고가 사용 중인 선사용상표의 존재를 알면서도 선사용상표들을 조합한 이 사건 등록상표를 출원한 점, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사한 점, E이 이 사건 등록상표를 실제 사용한 적이 없는 점, E이 F, G의 권유로 이 사건 등록상표를 출원하였다는 내용의 갑 제5호증(확인서)은 증인 F, G, E의 증언, 변론 전체의 취지에 비추어 믿기 어려운 점 등에 비추어 보면, E은 피고 또는 G이 선사용상표를 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았고, 이는 피고 또는 G에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효 사유에 해당한다. 라. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는 등록무효가 되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 서승렬(재판장) 구성진 임경옥

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2019허244 (3281607)

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