대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결

[권리범위확인(특)][미간행] 【판시사항】 [1] 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송이 상고심에 계속중 당해 특허발명이 무효로 확정된 경우 그 특허발명 부분에 대한 소를 각하한 사례. [2] 소극적 권리범위확인심판청구에서 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다른 경우의 심판 대상 [3] 명칭을 “X선 발생장치 및 이것을 사용한 정전기 제어기”로 하는 특허발명의 특허청구범위 제3항 발명의 ‘중간부재’는 높은 열전도성을 가지고 있어 열의 발산을 촉진시킬 수 있는 반면, 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 점에서 그 구성 및 작용효과에서 차이가 있어서, 확인대상발명은 위 특허발명의 특허청구범위 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례 【참조조문】 [1] 특허법 제135조 / [2] 특허법 제29조 제2항, 제97조, 제135조 제1항 / [3] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제135조, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항(현행 제136조 제8항 참조) 【참조판례】 [1] 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003후1581 판결 / [2] 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결(공1991, 1287), 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결(공1990, 649), 대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 【전 문】【원고, 상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 법무법인 화우 외 2인) 【피고, 피상고인】 하마마츠 포토닉스 가부시키가이샤 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양외 2인) 【원심판결】 특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허510 판결 【주 문】 원심판결 중 특허번호 제465346호 특허의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제13항에 대한 부분을 파기하고, 위 특허청구범위 제1항에 관한 소를 각하하며, 특허청구범위 제3항 내지 제13항에 관한 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다. 【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 확인대상발명이 특허청구범위 제1항의 권리범위에 속하는지에 관하여 특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다( 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003후1581 판결 등 참조). 기록에 의하면, 명칭을 “X선 발생장치 및 이것을 사용한 정전기 제어기”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제465346호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 이 사건 소가 상고심에 계속 중이던 2009. 9. 24. 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 특허가 무효로 확정되었음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것이 되었다고 할 것이다. 이와 같이 이 사건 제1항 발명의 특허권이 소멸된 결과 이 사건 심판의 심결 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분은 그 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌다고 할 것이므로 이 사건 소 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분은 부적법하게 되었다. 결국 원심판결 중 이 사건 제1항 발명에 대한 부분은 그대로 유지될 수 없다. 2. 확인대상발명이 이 사건 제5항, 제8항, 제11항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 기록에 의하면, 피고는 이 사건 제5항, 제8항, 제11항 발명(이하 ‘이 사건 제5항 등 발명’이라고 한다)에서 이 사건 제1항 발명 또는 제2항 발명을 인용하던 부분을 이 사건 제2항 발명만을 인용하는 것으로 정정심판청구를 하였고, 원심판결 선고 이후인 2010. 6. 4. 위 정정을 인용하는 심결이 내려지고 그 무렵 위 심결이 확정되었음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 제5항 등 발명은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 한다. 따라서 정정 전의 이 사건 제5항 등 발명의 권리범위를 대상으로 하여 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지 여부를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로, 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 3. 확인대상발명이 나머지 청구항의 권리범위에 속하는지에 관하여 가. 확인대상발명이 자유실시기술인지에 관하여 기록을 살펴보면, 원심이 확인대상발명은 원심 판시 비교대상발명 4 내지 6으로부터 용이하게 발명할 수 있는 자유실시기술에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 자유실시기술 여부 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다. 나. 확인대상발명이 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 기록에 비추어 살펴보면 다음을 인정할 수 있다. 즉 이 사건 제2항 발명과 확인대상발명은 모두 소형의 X-선 발생장치에 관한 것으로 그 기술분야가 동일하고, X-선 발생장치에서 생기는 열을 냉각시키고 X-선 발생장치의 소형화에 따른 장착의 용이성을 향상시키고자 하는 점에서 목적에 공통점이 있다. 이 사건 제2항 발명의 원심 판시 구성 ③에서 ‘전원부를 수용하는 전원용기에 X-선관 수용부를 설치하는 구성’은 ‘전원용기 내에 X-선관 수용부를 설치하는 구성’ 뿐만 아니라 ‘X-선관 수용부를 전원용기 측면에 인접하여 설치하는 구성’도 포함한다. 그러므로 이 사건 제2항 발명의 구성 ③은 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓒ와 실질적으로 동일하고, 그 밖에 이 사건 제2항 발명의 원심 판시 구성 ①, ②도 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓐ, ⓑ와 실질적으로 동일하다. 그리고 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 위 대응구성에 원심 판시 구성 ⓓ, ⓔ, ⓕ를 부가하고 있어서 이 사건 제2항 발명과 이용관계에 있다. 따라서 원심이 확인대상발명은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 이 사건 제2항 발명의 권리범위 해석에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 다. 확인대상발명이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 1) 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다( 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조). 그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다( 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결, 대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결등 참조). 2) 원심은 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 그 설명서에 ‘열전도성과 전기전도성을 갖지 않는다’라고 기재되어 있더라도 실제로는 열전도성 및 전기전도성을 가지는 구성이라는 전제 아래 이 사건 제3항 발명 중 ‘열전도성을 가지는 중간부재’에 관한 구성과 실질적으로 동일한 것으로 보아, 확인대상발명이 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하고 있다. 3) 그러나 위 법리에 비추어 기록을 살펴보건대, 확인대상발명의 설명서에 의하면 ‘충격흡수부는 그 재질이 실리콘 스펀지이고 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 구성’임을 알 수 있다. 그렇다면 이 경우 설령 확인대상발명의 ‘충격흡수부’가 열전도성과 전기전도성을 가지고 있어야 하고 그렇지 아니한 구성으로는 실시될 가능성이 없어서 심판청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있음은 별론으로 하고, 심판의 대상으로서는 여전히 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 하여야 하고 이를 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는 것이다. 그리하여 이 사건 제3항 발명의 ‘중간부재’와 확인대상발명의 설명서에 의하여 특정된 ‘충격흡수부’를 대비해 보면, 이 사건 제3항 발명의 ‘중간부재’는 높은 열전도성을 가지고 있어 플랜지부와 정면판 사이의 열전도를 확장시킴으로써 보호용기를 통한 열의 발산을 촉진시킬 수 있는 반면, 확인대상발명의 ‘충격흡수부’는 외부로부터의 진동 및 충동을 받더라도 이를 흡수할 수 있고 열전도성과 전기전도성을 갖지 아니하는 점에서 그 구성 및 작용효과에서 차이가 있어서, 이들이 균등관계에 있다고 할 수 없다. 따라서 나머지 구성에 대하여 살필 것도 없이 확인대상발명은 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다. 그렇다면 원고가 특정한 것과 다른 내용을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단한 이 부분 원심판결에는 권리범위확인심판의 대상에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다. 라. 확인대상발명이 이 사건 제4항, 제6항, 제7항, 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 이 사건 제4항, 제6항, 제7항 발명은 이 사건 제3항 발명을 직접 또는 간접으로 인용하고 있는 종속항이므로, 확인대상발명이 앞서 본 대로 이 사건 제3항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 확인대상발명은 이 사건 제4항, 제6항, 제7항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다. 또한 이 사건 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명은 각각 이 사건 제3항, 제4항, 제6항, 제7항 발명의 X-선 발생장치를 이용한 정전기 제거장치이므로, 마찬가지의 이유로 확인대상발명은 이 사건 제9항, 제10항, 제12항, 제13항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다고 할 것이다. 이 점에 관한 상고이유의 주장도 이유 있다. 4. 결론 그러므로 원심판결 중 이 사건 제1항, 제3항 내지 제13항 발명에 대한 부분을 파기하고 이 사건 제1항 발명에 대한 부분의 소를 각하하며 이 사건 제3항 내지 제13항 발명에 대한 부분의 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2007후2735 (1969349)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제29조 제97조 제135조 제136조

민사소송법 제451조

[ 참조판례 ]

대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결
대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결
대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결
대법원 2003. 11. 28. 선고 2003후1581 판결

[ 참조판례 체계도 ]

[ 따름판례 ]