대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결

[거절결정(특)][공2007.9.1.(281),1398] 【판시사항】 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우, 새로이 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하는지 여부(소극) 【판결요지】

특허출원의 거절사정과 거절이유통지 등에 관하여 규정하고 있는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제62조, 제63조 및 제170조 제2항에 의하면, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다. 【참조조문】 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제62조, 제63조, 제170조 제2항 【참조판례】 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결(공2003하, 2195) 【전 문】【원고, 피상고인】 인텔 코오퍼레이션 (소송대리인 변리사 박종혁외 2인) 【피고, 상고인】 특허청장 【원심판결】 특허법원 2006. 6. 2. 선고 2005허6177 판결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다. 【이 유】 먼저 상고이유 제1, 2점에 대하여 본다. 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절사정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있는바, 이들 규정은 이른바 강행규정이고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다 ( 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조). 원심이 인정한 사실과 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “스캐닝 센서를 사용한 입력 디바이스”로 하는 원고의 이 사건 출원발명의 청구항 8은 특허출원 당시 “컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고, 상기 이미지에 관한 사용자의 움직임을 탐지하게 하는 명령어를 저장하는 매체를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치”로 되어 있었는바, 이 사건 출원발명에 대하여 심사관은 원고에게 “이 사건 출원발명의 청구항 8은 필수구성요소를 모두 기재하였다고 볼 수 없고 필수구성요소 상호간의 연결관계가 불명료하여 특허법 제42조 제4항을 위배하고 있다.”는 거절이유를 들어 의견서 제출의 통지를 하였고, 이에 원고는 이 사건 출원발명의 청구항 8을 “컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고, 상기 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 탐지하게 하는 명령어를 저장하는 매체를 포함하는 것을 특징으로 하는 아티클”로 보정하면서 보정된 청구항 8은 발명을 구성하는 데에 필요한 구성요소가 전부 포함되어 있음과 아울러 이들 구성요소 간의 상호연결관계가 구체적으로 기재되어 있다는 취지의 의견서를 제출하였는데, 심사관은 “청구범위에 기재된 구성요소도 단순히 추상적으로 기재되어 있고 구성요소 간 결합관계가 불분명하여 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있다고 볼 수 없어 의견제출통지서의 거절이유가 해소되지 아니하였다.”는 이유를 들어 거절사정을 하였고, 이에 대한 불복심판에서 특허심판원은 “이 사건 출원발명의 청구항 8의 ‘컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고’에서 이미지의 객체가 무엇이며 어떤 구체적 기술수단을 통해서 표면상에 영사되는지가 불분명하고, ‘상기 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 탐지하게 하는 명령어를 저장하는 매체’에서 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 어떤 기술수단을 통하여 탐지됨에 따라 포인터의 위치 이동이나 데이터 입력을 수행할 수 있는지에 관한 구체적인 기술구성이 특정되어 있지 않고 작용·효과만으로 기재됨으로써, 발명을 이루는 구성이 불명확하게 기재되어 특허법 제42조 제4항에 위배하고 있다.”는 이유를 들어 거절사정을 유지하는 심결을 하였음을 알 수 있다. 사정이 이러하다면, 거절사정의 이유와 심결의 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없지만, 양자는 모두 발명을 이루는 구성요소가 불분명하여 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다고 하는 주된 취지에서 서로 부합한다 할 것이고, 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유로 된다고는 할 수 없으므로, 특허심판원이 거절사정에 대한 심판에서 원고에게 그 심결이유와 같은 사유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하여 이를 위법하다고 할 수 없다. 그럼에도 불구하고, 원심은 심결의 이유와 거절사정의 이유가 그 주된 취지에서 서로 부합하는지 여부를 잘 살펴보지 아니한 채, 양자가 그 세부적인 표현내용에서 일치하지 않음에 불과한 사정을 들어 심결의 이유는 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당한다고 단정한 나머지, 의견서 제출의 기회를 부여하지 아니하고 그 거절사정을 유지한 심결은 위법하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 구 특허법 제63조, 제170조의 해석 적용을 그르친 법령위반의 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김영란(재판장) 김황식 이홍훈(주심) 안대희

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2006후1766 (2066121)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제42조 제62조 제63조 제170조

[ 참조판례 ]

대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결

[ 참조판례 체계도 ]

[ 따름판례 ]

대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후329 판결