대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591,77607 판결

[특허권공유확인등·특허등록명의이전][미간행] 【판시사항】 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로 할 수 있는지 여부(적극) 및 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가지는지 여부(적극) 【참조조문】 특허법 제33조 제1항, 제37조 제1항 【참조판례】 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결(공2013상, 229) 【전 문】【원고(반소피고), 상고인】 원고(반소피고) (소송대리인 법무법인(유한) 대륙아주 담당변호사 최은수 외 10인) 【피고(반소원고), 피상고인】 주식회사 코미팜 【피고, 피상고인】 피고 2 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호 외 4인) 【원심판결】 서울고법 2013. 8. 22. 선고 2013나3189, 3196 판결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 1. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 지니므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있는바(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 참조). 2. 원심은 그 판시와 같은 사정을 들어, 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라 한다)와 피고(반소원고) 주식회사 코미팜(이하 ‘피고 회사’라 한다) 및 피고 2가 공동출원인으로서 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 관한 특허출원 당시 원고와 피고 회사 사이에 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 단독으로 승계한 피고 회사가 그와 같은 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분을 원고에게 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 볼 수 없다고 판단하였다. 3. 그러나 원심의 이러한 판단은 수긍하기 어렵다. 가. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 비록 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 발명한 사람에는 해당하지 않는다 하더라도, 원고는 당초 소외인에게 이 사건 특허발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였고, 그 후 2001. 2. 25. 레파톡스사와 피고 회사 사이의 ‘비소화합물을 이용한 항암제 개발에 관한 약정’(이하 ‘이 사건 개발약정’이라 한다) 체결을 주선함으로써 이 사건 특허권 등 이 사건 개발약정에 따른 연구개발 과정에서 발생하는 모든 연구성과 및 특허 가능한 발명 일체를 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 개발약정이 체결된 후에는 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하였음을 알 수 있다. 나. 이와 같은 사실관계에서 알 수 있는 이 사건 특허출원에 이르기까지의 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고들 사이의 관계, 이 사건 특허출원의 경위 등과 함께 다음과 같은 사정, 즉 ① 기술개발에 관여한 사람들 가운데 누구를 발명자로 볼 것인지는 규범적으로 판단할 사항이지 당사자들이 경험에 의하여 알고 있는 사실관계의 문제가 아닌 점, ② 따라서 이 사건 특허발명의 기술개발에 관여한 원고가 스스로를 발명자라고 주장하는 내면의 의사에는, 자신이 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하여 특허법상 인정되는 권리를 당연히 가지고 있다는 취지만이 아니라 자신의 사실상의 역할과 기여도를 고려할 때 적어도 그 특허권을 공유할 만한 자격이 있다는 취지도 포함되어 있다고 봄이 합리적인 점, ③ 이러한 주장을 받아들여 원고를 이 사건 특허발명의 출원인에 포함시킨 피고 회사 내면의 의사에도 마찬가지로 원고가 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하는지 여부와는 무관하게 원고의 사실상의 역할과 기여도를 고려하면 특허권 공유자로 받아들일 만하다는 의사가 포함되어 있다고 봄이 상당한 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사가 그 출원인에 원고를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 있었다고 보는 것이 경험칙에 맞는다고 할 것이고, 원고가 자신은 이 사건 특허발명의 발명자에 해당한다고 주장해 온 사정이 있다고 하여 이와 달리 볼 수는 없다. 다. 그렇다면 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 위와 같은 묵시적 합의의 존재를 부정한 것은 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리를 오해하였거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나 판단을 그르친 것이다. 라. 한편 원고는 이 사건 특허권의 공유자임의 확인을 구하는 청구에 병합하여 그와 같은 공유자의 지위에서 단독으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있음의 확인을 구하고 있으므로, 원고의 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 부분을 파기하는 이상 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분도 함께 파기한다. 4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김신(재판장) 민일영(주심) 박보영 권순일

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2013다77591 (2194148)

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[ 참조조문 ]

특허법 제33조 제37조

[ 참조판례 ]

대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결

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