대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결

[권리범위확인(특)][공2005.6.1.(227),868] 【판시사항】 [1] 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명의 특정 정도 [2] 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않은 경우 특허심판원이 취해야 할 조치 및 확인대상발명의 특정 여부가 특허심판의 적법요건으로서 직권조사 사항인지 여부(적극) [3] 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위한 요건 【판결요지】

[1] 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다. [2] 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다. [3] 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것이다. 【참조조문】 [1] 특허법 제135조/ [2] 특허법 제135조, 제140조, 제141조/ [3] 특허법 제135조 【참조판례】 [1][2][3] 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결(공2001하, 2116)/[1] 대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결(공1994하, 1833), 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000후2323 판결(공2002상, 1285), 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1727 판결/[2] 대법원 2004. 2. 13. 선고 2002후2471 판결(공2004상, 494) 【전 문】【원고,상고인】 원고 (소송대리인 변리사 송윤기 외 1인) 【피고,피상고인】 피고 (소송대리인 변리사 강정만) 【원심판결】 특허법원 2003. 2. 14. 선고 2002허2235 판결 【주문】 원심판결을 파기한다. 특허심판원이 2002. 2. 28. 2001당221호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용은 원고가 부담한다. 【이유】 1. 직권으로 살핀다. (1) 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고( 대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결 참조), 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바( 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 2004. 2. 13. 선고 2002후2471 판결 참조), 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다. (2) 또한, 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로( 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결 참조), 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것이다. (3) 기록에 의하면, 원심은 원고가 소극적으로 권리범위확인을 구하는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 적법하게 특정되었음을 전제로 하여, 피고의 이 사건 특허발명(명칭 : 라벨이 내장된 투명 비누의 제조방법, 특허번호 : 제183332호)과 확인대상발명의 구성요소는 모두 동일하거나 서로 구별되는 기술적 특징이라고 볼 수 없는 구성요소뿐이며, 다만 이 사건 특허발명의 구성 중 '라벨이 삽입된 한 쌍의 투명비누편을 40∼50℃의 온도로 상승시켜 차례로 몰드 체이스에 넣고 프린팅(성형)하는 단계'와 확인대상발명의 '라벨이 삽입된 한 쌍의 투명 비누편을 겹쳐 금형에 넣고 가압성형하는 단계'의 차이점이 있으나, 확인대상발명의 위 구성은 투명비누편의 경도를 낮아지게 한 후 투명 비누편의 성형을 용이하게 하기 위한 목적을 달성하기 위한 것으로서 투명 비누편을 금형에 넣고 성형할 경우 가압함에 따라 금형 내의 온도가 올라가 성형이 용이하게 되는 것은 자명한 사실이어서, 확인대상발명에서 투명 비누편을 가압성형하는 것은 이 사건 특허발명의 위 구성에서 투명 비누의 온도를 실온과 큰 차이가 없는 40∼50℃로 상승시키는 것과 동일성의 범주 내에 속하는 구성이라고 할 것이므로 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다. (4) 그러나 확인대상발명의 위 구성에 관한 설명서에는 위 가압성형 공정을 하기 전에 투명 비누편의 온도를 상승시키는 과정이 포함되었는지 여부는 물론 위 가압성형 공정에 제공하는 투명 비누편의 온도에 대하여 아무런 기재를 하지 아니하고 있으므로, 확인대상발명은 위와 같이 성형에 제공하는 투명 비누편의 온도상승 범위를 수치한정하고 있는 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 할 것이다. (5) 그렇다면 특허심판원으로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안으로 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것이며, 원심으로서는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 이를 직권으로 조사하여 밝혀보았어야 할 것임에도 이를 간과하고 본안에 관하여 판단한 것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 확인대상발명의 특정에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 할 것이다. 2. 그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분할 뿐만 아니라, 확인대상발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서는 보정할 수 없는 것이므로 이 법원이 직접 판결하기로 하여, 특허심판원이 2002. 2. 28. 2001당221호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제99조를 적용하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 유지담(재판장) 배기원 이강국(주심) 김용담

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2003후656 (2119189)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제135조 제140조 제141조

민사소송법 제99조

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