특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허7110 판결 : 상고

[등록무효(특) ][하집1999-1, 588] 【판시사항】 [1] 특허권의 공유자가 특허무효심판청구사건에서 패소한 경우, 그 심결취소소송은 고유필요적 공동소송인지 여부(적극) [2] 특허무효심판청구사건에서 패소한 특허권의 공유자 중 일부만이 심결취소소송을 제기하였으나 변론종결 전에 원고가 특허권의 단독소유자가 된 경우, 원고적격의 흠결이 치유되는지 여부(적극) [3] 구 특허법 제29조 제3항의 규정 취지 및 대비하여야 할 대상 발명(＝선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명) 【판결요지】 [1] 특허법은 제139조 제3항에서 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.고만 규정하고 있을 뿐 심결취소소송의 제기에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않으나, 특허권의 공유자가 특허무효심판청구사건에서 패소한 경우에 그 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 해석함이 상당할 것이다. [2] 특허무효심판청구사건에서 패소한 특허권의 공유자 중 일부만이 심결취소소송을 제기하였으나 변론종결 전에 발명에 관한 지분권이 원고에게 모두 양도되고 권리이전등록을 마쳐 원고만이 특허권의 단독 소유자가 되어 단독으로 원고적격을 갖게 된 경우, 필요적 공동소송인의 추가를 허용한 민사소송법 제63조의2의 규정 취지에 비추어 볼 때 원고적격의 흠결이 치유되었다고 보아야 할 것이다. [3] 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항은 특허 출원한 발명이 당해 출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 등록공고된 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.…고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 같은 법 제36조 소정의 선원주의가 특허청구의 범위에 기재된 발명만을 기준으로 선후원의 동일성 여부를 판단하므로, 선원의 특허청구범위에는 기재되지 아니하였으나 발명의 상세한 설명이나 도면에는 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우가 생길 수 있어 그러한 부분을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역으로 두려는 선원자의 의사에 반하여 부당하고, 출원공개기간이 길어짐으로써 발명적 업적이 없는 자가 특허를 받게 되는 불공평이 초래될 우려도 있으므로, 선원의 범위를 확대하여 선원이 출원공개 또는 출원공고된 경우 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 특허를 받을 수 없도록 한 것이므로, 어떠한 발명이 같은 법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위하여는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다. 【참조조문】 [1] 특허법 제139조 제3항, 민사소송법 제63조의2 제1항, 제3항 / [2] 특허법 제139조 제3항, 민사소송법 제63조 제1항, 제63조의2 제1항, 제3항 / [3] 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항 【참조판례】 [1] , 대법원 1973. 10. 23. 선고 71후14 판결(집21-3, 행1) 【전 문】【원 고】 김남훈 (소송대리인 변리사 박대길 외 2인) 【피 고】 강신한 외 3인 (소송대리인 변리사 황병도) 【주 문】 1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 【청구취지】 특허심판원이 1998. 6. 30. 96당1623호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 기초 사실 아래 사실은 갑 제1호증 내지 갑 제4호증, 갑 제7호증, 갑 제12호증, 갑 제13호증, 을 제1호증 내지 을 제3호증의 각 1, 2, 을 제4호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다. 가. 특허심판원에서의 절차경위 (1) 원고는 발명의 명칭을 베갯속용 칩 및 그 제조방법으로 하는 특허에 관하여 1993. 8. 6. 등록출원을 하여 1995. 12. 18. 등록 제93029호로 특허권설정등록을 마친 후(이하 위 등록특허를 '본건 발명'이라 한다) 1996. 3. 6. 소외 황재숙에게 권리이전등록을 마쳤고, 다시 위 황재숙은 원고에게 1997. 1. 11. 본건 발명의 51% 지분에 관하여, 1998. 10. 26. 나머지 지분에 관하여, 각 권리이전등록을 마쳐 현재 원고가 본건 발명의 권리자이다. (2) 본건 발명의 목적물과 동종 제품의 제조·판매업에 종사하던 피고들은, 본건 발명이 그보다 선출원되고 발명의 명칭을 원적외선 발산체를 배합한 베갯속으로 하는 등록 제109821호 특허발명(1993. 2. 4. 등록출원, 1996. 12. 28. 등록)과 동일·유사한 발명이라는 이유로 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 제1호, 제29조 제3항의 규정에 의하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 원고 및 위 황재숙을 상대로 특허청 심판소에 본건 발명의 등록무효심판을 청구하였다. (3) 1995. 1. 5. 법률 제4892호로 개정된 특허법 부칙 제2조 제1항에 의하여 위 심판청구사건을 이관받은 특허심판원은 위 사건을 96당1623호로 심리하여 1998. 6. 30. 본건 발명의 특허를 무효로 한다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다. 나. 본건 발명의 요지 특허청구의 범위는 폴리에틸렌 60∼100중량%, 바이오세라믹 0∼5중량%, 가소제 0∼40중량%를 혼합하는 단계；상기 혼합물을 120∼220℃로 20∼40분 가열하는 단계；상기 가열된 혼합물을 관상으로 압출성형하는 단계；상기 압출성형물을 상온으로 냉각하는 단계；그리고 상기 냉각단계의 결과물을 길이 1∼5㎝, 직경 0.5∼1.5㎝의 크기로 절단하는 단계로 이루어진 베갯속용 칩의 제조방법으로 통기성, 탄력성, 경량화의 필수요건을 충족하는 개발된 베갯속 즉 쿠숀속을 제공함과 아울러 그 제조방법을 제공함으로써 쾌적한 일상생활 및 국민건강에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 다. 인용례 (1) 갑 제7호증(1993. 2. 4.자 소외 권석웅의 원적외선 발산체를 배합한 베갯속 발명에 대한 출원서로서 명세서 및 도면이 첨부되어 있다)에 기재된 발명(이하 '인용발명 1'이라 한다)의 요지 합성수지의 관체토막으로 이루어진 베갯속에 있어서, 합성수지재 원료에 원적외선 발산체 150∼350메시 분말상태로 총량대비 5∼20중량%를 배합조성된 원료를 성형가공하여 이루어진 원적외선 발산체를 배합한 베갯속으로서, 사용자가 휴식, 취침시에 머리를 받쳐주기 위하여 비교적 탄성이 양호한 합성수지관 토막으로 된 베갯속을 제조하되, 원적외선 방사능력을 가진 원적외선 발산체를 배합하여 제조함으로써 이미 의료학계에서 밝혀진 바와 같이 신체에 적정한 원적외선이 작용될 수 있게 하여 더욱 피로회복 내지는 인체에 유용한 베갯속을 제조하고자 함에 그 목적이 있고, 발명의 상세한 설명에는 합성수지재 원료로서 폴리비닐클로라이드(PVC), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE) 중에서 폴리비닐클로라이드를 선택하여 5∼20중량%의 세라믹과 혼합한 후 사출성형에 의하여 관상으로 가공한 후 이를 적당한 크기로 절단하여 베갯속용 칩을 제조하는 방법에 관한 내용이 기재되어 있다. (2) 갑 제9호증(1996. 9. 4. 공고된 위 권석웅의 원적외선 발산체를 배합한 베갯속 발명에 대한 특허공보로서 뒤에서 보는 바와 같이 위 권석웅이 1993. 2. 23. 제출한 자진보정서와 1996. 4. 25. 제출한 보정서에 따라 보정된 대로 명세서 및 도면의 내용이 기재되어 있다)에 기재된 발명(이하 '인용발명 2'라 한다)의 요지 합성수지의 관체토막으로 이루어진 베갯속에 있어서, 합성수지재 원료에 원적외선 발산체 150∼350메시 분말상태로 총량대비 0.15∼20중량%를 배합조성된 원료를 성형가공하여 이루어진 원적외선 발산체를 배합한 베갯속 (3) 을 제4호증(1992. 3. 30. 평4-97771호로 공개된 일본 공개특허공보)에 기재된 발명(이하 '인용발명 3'이라 한다)의 요지 폴리프로필렌 및 섬유 강화 플라스틱 등의 재료에, 유해한 세균을 막기 위한 항균제, 악취를 제거하기 위한 소취제, 방습 세라믹입자를 섞어 넣은 후 이를 압출성형함으로써 원통형상의 원통체로 된 충진부재에 관한 것으로서, 원통체의 개방부가 통기성 기능을 지니므로, 통기성이 양호하고, 합성수지를 사용하므로, 천연소재를 사용한 것과 달리 벌레가 생기지 않으며, 항균력에 의해 유해한 세균을 막을 수 있고, 악취를 제거할 수 있으며, 방습성도 우수하다. (4) 을 제1호증의 1, 2(1989. 1. 5. 국내에서 발행 배포된 플라스틱기술이라는 책자)에 기재된 기술 폴리에틸렌 필름의 성형온도는 150∼315℃이다. (5) 을 제2호증의 1, 2(1976. 11. 15. 국내에서 발행 배포된 플라스틱 압출성형의 이론과 실제라는 책자)에 기재된 기술 합성수지의 압출성형시 150℃에서 가열한다. 압출성형기는 동력전달장치(변속감속장치도 포함) 실린더, 스크루우 및 이의 가열, 냉각장치로 이루어지며 여기에 금형, 사이징플레이트, 냉각장치, 인취장치, 절단장치, 기타 부속설비를 필요로 하는 일련의 장치이다. (6) 을 제3호증의 1, 2(1991. 4. 15. 국내에서 발행 배포된 압출성형실기라는 책자)에 기재된 기술 가소제란, PVC의 사슬모양 고분자 사이에 균일하게 분산되어 사슬모양의 분자를 매끄럽게 굴곡시키는 성질의 것으로서 이 배합량에 따라 경, 연 마음대로 상품을 만들 수 있다. 염화비닐의 제품이 대단히 광범위한 용도를 갖는 이유가 여기에 있다. 합성수지(폴리에틸렌 등)의 통상적인 압출성형공정은 합성수지재료의 용융, 다이를 통과시키면서 특정 형태(관상 포함)로의 성형, 냉각수를 이용한 냉각, 일정한 길이로의 절단 등의 공정을 포함한다. 라. 이 사건 심결 이유의 요지 (1) 본건 발명과 인용발명 2를 대비하여 보면, 본건 발명은 베갯속용 칩의 제조방법에 관한 것으로 그 명세서의 상세한 설명에서 종래의 칩은 재질상의 한계로 인하여 딱딱하고 깨질 염려가 있어 칩안에 단섬유를 내장할 수 밖에 없었기 때문에 통기성은 물론 탄력성 및 복원성이 불량하게 된 문제점이 있음을 지적하면서 이러한 결점을 해소하기 위하여 합성수지의 한 종류인 폴리에틸렌(P.E)을 주재로 하고 여기에다 세라믹을 첨가한 혼합물을 가열하는 단계, 속이 빈 원통형상으로 압출성형하는 단계, 냉각하는 단계, 적당한 크기로 이를 절단하는 단계로 이루어진 것임을 알 수 있고, 이에 대하여 인용발명 2는 합성수지를 주재로 하고 여기에다 세라믹을 첨가한 혼합물을 관체형상으로 압출성형한 후 이를 적정 크기로 절단하는 과정으로 이루어진 것임을 그 명세서의 상세한 설명으로부터 알 수 있는바, 합성수지의 원료를 살펴보면 인용발명 2의 명세서 중 실시예 1에서 보는 바와 같이 합성수지재 원료로서, PVC, PP, PE 등을 예시하면서 그 중 하나인 PP를 선택하여 인용발명 2에 따른 구체적인 실시예를 보인 것으로서 인용발명 2도 합성수지 종류로서 PE가 포함되어 있다 하겠고, 본건 발명은 (PE＋세라믹)혼합물→가열→속이 빈 원통형상으로 압출성형→냉각→절단단계로 이루어지고 있는데 반하여 인용발명 2는 상기 일련의 공정 중에서 가열단계와 냉각단계가 기재되어 있지 않아 이 점에서 본건 발명과 다르게 보여질 수 있으나 본건 발명에서와 같은 상기의 일련의 공정은 합성수지를 주재로 하여 압출성형하는 기술분야에서 반드시 거치지 않으면 안되는 주지관용된 일련의 공정일 뿐만 아니라 인용발명 2의 명세서에서도 압출성형한다.라고 기재되어 있음을 알 수 있어 합성수지를 압출성형하기 위해서는 합성수지(PE포함)의 물성상 압출성형에 앞서 적어도 융점 이상의 가열이 압출성형단계에 이미 행해졌다는 것이 내재된 것이라 하겠고, 또한 그 명세서에서 압출성형 방법으로 가공한 후 적정 크기로 절단한다.라고 기재된 것으로 보아 가열된 상태로 압출되어 나오는 성형물(관체)을 적당한 크기로 절단하려면, 절단 장치에 의해서 성형물에 변형이 생기지 않을 정도로 성형물이 단단해야 할 것이 전제된 것이므로 단단하게 되는 것과 직접적인 관계가 있는 냉각단계는 인용발명 2에서도 절단단계의 선행 단계로서 이미 내재된 것이라 할 것이다. (2) 한편 PE를 주재로 한 일련의 칩가공 공정에 있어서는 위에서 살펴본 바와 같이 본건 발명과 인용발명 2가 동일하다 하더라도, 각 공정별에 있어 수치한정과 같은 좀더 제한적이고 구체적인 세부사항에 대하여 살펴보면, 먼저 PE의 조성비에 있어서 본건 발명은 60∼100중량%이고, 인용발명 2는 80∼99.85중량%로서 양자는 그 범위가 서로 상당 부분 겹쳐지고 다만 60∼80중량%의 범위에서만 겹쳐지지 않음을 알 수 있는데 본건 발명의 60∼100중량%으로 인해서 본건 발명이 어떤 특유의 효과를 갖는다는 언급도 없을 뿐만 아니라 인용발명 2에 의하더라도 본건 발명이 이루고자 하는 작용효과와 동일한 작용효과를 이룬다고 할 것이어서 일부 겹쳐지지 않은 범위의 한정은 단순한 수치의 한정에 불과하다 할 것이므로 양자는 실질적으로 동일하다 할 것이고, 또 세라믹의 조성비에 있어서 본건 발명은 0∼5중량%이고 인용발명 2는 0.15∼20중량%로서 본건 발명은 인용발명 2의 범위에 거의 다 포함되어 있는 것이어서 양자는 동일한 범위라 하겠으며, 가소제 0∼40중량%에 있어서 가소제는 합성수지에 가소성을 가지게 하거나 가소성을 더하게 하는 화학재료로서 합성수지의 압출성형 기술분야에서는 없어서는 안될 만큼 이미 일반적으로 널리 사용되고 있을 뿐 아니라 본건 발명에 0∼40중량%를 첨가한다해도 가소성이라는 그 자체 성질 이외의 별다른 작용효과를 이룩한다는 언급도 없고 시사하는 바도 없는 데다 본건 발명의 상세한 설명에서 세라믹과 가소제를 첨가하지 않은 채 PE만을 사용하여 칩을 제조할 수 있다.라고 기재되어 있는 점과 가소제의 조성비에 있어 그 하한치를 0중량%로 한정하고 있는 점을 감안하여 볼 때 가소제를 전혀 첨가하지 않아도 본건 발명이 추구하는 목적을 달성하게 되는 것이어서 결과적으로 가소제는 첨가해도 되고 안해도 되는 그러한 임의적 선택사항 정도라는 점에서 보면 본건 발명의 구성요건으로 하고 있는 가소제 첨가 및 그 조성비는 단순한 관용의 화학재료를 부가한 것이거나 단순한 수치의 한정에 불과하다 할 것이므로 이 또한 인용발명 2와 실질적으로 동일하다 하겠고, 또 가열단계에 있어서 본건 발명은 PE주재 혼합물을 120℃∼220℃로 가열시키고, 인용발명 2는 가열온도에 대하여 아무런 언급도 하지 않았으나 위에서 살펴본 바와 같이 인용발명 2의 명세서에서 압출성형한다.라고 기재되어 있는 점으로 보아 PE혼합물은 이미 가열되어진 상태라는 것을 쉽게 인식할 수 있을 뿐 아니라 압축성형이 가능하려면 적어도 PE 자체가 갖는 융점 이상의 온도로 PE주재 혼합물이 가열되어야 함은 당연한 이치라 할 것인데, 본건 발명의 가열온도범위와 융점온도를 살펴보면 PE(저밀도·고밀도 포함)의 융점은 100℃-134℃임을 알 수 있어 PE의 융점온도와 본건 발명의 가열온도가 일부 겹칠 뿐이나, 가열온도의 범위에 대하여 본건 발명의 명세서에서도 PE를 용융시키는 것 이외의 특유의 효과나 별다른 특징에 대하여 언급하고 있지 아니하는 것이어서 겹쳐지지 않는 온도 범위에 있어 인용발명 2의 효과(용융) 이상의 다른 특징이 있다고 보여지지 아니하므로 온도 범위 역시 실질적으로 양자가 동일한 것이라 할 것이다. (3) 따라서 본건 발명은 선출원된 인용발명 2와 일련의 가공공정 및 그 구체적인 세부사항의 구성이 동일한 것이어서 구 특허법 제29조 제3항의 규정에 위배되어 잘못 등록된 것이므로 같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다. 2. 당사자의 주장 가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지 (1) 인용발명 2는 본건 발명과 대비할 대상이 되지 아니할 뿐만 아니라 본건 발명과 동일·유사하지도 아니하다. (가) 인용발명 2에는 COD 10중량%, 합성수지 원료와 0.15∼20중량%의 세라믹을 혼합한다., 사출성형한다.라는 표현이 있으나, COD라는 물질은 없고, 합성수지 원료와 0.15∼20중량%의 세라믹을 혼합한다는 것은 합성수지원료를 80∼99.85중량%로 한다는 것인데 가소제 등의 첨가없이 제품을 만들면 제품이 깨지게 되며, 압출성형이 아닌 사출성형방법으로는 베갯속용 칩과 같은 제품을 생산할 수 없으므로, 인용발명 2는 미완성발명으로서 본건 발명에 대한 선원의 지위가 없다. (나) 인용발명 2는 1993. 2. 4. 출원되고 1996. 4. 25. 보정된 것으로, 보정서에는 원출원의 내용 중 세라믹의 함량을 5∼20중량%에서 0.15∼20중량%로, 사출성형방법을 압출성형방법으로 변경하였는바, 이는 요지변경에 해당되어 출원일 늦춤 규정에 따라 그 출원일은 1996. 4. 25.로 되어 본건 발명에 대한 선원의 지위가 없다. (다) 세라믹을 이용한 베갯속용 칩은 이미 공지된 것으로서 본건 발명의 요지는 세라믹을 사용한데 있는 것이 아니라 바이오세라믹을 0∼5중량% 첨가하고, 가열온도를 120∼220℃로 한정하는 등 제조공정의 결합에 있는 반면에 인용발명 2는 제조방법인 본건 발명과는 달리 물건의 발명이므로 양자는 비교대상이 될 수 없을 뿐만 아니라 제조공정에 차이가 있고, 본건 발명이 칩의 재료로서 사용하는 폴리에틸렌은 연질이고 탄력성이 뛰어나 수면시 안락감이 양호하나 인용발명 2에서 사용하고 있는 폴리프로필렌은 폴리에틸렌과 화학적 성질이 다른 물질로서 딱딱하고 마찰시 소음이 발생하여 수면에 방해가 되는 등 양 발명은 제조공정과 원료의 차이로 인하여 유연성, 탄력성, 복원성 등의 작용효과에도 차이가 있으므로, 동일·유사하다고 할 수 없다. (2) 본건 발명은 진보성이 있다. 을 제1호증 내지 을 제3호증의 각 1, 2에는 압출성형기의 종류, 압출성형기의 운전요령 등에 대한 기술이 기재되어 있을 뿐 본건 발명의 요지인 구성성분의 함량, 가열온도 등의 제조공정에 대하여는 기재되어 있지 않고, 인용발명 3은 폴리에틸렌 60∼100중량%, 바이오세라믹 0∼5중량% 및 가소제 0∼40중량%를 혼합하는 본건 발명의 기술적 특징이 개시되어 있지 않으므로 본건발명은 을 제1호증 내지 을 제3호증의 각 1, 2에 각 기재된 기술 및 인용발명 3으로부터 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라고만 한다)가 용이하게 발명할 수 없다. 나. 피고 강신한, 서승재, 정연동의 주장 (1) 본건 발명은 원고와 위 황재숙의 공유로서 이 사건 심판단계에서의 당사자 및 심결 명의인도 위 두 사람이었는데, 이 사건 소송은 그 중 1인인 원고만이 제기한 것이므로 부적법 각하되어야 한다. (2) 본건 발명은 구 특허법 제29조 제3항에 위반하여 잘못 등록된 것이다. (가) 본건 발명과 인용발명 2는 동일·유사하다. 즉, 본건 발명은 폴리에틸렌과 세라믹 혼합물을 가열, 성형, 냉각, 절단하여 관상의 베갯속용 칩을 제조하는 방법을 요지로 하고 있으나, 본건 발명의 가열, 성형, 냉각, 절단 등의 공정 및 구체적인 수치범위는 합성수지의 통상적인 제조공정 및 수치범위에 불과하므로 이러한 공지부분을 제외하면 본건 발명의 요지는 폴리에틸렌 60∼100중량%와 바이오세라믹 0∼5중량%를 혼합하여 관상의 베개속용 칩을 제조하는데 있다 할 것인바, 이는 본건 발명보다 선출원된 인용발명 2에서 개시된 폴리비닐클로라이드(PVC), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE) 중에서 PP를 선택하여 0.15∼20중량%의 세라믹과 혼합한 후 압출성형가공에 의하여 관상의 베갯속용 칩을 제조하는 방법과 실질적으로 동일하다. (나) 원고는 인용발명 2는 미완성발명이어서 선원의 지위를 가질 수 없다고 주장하나, 인용발명 2에서의 COD는 CoO(산화코발트)의 오기로서 세라믹에 대한 기초 지식을 가진 자라면 COD가 CoO의 오기라는 것을 알 수 있고, 가소제 없이 합성수지 원료와 0.15∼20중량%의 세라믹만을 혼합한다고 하여도 제품생산이 불가능한 것은 아니며, 원출원 명세서의 사출성형은 압출성형의 명백한 오기이므로, 인용발명 2는 미완성발명이 아니다. (다) 원고는 인용발명 2는 결과적으로 요지변경된 보정서가 등록된 것으로서 보정서가 제출된 날이 출원일이 되어야 하므로 선원의 지위가 없다고 하나, 세라믹 함량이 20중량% 이상이 되면 합성수지 원료와의 결속력이 떨어지고 금형장치가 손상되어 세라믹 함량의 상한선을 한정하는 것은 기술적으로 의미가 있는 반면에 세라믹 함량이 적은 경우에는 원적외선 발산량이 줄어드는 것일 뿐 베갯속용 칩으로 사용할 수 없는 것은 아니므로, 세라믹의 함량을 5∼20중량%에서 0.15∼20중량%로 보정하였다고 하여 요지변경은 아니고, 사출성형은 압출성형의 명백한 오기일 뿐만 아니라 성형방법은 공지기술로 인정되고 있는 부분이므로, 사출성형을 압출성형으로 보정하였다 하여 역시 요지변경은 아니며, 설사 요지변경에 해당되어 출원일 늦춤 규정이 적용된다 하더라도 이러한 내용의 보정서가 제출된 날은 1993. 2. 23.로서 본건 발명의 출원일인 1993. 8. 6. 이전이므로, 인용발명 2는 여전히 본건 발명에 대한 선원의 지위를 갖는다. (3) 본건 발명은 구 특허법 제42조 제3항 및 제4항에 위반하여 잘못 등록된 것이다. 본건 발명은 폴리에틸렌 60∼100중량%, 바이오세라믹 0∼5중량%, 가소제 0∼40중량%를 혼합하는 단계, 상기 혼합물을 120∼220℃로 20∼40분 가열하는 단계 등으로 기재하면서 발명의 상세한 설명에서 수치한정의 의미를 전혀 기재하고 있지 않고, 본건 발명의 명세서에는 본건 발명의 혼합물이 폴리에틸렌 1∼100중량%, 바이오세라믹 0∼99중량%, 가소제 0∼99중량%로 이루어진다는 내용이 기재되어 있는데 폴리에틸렌이 1중량%, 바이오세라믹 또는 가소제가 99중량%인 경우에는 발명의 목적을 달성할 수 없음이 명백하므로, 본건 발명은 구 특허법 제42조 제3항 및 제4항에 위반하여 잘못 등록된 것이다. (4) 본건 발명은 구 특허법 제29조 제1항 또는 제2항에 위반하여 잘못 등록된 것이다. 본건 발명은 인용발명 3과 을 제1호증 내지 을 제3호증의 각 1, 2에 각 기재된 기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이다. 3. 판 단 가. 이 사건 소의 적법 여부 (1) 피고들이 본건 발명에 대한 등록무효심판을 청구할 당시에는 위 기초사실에서 본 바와 같이 본건 발명은 원고와 황재숙 2인 공유였고, 따라서 피고들도 원고와 황재숙을 상대로 등록무효심판을 청구하였으며, 이 사건 심결에 있어 피청구인 명의도 원고와 황재숙이었다. (2) 특허법은 제139조 제3항에서 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.고만 규정하고 있을 뿐 심결취소소송의 제기에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않으므로, 이 사건과 같이 특허권의 공유자가 패소한 경우에 그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 하는지 아니면 공유자 중의 1인만이라도 제기할 수 있는지가 문제가 된다. 그러나 이러한 경우의 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 해석함이 상당할 것이다. (3) 그런데 갑 제16호증의 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 본건 발명의 공유자인 원고와 황재숙은 이 사건 심판에서의 소송대리인을 통하여 이 사건 심결을 1998. 7. 8. 송달받았음에도 그 제소기간 내인 1998. 8. 3. 원고만이 이 사건 소송을 제기하였고, 위 황재숙은 그 제소기간 내에 이 사건 소송을 제기하지 아니한 사실을 인정할 수 있는바, 우리 민사소송법은 제63조의2 제1항에서 법원은 제63조 제1항의 규정에 의한 공동소송인 중 일부가 탈루한 경우에는 제1심의 변론종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로 원고 또는 피고의 추가를 허가할 수 있다. 다만, 원고의 추가는 그 추가될 자의 동의가 있는 경우에 한하여 이를 허가할 수 있다.고 규정하고 있고, 제3항에서 제1항의 규정에 의한 공동소송인의 추가가 있는 때에는 처음의 소가 제기된 때에 추가된 당사자와의 사이에 소가 제기된 것으로 본다.고 규정하고 있으므로, 이러한 민사소송절차가 준용되는 이 사건 소송절차에서 만일 원고가 황재숙의 동의를 얻어 황재숙에 대한 원고 추가신청을 하였다면 당원으로서는 이를 허가할 수밖에 없고, 그러할 경우 원고가 처음 이 사건 소를 제기한 때에 황재숙도 이 사건 소를 제기한 것으로 보게 되므로, 결국 위에서 본 이 사건 원고적격의 흠결은 치유된다 할 것이다. 그런데 위 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 변론종결 전인 1998. 10. 26. 황재숙은 본건 발명에 관한 그의 지분권을 원고에게 모두 양도하고 권리이전등록을 마쳐 원고만이 특허권의 단독 소유자가 되어 그 자신이 단독으로 원고적격을 갖게 되었으므로, 원고로서는 더 이상 위 민사소송법에 따른 원고 추가신청을 할 필요가 없게 되었고, 이러한 경우에는 필요적 공동소송인의 추가를 허용한 민사소송법의 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 원고적격의 흠결이 치유되었다고 보아야 할 것이다. (4) 따라서 원고의 이 사건 소는 원고적격을 갖춘 적법한 소이다. 나. 본건 발명이 구 특허법 제29조 제3항에 위반하여 잘못 등록된 것인지 여부 (1) 구 특허법 제29조 제3항의 적용요건 구 특허법 제29조 제3항은 특허출원한 발명이 당해 출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 등록공고된 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. …고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 구 특허법 제36조 소정의 선원주의가 특허청구의 범위에 기재된 발명만을 기준으로 선후원의 동일성 여부를 판단하므로, 선원의 특허청구범위에는 기재되지 아니하였으나 발명의 상세한 설명이나 도면에는 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우가 생길 수 있어 그러한 부분을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역으로 두려는 선원자의 의사에 반하여 부당하고, 출원공개기간이 길어짐으로써 발명적 업적이 없는 자가 특허를 받게 되는 불공평이 초래될 우려도 있으므로, 선원의 범위를 확대하여 선원이 출원공개 또는 출원공고된 경우 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 특허를 받을 수 없도록 한 것이다. 따라서 어떠한 발명이 구 특허법 제29조 제3항에 해당하는지를 판단하기 위하여는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다. (2) 그런데 갑 제7호증 내지 갑 제10호증의 각 기재에 의하면, 위 권석웅은 위 인용발명 2에 대하여 1993. 2. 4. 등록출원을 하면서 최초의 명세서 및 도면에는 인용발명 1과 같이 기재하였다가 1993. 2. 23. 1차로 자진보정을 하면서 발명의 상세한 설명 및 특허청구의 범위 중 원적외선 발산체 총량비율의 하한을 5중량%에서 0.5중량%로, 발명의 상세한 설명 중 사출성형을 압출성형으로(다만 발명의 상세한 설명 중 실시예 3에서는 여전히 사출성형이라 기재하였다), 합성수지재 원료로서 PVC를 PP로 각 변경하였고, 이어 1996. 3. 26. 진보성이 없다는 내용의 거절이유통지를 받고 1996. 4. 25. 2차로 보정을 하면서 거절이유통지에 인용된 종래기술을 발명의 상세한 설명에서 종래기술로 기재한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 1996. 4. 25.의 2차 보정내용은 단지 종래기술을 기재하여 넣은 것에 불과하므로 이를 요지의 변경에 해당한다 할 수 없고, 더욱이 원고가 요지변경이라고 주장하는 세라믹의 함량을 5∼20중량%에서 0.15∼20중량%로, 사출성형방법을 압출성형방법으로 변경한 것은 1993. 2. 23.의 1차 자진 보정시이므로, 가사 그러한 내용의 변경이 피고 주장과 같이 요지변경에 해당되어 출원일 늦춤 규정이 적용된다 하더라도 인용발명 2는 여전히 선원의 지위를 가질뿐더러 특허청훈령인 공보발간업무취급규정 제6조에 의하면 공개공보의 게재내용은 최초 출원내용에 의한다.고 규정되어 있어 이 사건에서도 인용발명 1이 출원공개되었으리라는 점은 쉽게 추단할 수 있으므로, 본건 발명이 구 특허법 제29조 제3항에 해당되는지를 판단하기 위하여는 본건 발명과 인용발명 1을 대비하여야 할 것이다. (3) 또한 인용발명 2에는 COD 10중량%, 합성수지 원료와 0.15∼20중량%의 세라믹을 혼합한다., 사출성형한다. 등의 기재가 있으나, 원적외선 발산체를 조성하기 위한 산화물로서 COD를 표시한 것이고, COD라는 물질이 실제 존재하지 아니한 이상 당업자라면 그것이 COO의 오기임을 쉽게 알 수 있고, 또한 인용발명 2와 같은 베갯속용 칩은 사출성형이 아닌 압출성형으로 제조된다는 점은 당업계에서 주지의 사실일 뿐만 아니라 실시예 1, 2에서도 압출성형방법을 택하고 있으므로, 당업자라면 사출성형이 압출성형의 오기임을 쉽게 알 수 있으며, 가소제란 합성수지의 유연성을 증가시키는 역할을 하기는 하나 폴리프로필렌 80∼99.85중량%와 세라믹 0.15∼20중량%의 조성물인 경우 폴리프로필렌이 주성분이라고 할 수 있는데 식기나 포장재의 재료로 사용되는 폴리프로필렌이 합성수지로서 갖는 물성을 고려한다면 이러한 조성물로 제품을 만든다고 하여서 제품이 깨어진다고 보기는 어려우므로, 인용발명 2가 미완성발명이라고 할 수도 없다. (4) 따라서 본건 발명과 인용발명 1을 대비하여 보면(이 사건 심결에서는 본건 발명과 인용발명 2를 대비하였고, 이 사건 당사자들도 본건 발명과 인용발명 2를 대비함을 전제로 주장하고 있으나 앞서 본 바와 같이 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명인 인용발명 1과 대비하여야 한다.), 인용발명 1은 베갯속용 칩의 조성물이 합성수지재원료(PVC)와 5∼20중량%의 세라믹으로 구성되어 있는데 비하여 본건 발명은 폴리에틸렌 60∼100중량%, 바이오세라믹 0∼5중량% 및 가소제 0∼40중량%로 구성되어 있고, 조성물의 성형방법에 있어서 인용발명 1은 사출성형에 의하여 관상으로 가공한 후 이를 적당한 크기로 절단하여 베갯속용 칩을 제조하는 것인데 비하여 본건 발명은 조성물을 혼합하는 단계, 상기 혼합물을 120∼220℃로 20∼40분간 가열하는 단계, 상기 가열된 혼합물을 관(pipe)상으로 압출성형하는 단계, 상기 압출성형물을 상온으로 냉각하는 단계, 그리고 상기 냉각된 결과물을 길이 1∼5㎝, 직경 0.5∼1.5㎝의 크기로 절단하는 단계와 같이 수치한정된 구체적인 공정을 거친다는 점에서 차이가 있다 할 것이나, 본건 발명의 폴리에틸렌과 인용발명 1의 PVC는 융점에 다소 차이가 있을 뿐 양자 모두 가장 흔하게 사용되는 폴리올레핀계 합성수지로서 식기나 용기 등의 가정용품에 공통적으로 사용되고 있을 뿐만 아니라 인용발명 1의 실시예 1에서도 합성수지재원료로서 PVC, PP, PE 등을 기재하여 놓아 필요시 용이하게 선택가능한 대체물로 인정되고, 본건 발명의 세라믹의 함량인 0∼5중량%는 인용발명 1의 5∼20중량%와 중복되는 부분이 있을 뿐만 아니라 바이오세라믹을 함유하지 않는 것(0%)은 선행기술로 인정되는 것이며, 가소제는 합성수지의 용융온도를 낮추고 유연성을 증가시킴으로써 합성수지의 가공을 용이하게 하기 위하여 합성수지 가공분야에서 통상적으로 사용되는 성분에 불과한 것으로 본건 발명에서 가소제를 함유하지 않는 경우(0%) 인용발명 1과 동일하고, 본건 발명의 압출성형은 사출성형의 일종일 뿐 아니라 베갯속용 칩은 압출성형에 의하여 제조된다는 것이 당업계에서 주지의 사실이므로 당업자라면 인용발명 1의 사출성형은 압출성형의 명백한 오기임을 쉽게 알 수 있으며, 기타 합성수지와 세라믹 등의 혼합물을 가열, 압출성형, 냉각, 절단하는 공정은 통상적인 압출공정으로서 본건 발명의 가열온도 및 시간은 융점 이상의 온도에서 가열하고 녹을 때까지 가열하기 위한 단순한 수치한정에 불과하고, 본건 발명에서 베갯속용 칩의 길이 및 직경을 한정한 것도 단순한 수치한정으로서 그러한 수치한정으로서 통상 예측되는 이상의 효과를 갖는다고 볼 수 없으므로, 본건 발명과 인용발명 1은 실질적으로 동일한 것이라 할 것이다. 다. 본건 발명의 진보성 유무 (1) 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 경우에 있어서는 이를 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다 할 것이고, 또한 특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 특정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서도, 그것이 당업자가 적의 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하고, 특별히 기술적 의의를 지니지 않는 것이라면 위 특허도 역시 공지의 기술을 내용으로 한 것으로서 진보성의 요건을 결하여 무효라고 보아야 할 것이다. (2) 본건 발명의 내용 중 합성수지와 세라믹을 주성분으로 하여 관상의 베갯속용 칩을 제조하는 방법은 인용발명 3에 의하여 공지되어 있고(합성수지로서 본건 발명은 폴리에틸렌을, 인용발명은 폴리프로필렌을 사용하고 있으나, 위 3의 나.의 (4)에서 본 바와 같이 폴리에틸렌과 폴리프로필렌은 당업자가 용이하게 선택할 수 있는 대체물이다.), 가소제가 합성수지의 사슬모양 고분자 사이에 균일하게 분산되어 사슬모양의 분자를 매끄럽게 굴곡시킴으로써 그 배합량에 따라 경, 연 마음대로 상품을 만들 수 있다는 것은 을 제3호증의 1, 2에 기재된 기술이며, 합성수지와 세라믹 등의 혼합물을 가열, 압출성형, 냉각, 절단하는 공정은 을 제1호증 내지 을 제3호증의 각 1, 2에 기재된 바와 같이 합성수지(폴리에틸렌 등)의 통상적인 압출성형공정이므로, 본건 발명은 이러한 공지기술을 종합하여 이루어진 것으로 그 종합에 각별한 곤란성이 있다고는 보이지 아니하므로, 본건 발명이 진보성이 있다고 인정되기 위하여는 그 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다거나 베갯속용 칩의 성분 함량 및 입자의 크기 등에 수치를 한정한 것에 특별한 기술적 의의가 인정되어야 할 것이다. (3) 본건 발명은 그 발명의 상세한 설명에 기재된 바와 같이 만족할 만한 탄력성, 복원성, 통기성을 갖춘 베갯속용 칩을 제조하여 쾌적한 일상생활 및 국민건강에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있고, 인용발명 3도 만족할 만한 통기성, 항균성, 방습성을 갖춘 베갯속용 칩을 제조하여 쾌적한 일상생활 및 국민건강에 이바지하기 위한 것이므로, 그 추구하는 목적과 작용효과가 거의 동일하다 할 것이고, 합성수지 제품의 탄력성은 합성수지재의 선택과 가소제의 첨가량에 따라 적의 조절할 수 있는 것이며, 또한 본건 발명은 폴리에틸렌, 세라믹, 가소제의 함량을 한정하고 있다고 하나 명세서에 수치한정의 임계적 효과가 기재되어 있지 않아서 이는 폴리에틸렌과 세라믹을 이용해서 베갯속용 칩을 제조하기로 한 당업자라면 누구라도 반복시험으로 그 최적비를 적의선택 실시할 수 있는 정도의 수치한정에 불과하고, 더욱이 본건 발명은 세라믹이나 가소제 없이 합성수지만으로 베갯속용 칩을 제조하는 경우도 권리범위에 포함시키고 있어 세라믹이나 가소제의 함량 특정에 그 기술적 특징이 있다고 보기 어려우며, 나아가 혼합물의 가열온도 및 시간과 성형물의 크기 등을 한정하고 있으나 이 또한 명세서에 수치한정의 임계적 효과가 기재되어 있지 않아 당업자라면 누구라도 반복시험으로 그 최적비를 적의선택 실시할 수 있는 정도의 수치한정에 불과하고, 이로 인하여 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 있다고는 보이지 아니한다. 다. 소 결 따라서 본건 발명은 구 특허법 제29조 제3항 , 제2항에 위반하여 잘못 등록된 것이므로, 나머지 무효사유를 판단할 필요도 없이 같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 4. 결 론 그렇다면 원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 모두 이유 없어 이를 각 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이영애(재판장) 박승문 조용식

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 98허7110 (1998741)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제29조 제133조 제139조

민사소송법 제63조

[ 참조판례 ]

대법원 1973. 10. 23. 선고 71후14 판결(집21-3, 행1)

[ 참조판례 체계도 ]

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