대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결

[특허무효][공1998.10.15.(68),2524] 【판시사항】 [1] 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하여 특허무효의 사유가 있는 경우, 그 항 전부가 무효인지 여부(한정 적극) [2] 여러 항의 특허청구범위 중 일부항에 대하여는 진보성을 부인하고, 일부항에 대하여는 진보성을 인정한 사례 【판결요지】

[1] 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하여 특허무효의 사유가 있는 경우 그 공지기술이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 볼 수 없는 한 그 항의 발명은 전부가 무효로 되는 것이다. [2] 여러 항의 특허청구범위 중 일부항에 대하여는 진보성을 부인하고, 일부항에 대하여는 진보성을 인정한 사례. 【참조조문】 [1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제69조 제1항 제1호 (현행 제133조 제1항 제1호 참조), 제2항 (현행 제133조 제1항 본문 참조)/ [2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 (현행 제29조 제2항 참조), 제8조 제4항 (현행 제42조 제4항 참조) 【참조판례】 [1] 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결(공1994상, 1482), 대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 판결(공1994하, 1962), 대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결(공1997상, 1615) 【전 문】【심판청구인,피상고인】 쌍용제지 주식회사 (소송대리인 변호사 오성환 외 4인) 【피심판청구인,상고인】 킴벌리 클라크 코포레이션 【참가인,상고인】 유한킴벌리 주식회사 (소송대리인 변호사 윤영철 외 4인) 【원심심결】 특허청 1996. 11. 15.자 96항당5 심결 【주문】 원심심결 중 특허청구범위 제2항에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다. 【이유】 상고이유(기간 경과 후에 제출한 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 등록특허발명(1985. 7. 1. 출원하여 1993. 6. 18. 특허청 (등록번호 생략)로 등록된 '탄성처리된 측면 포킷이 있는 일회용 기저귀', 이하 '이 사건 특허발명'이라고 한다)을 그 출원 전인 1984. 2. 9. 공개된 일본국 공개특허공보 소 59-25741호의 특허(이하 '인용발명'이라고 한다)와 비교하여 그 진보성 유무를 판단하면서, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 요지는 탄성처리된 다리부와 플랩(flap)의 설치에 있다 할 것인데, 인용발명의 명세서에 의하면 인용발명에서도 다리부 이외에 플랩이 있음을 알 수 있고, 다만 인용발명에서는 플랩이 기저귀의 저면층 양쪽 끝 부분에 고정된 것인 반면 이 사건 특허발명의 플랩은 기저귀 안쪽에 고정된 정도의 약간의 차이가 있을 뿐이어서, 결국 양 발명은 극히 유사하고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항 내지 제7항은 위 제1항의 플랩을 기술적으로 한정하거나 구체화한 것들로서 이들도 모두 인용발명과 유사하거나 동일범주에 속하는 기술이라는 이유로 이 사건 특허발명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 하여 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 법률, 이하 같다) 제6조 제2항의 규정에 위반하여 특허된 것이므로 같은 법 제69조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효라고 하였다. 2. 기록에 의하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 요지는 '탄성처리된 다리부'와는 별도로 '플랩'을 설치한 것인데, 이미 공지된 탄성처리된 다리부만으로는 심한 설사 등 배설물의 누출을 효과적으로 방지하지 못하는 문제점이 있었으므로 이 사건 특허발명에서는 일회용 기저귀 내부에 플랩을 설치함으로써 배설물의 누출을 효과적으로 방지하였다는 것인바, 인용발명의 명세서에 의하면 인용발명은 액체 불투과성의 저면층에 흡수체를 고정함과 동시에 저면층에 탄성줄을 설치하여 착용시 다리 부분에 밀착되도록 한 기저귀에 있어서, 저면층의 양쪽 부분을 저면층 위에 꺾어 접어서 사이드 플랩을 형성하고 사이드 플랩의 한 쪽 단부를 저면층에 고정하고, 사이드 플랩의 자유 내측 가장자리에 탄성줄을 설치한 기저귀라는 것이므로, 인용발명에서도 탄성처리된 다리부 이외에 플랩이 있고, 다만 그 고정부위가 서로 다르고 재질과 구성에 있어서 액체불투과성의 저면층을 접어서 만든 것인 점에서 상이함을 알 수 있으므로, 결국 이 사건 특허발명에서 플랩을 유체불투과성으로 하는 한 이는 인용발명과 유사하나, 다만 플랩을 유체투과성으로 구성한다면 인용발명과는 그 기술적 구성과 작용효과를 달리한다고 할 것이다. 3. 따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항에서 인용발명에서의 액체불투과성 플랩을 포함하는 한 이는 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하여 특허무효의 사유가 있는 경우로서 그 공지기술이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 볼 수 없으므로 위 제1항의 발명은 그 전부가 무효로 되는 것이고( 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결 참조), 한편 이 사건 특허청구범위 제3항과 제6항에서는 위 제1항의 플랩이 탄성부재를 포함하는 것인바, 인용발명에서도 사이드 플랩에는 탄성체를 설치한 것이므로 양 발명은 유사하다고 할 것이며, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항은 위 제1항의 플랩이 라이너와 같은 재료로 만드는 기저귀이므로 이 또한 인용발명과 차이가 없고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5항과 제7항은 청구범위 제1항의 종속항으로서 플랩의 내측 방향 귀부가 다른 플랩에 인접되는 것과 플랩이 내측으로 향해 있고 각 단부 근처에 부착되는 것을 그 권리로 청구하고 있으나, 플랩을 설치하려는 사람이라면 당연히 그렇게 설치할 수밖에 없는 것이 자명하고 이로 인하여 통상적인 방법보다도 예측하기 어려운 뛰어난 작용효과가 있다고 볼 수도 없으므로 결국 이 사건 특허발명 중 위 청구항들은 모두 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이라 할 것이어서 구 특허법 제69조 제1항 제1호, 제6조 제2항에 의하여 그 등록이 무효가 된다 할 것이다. 그러므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항을 제외한 청구항들에 대하여는 원심의 이유설시에 다소 미흡한 점은 있으나 그 결과에 있어서는 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 법리오해, 심리미진, 이유모순, 대법원판례 위반, 채증법칙 위반 등의 위법이 없으므로 이 부분 논지는 모두 이유 없다. 4. 그러나 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항의 발명은 위 제1항에서의 플랩을 유체투과성으로 한정한 것인바, 이는 앞에서 본 바와 같이 인용발명과는 기술적 구성과 작용효과를 달리하는 것이므로 이를 가리켜 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이라고는 할 수 없다. 그런데도 원심은 이와 달리 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항은 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 인정·판단하고 말았으니, 원심심결에는 채증법칙을 위반하여 이 사건 특허발명과 인용발명의 핵심적인 기술내용이나 권리범위를 제대로 파악하지 못하였거나, 권리범위의 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이러한 잘못은 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하다. 이 점을 지적하는 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다. 5. 그러므로 원심심결 중 특허청구범위 제2항에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허법원에 환송하고, 나머지 부분에 대한 상고는 이를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 송진훈(재판장) 천경송 지창권(주심) 신성택

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 96후2395 (2102441)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제6조 제8조 제29조 제69조 제133조 제423조

[ 참조판례 ]

대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결 참조
대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결(공1994상, 1482)
대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 판결(공1994하, 1962)
대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결(공1997상, 1615)

[ 참조판례 체계도 ]

[ 따름판례 ]

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결