+ - 북마크 저장 특허1심사건

특허법원 2021. 7. 2. 선고 2021허1677 판결

[거절결정(상)] 【전 문】【원 고】 A (소송대리인 변리사 황병도) 【피 고】 특허청장 【변론종결】 2021. 6. 11. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2021. 1. 8. 2019원3371호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 1) 출원번호/ 출원일: 제40-2018-82000호/ 2018. 6. 18. 2) 구성: TAGIMG00 3) 지정상품: 상품류 구분 제28류의 학습교재용 완구, 피규어(완구), 플라스틱제 캐릭터완구, 플라스틱제 완구, 축소모형키트(완구), 캐릭터 완구인형, 지제(지제) 완구, 조립식 완구, 전자완구, 작동완구, 자석완구, 유아용 완구, 완구용 자동차, 완구용 점토, 완구용 인형, 완구용 블록, 완구 모형 취미용품 키트, 어린이용 완구, 완구, 목제(목제) 완구 나. 선사용상표 1) 구성: TAGIMG01 2) 사용상품: 테마파크 운영업 등 3) 사용개시일: 2006. 7. 5. 다. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 2018. 6. 18. 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2019. 5. 23. 원고에게 “이 사건 출원상표는 국내에서 테마파크와 관련하여 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는 선사용상표를 그대로 모방하여 선사용상표의 명성에 편승하려는 등의 부정한 목적으로 출원한 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.”는 이유로 의견제출통지를 하였고, 2019. 9. 6. 같은 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 2) 원고는 2019. 10. 10. 특허심판원 2019원3371호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 제기하였으나, 특허심판원은 2021. 1. 8. 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 요지 가. 선사용상표는 바다처럼 만들어놓은 물놀이 시설이나 장소를 뜻하는 것으로서 한정된 공간에서 특정 놀이시설의 명칭으로 사용되었을 뿐 상품의 식별표지로서 사용된 것이 아니므로, 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있다고 할 수 없다. 나. 이 사건 출원상표는 전체로서 “바다 세계로 가자!”라는 관념을 가지고 있어서 전체로서 관찰해야 하고 전체로서 관찰할 경우 선사용상표와 유사하지 않다. 다. 테마파크 내에서는 타인이 제조한 장난감을 판매하는 것이 일반적이고, 테마파크 운영자가 제조한 장난감을 테마파크 내에서 판매하는 것은 아니며, 판매 장소가 테마파크 내로 제한되므로 테마파크 운영업과 장난감은 경제적 견련성이 없다. 라. 이상과 같은 이유 등으로 이 사건 출원상표의 출원인에게 부정한 목적이 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 3. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부 1) 관련 법리 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나, 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조). 2) 구체적 검토 가) 선사용상표의 알려진 정도 을 제3 내지 7호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사실이나 사정에 의하면, 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일 당시 국내에서 수요자들에게 B 리조트 내의 워터파크 시설로 널리 알려졌다고 봄이 타당하다. (1) ‘C’는 ‘D’ 중 하나인 E도 F군 G에 위치하고 있는 ‘B’의 물놀이 시설인 워터파크의 명칭으로, 실내존 43,291㎡, 익스트림존 25,787㎡, 파도풀존 19,284㎡, 다이나믹존 31,242㎡, 메가슬라이드존 7,041㎡로 총 126,645㎡이며, 이는 축구장 14배 넓이로 동시 수용 가능 인원은 2만 3천 명 정도이다. (2) ‘C’는 2006년 43만 명의 관람객 및 133억 원의 매출액을 기록한 이후 매년 성장하여 2011년 173만 명, 652억 원의 매출을 기록하였고, 이후 그와 유사한 수준의 관람객 수, 매출액을 기록하여 왔으며, 이 사건 출원상표 출원 전인 2017년 150만 명의 관람객 및 611억 원의 매출액을 기록하였다. (3) ‘C’의 광고 모델로 2008년 및 2009년 H, 2010년 I의 J와 K, 2011년 L, M, N, O, P, 2012년 Q, 2013년 걸그룹 R, 2014년 리듬체조선수 S, 2015년 T와 걸그룹 멤버인 U, 2016년 및 2017년 V의 리더인 W 등 당대 유명 연예인 등이 선정된 바 있고, TV와 온라인, 지면광고 등 다양한 매체를 통하여 ‘C’를 광고하여 왔다. (4) 한양대 스포츠산업마케팅센터와 빅데이터 분석업체 Leevi의 공동조사결과에 의하면, C는 2015. 8. 9.부터 같은 해 8. 15. 사이에 주간 버즈량주1) (SNS, 댓글, 기사) 3,115회를 기록하여 국내 워터파크들 중에서 수요자들에게 가장 관심이 높은 워터파크로 선정되었다. (5) YTN, MBC, 경향신문, 한겨레, 국민일보, 한국일보 등에 2006년경부터 이 사건 등록상표 출원 전인 2018. 7. 4.까지 ‘C’의 물놀이 시설과 이벤트, ‘C’에서 개최하는 뮤지컬, 개그쇼, 마술쇼 등 각종 공연 행사에 관한 기사가 여러 차례 보도되었다. 나) 표장의 유사 여부 (1) 이 사건 출원상표인 ‘TAGIMG02’는 ‘OCEAN WORLD’가 가운데에 크게 배치되어 있고, 그 좌측 상단에 작게 ‘LET’S GO’, 그 우측 하단에 영문의 음역인 ‘렛츠 고 C’가 각 배치된 형태이다. 그 중 ‘OCEAN WORLD’와 그 한글음역인 ‘C’ 부분은 문자 자체로는 ‘바다 세상’을 의미하는 것으로 ‘이 사건 출원상표의 지정상품인 완구 등과 관련하여 식별력이 미약하다고 보기 어렵고, 또한 이 사건 출원상표의 출원일 당시 국내에서 수요자들에게 B 리조트 내의 워터파크 시설로 널리 알려져 있었음은 앞서 본 바와 같다. 반면, ‘LET´S GO’와 그 한글음역인 ‘렛츠 고’는 ‘가자’ 또는 ‘~로 가자’라는 의미를 가지는 쉬운 영어 문장으로 일상생활에서 흔하게 사용되는 표현이므로 식별력이 없거나 미약하다. 따라서 이 사건 출원상표의 요부는 ‘OCEAN WORLD’, ‘C’ 부분이라고 할 것이다. (2) 이 사건 출원상표의 요부와 선사용상표는 영문의 표기 여부에 따라 외관에 차이가 있으나 모두 ‘오션 월드’로 호칭과 관념이 동일하므로, 유사한 표장에 해당한다. 다) 부정한 목적의 존부 앞서 본 인정 사실에 을 제8 내지 14, 16 내지 19호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실이나 사정을 종합하면, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표에게 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 등의 부정한 목적이 있었다고 봄이 상당하다. (1) 앞서 본 바와 같이 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일 당시 국내에서 수요자들에게 B 리조트 내의 워터파크 시설로 널리 알려져 있었고, 이 사건 출원상표는 선사용상표와 유사하다. (2) 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘플라스틱제 완구, 캐릭터 완구인형, 유아용 완구, 완구용 자동차, 어린이용 완구’ 등과 선사용상표의 사용서비스업인 ‘테마파크 운영업’은 모두 ‘사람들이 즐길 수 있는 놀이’와 관련되는 상품 또는 서비스업에 해당한다. 그리고 워터파크를 이용하는 수요자들은 일반적으로 물놀이공, 물총 등의 완구를 소지하고 물놀이 시설을 이용하고 있는 점, ‘X’ 등과 같은 워터파크에서는 물놀이 관련 완구를 함께 판매하였던 점, 실제 ‘C’에서는 2018. 6. 8.경 Y와 함께 ‘C 서핑마운트’라는 명칭의 장난감 블록 패키지를 판매한 바도 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품인 완구 등과 선사용상표의 사용상품인 테마파크 운영업 사이에 경제적 견련성이 인정된다. 나. 원고 주장의 검토 1) 원고 주장 선사용상표인 ‘C’의 ‘오션(Ocean)’은 ‘바다, 대양’ 등의 뜻을 가지고 있고, ‘월드(World)’는 ‘세상, 세계’ 등의 뜻으로 특정 장소를 나타내는 말로 일반적으로 사용하고 있으므로, 바다처럼 만들어놓은 물놀이 시설이나 장소를 말하는 것으로 식별력이 없는 표장이다. 오히려, ‘C’는 D 중 E도 F군 G에 위치한 ‘B’ 내의 워터파크를 지칭하므로, 특정인의 상표로 인식되어 있는 표장은 ‘D’, ‘B’이지 ‘C’라고 볼 수 없다. 2) 검토 결과 살피건대, ‘C’는 ‘바다 세계’라는 의미로 그 사용상품인 ‘테마파크 운영업 등’과의 관계에서 바다와 관련된 테마파크 시설로 인식될 수는 있으나 물놀이 시설을 갖춘 ‘워터파크’로 직감된다고 보기 어렵다. 나아가 이 사건 출원상표의 출원 당시에 이미 국내에서 수요자들에게 B 리조트 내의 워터파크 시설로 널리 알려져 있었으므로, 국내수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 인식되어 있다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다. 다. 소결론 따라서 이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표와 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 김상우(재판장) 이혜진 김영기 주1) 버즈(Buzz)는 온라인상에서 이슈화된 정보가 짧은 시간 안에 급격히 확산되는 현상을 지칭하는 것이다(네이버 지식백과, 시사상식사전 참조). 커뮤니티, 블로그, 트위터, 기타 온라인 사이트 등에 올라오는 대화 언어를 분석하는 등의 방법으로 버즈량을 확인하고 있다.

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2021허1677 (3281638)

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