대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다73793 판결

[손해배상(지)][공2014상,20] 【판시사항】 상표권에 관하여 사용권을 설정받은 자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용한 경우, 사용권자 또는 제3자가 상표권 침해의 책임을 지지 않는 경우 【판결요지】

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타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 그 상표권에 관하여 사용권을 설정받은 자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지므로, 그 범위 내에서는 상표권자는 사용권자에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없다. 한편 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 때에는, 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않는다. 【참조조문】 상표법 제57조, 제66조 제1항 제1호, 제67조 【전 문】【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 박승문 외 2인) 【피고, 피상고인】 선일물산 주식회사 외 1인 【원심판결】 서울고법 2011. 8. 17. 선고 2010나102542 판결 【주 문】 원심판결 중 피고들에 대한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다. 【이 유】 상고이유(제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 상고이유 제1점에 관하여 원심은, 지정상품을 ‘김, 미역, 튀각’으로 하는 이 사건 등록상표 ‘TAGIMG00’(상표 등록번호 생략)의 공동상표권자인 원고, 소외 1과 주식회사 광진식품(당시 대표자는 망 소외 2) 사이에 2005. 8. 8. 사용지역 등이 제한된 원심 판시 통상사용권 설정계약이 체결되었음은 인정되나, 그 판시와 같은 이유를 들어 그와 같은 사정만으로는 망 소외 2가 2004. 4. 14. 설정받아 그의 사망으로 소외 3에게 상속된 통상사용권(이는 사용지역 등의 제한이 없다)의 사용지역 등이 제한되는 것으로 변경되었다고 볼 수 없다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 없다. 2. 상고이유 제2점에 관하여 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 그 상표권에 관하여 사용권을 설정받은 자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지므로, 그 범위 내에서는 상표권자는 사용권자에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없다. 한편, 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 때에는, 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않는다. 그런데도 원심은 이 사건 등록상표의 구체적인 사용관계에 관하여 심리하지도 아니한 채, 피고 2가 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 3과 동업관계를 맺고 원심 판시 피고들 표장 ‘TAGIMG01’를 사용하였고, 피고 선일물산 주식회사 역시 소외 3 및 피고 2로부터 피고들 표장이 사용된 조미 김의 생산을 하청받아 납품하였다는 이유만으로, 피고 2, 선일물산 주식회사가 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해한 것이라고 볼 수 없다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다. 3. 결론 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고들에 대한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 민일영(재판장) 이인복 박보영(주심) 김신

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2011다73793 (2136829)

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수원지방법원 2010. 9. 9. 선고 2009가합21303 판결
2011.08 고등법원 2010나102542
2013.11 대법원 2011다73793

[ 참조조문 ]

상표법 제57조 제66조 제67조

[ 법관/대법관 태그]

민일영 이인복 박보영

[ 법무법인 태그]

다래

[ 변호사 태그]

박승문

[ 사건명 태그]

손해배상

[ 참조조문 태그 ]

상표법 제57조 상표법 제66조 상표법 제67조

[ 유사 판례 ]

대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결

[1] 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 순전히 디자인적으로만 사용하여 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우 상표권 침해로 볼 수 있는지 여부(소극) 및 그것이 상표로서 사용되고 있는지 판단하는 기준

대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결

[1] 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정 취지

대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결

[1] 등록상표권자의 상표권 행사가 권리남용에 해당하는지 판단하는 기준 / 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 후 등록상표와 동일·유사한 상표를 정당한 이유 없이 사용한 결과 사용상표가 주지성을 취득하였다는 이유로 상표 사용자를 상대로 한 상표권침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부(소극)

대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결

[1] 구 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 '등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우'의 의미 및 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 색상이나 글자꼴을 변경한다든가 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용하는 경우, 동일한 상표의 사용에 해당하는지 여부(적극)

대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다15029 판결

[1] 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’의 의미 및 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지 결정하는 기준 / 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우, 상표의 식별력이 있는지 여부(소극)

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