+ - 북마크 저장 [민사] 항소사건

특허법원 2021. 7. 16. 선고 2020나1285 판결

[특허권사용료청구] 【전 문】【원고, 항소인】 A 주식회사 (소송대리인 법무법인 온누리 담당변호사 김용명 외 1인) 【피고, 피항소인】 대한민국 (소송대리인 정부법무공단 담당변호사 길진오) 【변론종결】 2021. 6. 9. 【제1심판결】 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2018가합563962 판결 【주 문】 1. 원고의 항소 및 이 법원에서 확장한 원고의 청구를 모두 기각한다. 2. 항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지 및 항소취지】 청구취지 피고는 원고에게 1,531,428,514원 및 이에 대한 소장 부본 송달 다음날부터 2019. 5. 31.까지는 연 15%의, 2019. 6. 1.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 청구취지를 확장하였다주1) ). 항소취지 제1심 판결을 취소한다. 피고는 원고에게 300,000,000원 및 이에 대한 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날 까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 【이 유】 1. 기초적 사실관계 가. 특허권 1) C이 2005. 7. 12. ‘전자 정보 보안을 위한 전자파 차폐실 및 이의 시공방법’이라는 명칭의 별지 기재와 같은 발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)을 특허출원하여 2006. 3. 9. 등록받아 그 특허권(이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다)을 취득하였다. 2) C은 2009. 9. 3. 전자파 방호시설의 설계, 제조 및 시공업 등을 목적으로 한 주식회사 D(이하 ‘D’라고 한다)를 설립하여 그 대표이사로 취임하였고, 2009. 10. 27. D에 이 사건 특허권에 관한 이전등록을 마쳐주었다. 그 후 이 사건 특허권에 관하여 2015. 7. 7. C 명의의, 2017. 9. 14. 원고 명의의, 2021. 3. 4. C 명의의 각 이전등록이 순차로 마쳐졌다. 나. EMP 방호시설 1) 피고의 국방부 산하 국방시설본부는 EMP(Electro Magnetic Pulse, 전자기 펄스) 공격으로부터 내부 작전수행에 필요한 중요장비를 보호하기 위한 ‘EMP 방호시설’의 제작 및 설치공사(이하 ‘이 사건 공사’라 한다)를 포함하는 군 사업인 ‘201사업 시설공사’(이하 ‘201사업’이라 한다)를 실시하기 위해, 비밀설계용역공고 절차를 거쳐 2008. 8. 21. 주식회사 E, 주식회사 F, G 주식회사(이하 합하여 ‘H 등’이라고 한다)와 사이에 201사업에 관한 설계용역계약을 체결하였고, 2009. 11. 20. H 등으로부터 201사업을 위한 설계도면을 납품받았다. 2) 한편 201사업의 계획 수립 당시 EMP 방호용 차폐 설치공법으로 D가 채택한 ‘Modular PAN type’ 외에 ‘Welding Type’, ‘Modular Panel Type’ 등의 방식이 있었고, EMP 방호시설을 시공할 수 있는 업체로는 D 외에도 ‘I’, ‘J’, ‘K’ 등의 업체가 있었다. C 및 D는주2) 2008. 8.경부터 2010. 2.경까지 사이에 피고와 H 등에게 이 사건 특허발명의 기술이 그대로 반영된 설계도면, 시방서, 관련 기술자료 등 EMP 방호시설 관련 자료를 무상으로 제공하였다. 3) L 주식회사(이하 ‘L’이라고 한다)는 2010. 1. 27.에 201사업의 시공사로 선정되어 2010. 2. 8. 국방시설본부로부터 201사업에 관한 공사를 도급받았고, 이 사건 공사를 3개의 공구로 분리한 다음 2010. 9. 10. D에게 위 3개 공구 중 제1공구에 관한 공사를 하도급 하였다가, D가 전문건설업등록이 되어 있지 않고 공사착공을 이행하지 아니한다는 등의 사유로 2010. 11. 23. 그 하도급계약을 해지하였다. L은 2012. 8.경 이 사건 공사를 완료하였고, 피고는 같은 무렵부터 이 사건 공사에 의한 EMP 방호시설을 사용하여 왔다. 다. 관련사건 1) D는 2013. 1. 29. 피고 및 H 등을 상대로 손해배상 및 부당이득반환을 구하는 소를 제기하고(서울중앙지방법원 2013가합503590) ‘피고가 이 사건 특허발명의 기술을 그대로 구현하여 작성된 설계도면 등을 토대로 201사업의 EMP 방호시설을 설치한 행위는 이 사건 특허발명에 관한 D의 이 사건 특허권을 침해하는 것’이라고 주장하였으나, 서울중앙지방법원은 2015. 2. 12. 아래 2)항과 같은 요지의 이유로 원고의 청구를 모두 기각하는 판결을 선고하였다. 2) ① D는 장차 피고로부터 이 사건 공사를 도급받거나 201사업의 시공사로부터 이 사건 공사를 하도급 받아 EMP 방호시설을 제작·설치함으로써 이익을 실현할 수 있을 것이라고 기대하면서, 201사업의 설계용역업체로 선정된 피고 H 등에게 설계도면, 시방서 등 EMP 방호시설의 설계와 관련된 자료들을 무상으로 제공하였는데, 이는 이 사건 특허발명을 201사업에 사용하는 데에 대한 D의 묵시적인 승낙으로 해석된다. 따라서 피고가 D의 동의 또는 승낙이 없이 이 사건 특허권을 침해하였음을 원인으로 하는 D의 피고에 대한 손해배상청구는 이유 없다. ② D가 스스로 피고 및 H 등에게 EMP 방호시설의 설계와 관련된 자료들을 제공하였던바, 피고 및 H 등이 법률상 원인 없이 D로부터 이 사건 특허권의 사용료 및 설계용역대금 상당액의 이득을 얻고 D에 동액상당의 손해를 가하였다고 볼 수 없으므로, D의 피고 및 H 등에 대한 부당이득반환청구도 이유 없다. 3) 이에 D가 항소하였으나(서울고등법원 2015나2015915) 2015. 9. 17. 항소기각 판결이 선고되었고, 다시 D가 상고하였으나(대법원 2015다241631) 2016. 1. 28.자로 상고기각 판결(심리불속행)이 내려졌다. 【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~7, 10, 12, 14, 16~18호증, 을 제1~3, 5, 6, 12호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지 2. 청구원인에 대한 판단 가. 원고의 주장 1) 피고가 2015. 7. 7.부터 2021. 3. 3.까지 이 사건 공사에 따른 EMP 방호시설을 사용함으로써 이 사건 특허권을 침해하였다. 원고는 2017. 9. 14.부터 2021. 3. 3.까지 이 사건 특허권자였고, C으로부터 2015. 7. 7.부터 2017. 9. 13.까지의 기간에 대한 손해배상금 채권을 양수하였다. 2) 따라서 피고는 원고에게 2015. 7. 7.부터 2021. 3. 3.까지의 이 사건 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 청구취지 기재 손해배상금을 지급할 의무가 있다. 나. 특허권 소진 여부 1) 쟁점의 소재 원고의 청구원인 주장에 대하여 피고는, 2015. 7. 7.부터 2021. 3. 3.까지 이 사건 공사에 따른 EMP 방호시설을 사용하여 온 사실은 다투지 아니하면서, 다만 다음의 이유로 EMP 방호시설에 대해서는 이 사건 특허권이 소진되었다고 보아야 한다고 주장한다. 즉 EMP 방호시설이 이 사건 특허권의 권리범위에 속한다고 하더라도, 이 사건 특허권자였던 D가 설계사인 H 등과 시공사인 L에 이 사건 특허발명에 관한 기술자료를 제공함으로써 이 사건 특허권에 관한 통상실시권을 묵시적으로 설정하여 주었고, 피고가 사용하고 있는 EMP 방호시설은 위와 같이 이 사건 특허권에 대한 적법한 실시권자인 L로부터 양도받은 것이므로, EMP 방호시설에 대해서는 이 사건 특허권이 소진되었다는 것이다. 2) 관련 법리 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다. ‘물건의 발명’에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 참조). 3) 구체적 검토 가) 특허발명에 의한 물건 이 사건 특허발명은 물건의 발명에 해당하는 청구항 제1항의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명에 해당하는 청구항 제2항의 발명을 포함하는 것이다. 피고에 대하여 손해배상금의 지급을 구하는 원고의 청구원인 주장은, 이 사건 공사에 따른 EMP 방호시설이 청구항 제1항의 특허발명이 구현된 물건이고, 또한 청구항 제2항의 특허방법에 의하여 생산된 물건임을 전제로 한다. 나) 실시권자 (1) 앞서 본 사실관계에 의하면 다음의 사정들을 알 수 있다. 즉 ① C 및 D가 이 사건 특허권의 특허권자로서 H 등에 제공한 EMP 방호시설 관련 자료인 설계도면, 시방서, 관련 기술자료 등은 이 사건 특허발명의 기술내용이 그대로 반영된 것들이었다. ② C 및 D는 위와 같이 EMP 방호시설 관련 자료를 제공할 당시, 그 자료들이 장차 H 등이 작성하여 피고에게 제출할 설계도면에 그대로 반영될 것이라는 점과 설계용역부터 H 등 다수의 설계사가 협업하였을 정도의 규모였던 이 사건 공사에서 설계도면이 완성된 이후에는 시공능력이 확보된 건설사가 시공사로 선정되어 구체적인 공사가 진행될 것이라는 점을 충분히 인식하고 있었다고 보인다. ③ 한편 앞서 본 것처럼 201사업의 계획 수립 당시 EMP 방호용 차폐 설치공법으로 D가 채택한 ‘Modular PAN type’ 외에 다른 방식이 존재하고 또 EMP 방호시설을 시공할 수 있는 업체로는 D 외에 ‘I’ 등의 다른 경쟁업체가 존재하는 상황이었으므로, D로서는 향후 201사업의 시공사로부터 이 사건 공사(EMP 방호시설 공사) 부분을 하도급 받거나 그 관련 자재를 납품하기 위해서는 자신이 보유한 이 사건 특허발명의 기술내용이 201사업의 설계에 반영되게 할 필요성이 있었던 것으로 추단된다. ④ 실제로 L이 위와 같은 시공능력을 가진 건설사로서 201사업의 시공사로 선정되어 구체적인 공사를 진행하게 되었고, 그에 앞서 위와 같이 EMP 방호시설 관련 자료를 제공한 바가 있는 D는 시공사인 L로부터 제1공구 공사를 하도급 받기에 이르렀다. (2) 전항과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 특허권의 특허권자인 C 및 D가 이 사건 공사(EMP 방호시설 공사) 부분을 하도급 받는 등의 목적을 달성하기 위하여, H 등에게 이 사건 특허발명의 기술내용이 그대로 반영된 EMP 방호시설 관련 자료를 제공함으로써 201사업의 설계용역업체와 장래에 선정될 시공업체에 이 사건 특허권에 대한 실시권을 묵시적으로 허락하였고, 또한 그 이후에 D가 201사업의 시공사로 선정된 L과 하도급 계약을 체결한 다음 원고의 주장처럼 이 사건 특허발명이 그대로 구현된 EMP 방호시설이 제작·설치되도록 함으로써 구체적으로 선정된 시공사인 L에 대하여 같은 실시권을 재차 묵시적으로 허락하였다고 봄이 타당하다. 따라서 L은 2012. 8.경 이 사건 공사(EMP 방호시설 공사)를 완료할 당시 이 사건 특허발명의 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자였다고 할 것이다. 이를 다투는 원고의 주장, 즉 L은 이 사건 특허발명에 관한 실시권자에 해당하지 아니한다는 취지의 주장은 받아들이지 아니한다. 다) 적법한 양도 (1) L이 2012. 8.경 이 사건 공사를 완료하였다는 점은 앞서 본 바와 같고, 같은 무렵 L이 이 사건 공사에 따른 EMP 방호시설을 피고에게 ‘인도’하였다는 사실에 관하여는 원·피고 사이에 다툼이 없다.주3) 그리고 갑 제3~5, 11, 12호증, 을 제5, 6호증의 각 기재 및 영상을 종합하면 다음의 사정들을 알 수 있다. 즉 ① 이 사건 특허발명의 기술내용이 실질적으로 적용된 것은 이 사건 공사인 EMP 방호시설 제작·설치 공사 부분인데, EMP 방호시설의 제작에 필요한 방호문, 차폐판, 환풍구 등 건축 재료는 도급인인 피고가 직접 제작한 것이 아니라, D 등 하수급인이 수급인 L의 지시에 따라 제조하여 제공한 것이었다. ② L과 D가 체결한 하도급 계약(갑 제3호증)의 ‘건설공사 하도급계약조건’에도, D가 공사에 사용할 재료를 신품으로 하여 L의 검사를 받아야 한다는 취지의 규정(제11조 제1항, 제2항)과 하도급계약에 따라 L이 D에 지급하는 재료는 L의 소유로 한다는 취지의 규정(제12조 제2항)이 포함되어 있었고, 이와 달리 도급인인 피고가 지급하거나 제공하는 재료에 관하여는 규정이 발견되지 아니한다(이 사건 공사에 소요되는 레미콘, 철근 등 건축 재료와 조명기구·보일러 등 기구는 모두 피고 외의 제3자로부터 공급되었다). (2) 이 사건 공사의 도급관계를 둘러싼 전항의 사정들을 종합하여 보면, L은 이 사건 특허발명의 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자로서 2012. 8.경 피고에게 이 사건 특허발명이 구현된 EMP 방호시설을 ‘인도’하는 것을 넘어서 이를 적법하게 ‘양도’하기에 이르렀다고 봄이 타당하다. 이를 다투는 원고의 주장, 즉 L이 EMP 방호시설을 피고에게 ‘인도’하였을 뿐 ‘양도’한 바가 없다는 취지의 주장은 받아들이지 아니한다. 라) 검토결과의 정리 (1) 이상과 같이 L이 2012. 8.경 이 사건 특허발명의 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자로서 피고에게 EMP 방호시설을 적법하게 양도하였으므로, 설사 EMP 방호시설이 원고의 주장처럼 이 사건 특허발명이 그대로 구현된 물건이라고 하더라도 위와 같이 적법하게 양도된 EMP 방호시설에 대해서는 이 사건 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었다고 할 것이다. (2) 한편 원고는, D가 피고에게 이 사건 특허발명에 관한 실시권을 묵시적으로 설정하여 주었더라도, 그 실시의 범위는 EMP 방호시설의 제작·설치에만 미치고 이를 넘어서 EMP 방호시설의 사용에는 미치지 아니할 뿐만 아니라, 피고의 실시권은 그 설정등록이 마쳐지지 않던 중 이 사건 특허권을 양수받은 C이나 원고에 대해서는 효력이 없다고 주장하나, 이러한 피고의 실시권에 관한 주장사유는 L의 실시권에 기초한 위의 특허권 소진 판단에 장애가 되지 아니한다. (3) 또한 원고는, D가 앞서 본 이 사건 특허권에 대한 실시권을 허락하면서 그로부터 아무런 실질적인 이익도 얻지 못하였다는 사유를 들어, EMP 방호시설에 대해서 이 사건 특허권이 소진되었다고 하여서는 안 된다고 주장하나, 원고의 위 주장사유는 L이 이 사건 특허발명의 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자로서 이 사건 특허발명이 구현된 EMP 방호시설을 피고에게 양도하였다는 위의 판단에 아무런 장애가 되지 아니한다. 앞서 살펴본 것처럼 D는 이 사건 공사 부분을 하도급 받는 등의 이익을 위하여 EMP 방호시설 관련 자료를 제공하였고, 또한 실제로 201사업의 시공사로 선정된 L과 하도급 계약을 체결하였으므로, D가 위 실시권 허락을 통하여 아무런 실질적인 이익도 얻지 못하였다고 단정할 수도 없다. 다. 소결 위와 같이 피고에게 양도된 EMP 방호시설에 대해서 이 사건 특허권이 소진되었으므로, 피고가 2015. 7. 7.부터 2021. 3. 3.까지 이 사건 공사에 따른 EMP 방호시설을 사용하였다고 하더라도 그로써 이 사건 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다. 이를 지적하는 피고의 특허권 소진 주장은 이유 있고, 이와 다른 전제에 서 있는 원고의 청구원인 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다. 3. 결론 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 원고의 항소와 이 법원에서 확장한 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각한다. 판사 권순민(재판장) 정택수 문주형 주1) 원고는 제1심에서 사용료청구와 손해배상청구를 선택적으로 구하다가, 이 법원에 이르러 사용료청구 부분을 취하하고 손해배상청구 부분의 청구금액을 위와 같이 확장하였는데, 그 손해배상청구 중 EMP방호시설의 ‘제작·설치’에 관한 부분은 청구원인에서 제외하고 위 시설의 ‘사용’에 관한 부분만으로 청구원인을 최종 정리하였다(이 법원 제1차 변론기일조서 참조). 주2) 앞서 본 것처럼 2009. 10. 27. D 앞으로 이 사건 특허권에 관한 전부이전등록이 마쳐졌다. 주3) 이 법원 제1차 변론기일조서 참조

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2020나1285 (3281595)

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