대법원 2009. 5. 28. 선고 2009후498 판결

[등록무효(특)][미간행] 【판시사항】 [1] 특허청구범위의 정정이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부의 판단 기준 [2] 명칭이 “CMOS공정만을 사용하여 설계된 반도체 신호처리장치를 갖는 적외선 리모콘 수신기”인 특허발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재한 부분이 히스테리시스 비교기의 오기임을 통상의 기술자가 쉽게 알 수 있으므로, 이 부분을 히스테리시스 비교기에 대한 예인 것으로 바꾼 제2정정은 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되는 경우에 해당하지 않는다고 한 사례 【참조조문】 [1] 특허법 제136조 제3항 / [2] 특허법 제136조 제3항 【참조판례】 [1] 대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결(공1989상, 681), 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결(공2002상, 317), 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 【전 문】【원고, 상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 특허법인 명문외 1인) 【피고, 피상고인】 피고 주식회사 (소송대리인 특허법인 AIP외 1인) 【원심판결】 특허법원 2009. 1. 7. 선고 2007허13421 판결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단할 때는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이다( 대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “CMOS공정만을 사용하여 설계된 반도체 신호처리장치를 갖는 적외선 리모콘 수신기”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제532224호)에 대한 특허무효심판절차에서의 정정청구에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부가 문제로 되는 원심 판시 이 사건 제2정정은 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 외피신호 검출회로의 2가지 실시예인 도 9, 11과 관련된 기재 부분에서 비교기가 외피신호 검출회로에 포함되는 것으로 되어 있던 것을 외피신호 검출회로와는 별개 구성인 히스테리시스 비교기에 대한 예로 정정하는 것이다. 그런데, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 “도 9는 본 발명의 제1 실시예에 따른 외피신호 검출회로를 나타내는 도면으로서, 도 1에 도시된 적외선 리모콘 수신기의 외피신호 검출회로(400)에 해당한다. 도 9의 외피신호 검출회로는 고역통과 증폭기(910), 외피신호 추출부(920) 및 비교기(930)를 구비한다”, “도 11은 본 발명의 제2 실시예에 따른 외피신호 검출회로로서, 고역통과 증폭기(910), 제1 외피신호 추출부(920), 제2 외피신호 추출부(940) 및 비교기(930)를 구비한다”라고 각 기재하여 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재하고는 있으나, 그 발명의 상세한 설명 중 앞부분에서는 “본 발명의 제1 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부 및 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 외피신호 추출부를 구비하고”, “본 발명의 제2 실시형태에 따른 외피신호 검출회로는 입력신호를 수신하여 증폭하는 증폭부, 상기 증폭부의 출력을 수신하여 제1 외피신호를 발생시키는 제1 외피신호 추출부 및 상기 제1 외피신호 추출부의 출력을 수신하여 제2 외피신호를 발생시키는 제2 외피신호 추출부를 구비하고”라고 각 기재하여 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재하고 있지 않은 점, 도 9, 11에 도시된 비교기 내부에 히스테리시스를 의미하는 것으로 보이는 부호( TAGIMG00)가 그려져 있고, 도 1의 히스테리시스 비교기에서 나오는 출력신호와 도 9, 11의 비교기에서 나오는 출력신호가 디지털 펄스신호(DOUT)로 같은 점, 이 사건 특허발명에서 외피신호 검출회로로부터 나오는 신호는 히스테리시스 비교기뿐만 아니라 자동이득 조절회로에도 입력되고, 이 사건 특허발명의 자동이득 조절회로는 외피신호 검출회로의 출력을 수신한 다음 원래의 신호와 노이즈 신호를 구분하여 가변이득 증폭회로에 전달함으로써 가변이득 증폭회로가 원래의 신호와 노이즈 신호의 이득을 달리하여 증폭하게 하는데, 만약 비교기가 외피신호 검출회로에 포함된다면 자동이득 조절회로에 그 특성상 ‘HIGH’ 또는 ‘LOW’의 신호값밖에 없는 외피신호 검출회로의 출력신호인 디지털 펄스신호(DOUT)가 입력되어서, 원래의 신호와 노이즈 신호의 구분이 불가능하게 되어 자동이득 조절회로가 정상적으로 작동될 수 없는 점 등 이 사건 특허발명 명세서의 전체적인 기재와 도면의 도시 등에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재한 부분이 히스테리시스 비교기의 오기임을 통상의 기술자가 쉽게 알 수 있으므로, 이 부분을 비교기가 외피신호 검출회로의 한 부분이 아닌 히스테리시스 비교기에 대한 예인 것으로 정정한다고 하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된다고 볼 수 없다. 따라서 원심 판시 이 사건 제2정정은 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되는 경우에 해당하지 않는다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 정정에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 박시환(재판장) 박일환 안대희(주심) 신영철

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2009후498 (1977651)

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[ 참조조문 ]

특허법 제136조

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대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결
대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결
대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결

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