특허법원 1998. 11. 26. 선고 98허1747 판결：확정

[권리범위확인(특) ][하집1998-2, 341] 【판시사항】 이른바 생략발명 또는 불완전 이용발명에 해당하기 위한 요건 【판결요지】 등록된 특허의 권리가 미치는 범위는 원칙적으로 특허청구의 범위에 기재된 사항을 기준으로 하여 판단하여야 하고, 등록청구의 범위에 기재하는 하나의 청구항에는 하나의 발명 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재해야 하는 것이므로(구 특허법 제42조 제4항 제3호) 하나의 청구항에 복수의 요건을 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여된 것은 원칙적으로 권리범위에 속하지 않는 것이고 복수의 요건 각각에 독립된 기술적 범위를 주장하는 것은 허용되지 않는 것이며, 특허의 구성요건의 일부를 결여하고 있는 어느 발명이 특허의 권리범위를 벗어나기 위하여 그 구성요소의 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하여 특허의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략발명 또는 불완전 이용발명에 해당한다고 하려면, 특허와 동일한 기술사상을 가지고 있으면서 특허청구범위 중 비교적 중요하지 않은 구성요소를 생략한 경우에 그와 같은 생략에 의하여서도 당해 특허가 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우라야 하고, 특허의 중요한 필수적 구성요소를 결여함으로써 특허가 목적으로 하는 주된 작용효과를 발휘할 수 없는 경우에는 이에 해당한다고 할 수 없는 것이다. 【참조조문】 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제1호(현행 제29조 제1항 제1호 참조), 특허법 제42조 제4항 제3호 【참조판례】 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결(공1996상, 235) 【전 문】【원 고】 안장홍 (소송대리인 변리사 박장원) 【피 고】 국제정공 주식회사 (소송대리인 변리사 백홍기) 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 【청구취지】 특허청이 1997. 8. 29. 96당1142호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 소송비용은 피고의 부담으로 한다는 판결을 구하다. 【이 유】 1. 기초 사실 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다. 가. 특허청에서의 절차경위 원고는 명칭이 '주조용 쉘몰드 조형기'이고 발명의 요지가 다음 '나.'항과 같은 등록번호 제52945호인 특허(출원일 1989. 11. 10., 등록일 1992. 7. 9., 이하 '이 건 등록발명'이라 한다)의 특허권자이다. 피고는 그가 실시하고 있는 별지 (가)호 도면 설명서 기재의 발명{이하 '(가)호 발명'이라 한다}은 이 건 등록발명과 기술적 구성이 상이한 것이므로 이 건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 특허권 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허청은 위 심판청구 사건을 96당1142호로 심리하여 1997. 8. 29. 다음 '다.'항과 같은 이유로 (가)호 발명이 이 건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결(이하 '이 건 심결'이라 한다)을 하였다. 나. 이 건 등록발명의 요지 (1) 발명의 목적과 효과 종래의 쉘 모울드는 금형을 가열하고 그 외면에 코티드 샌드를 피복하여 응고시킨 후 금형을 분리하여 제조하는 방법으로 생산하는 것이어서 코티드 샌드의 품위가 떨어지면 정교한 주조를 할 수 없으므로, 정교한 주조를 위하여는 고가의 고품위 코티드 샌드를 사용하여야 하고, 쉘 모울드의 기능상 코티드 샌드가 소정의 두께를 유지하여야 하므로 많은 양의 고품위 코티드 샌드가 소모되어 생산원가가 높아지는 문제점이 있었다. 이 건 등록발명은 이러한 문제점을 시정하기 위하여 쉘 모울드의 내면은 고품위 코티드 샌드를 얇게 피복하고 그 외면으로 두텁게 저품위 코티드 샌드를 피복하여 하나의 쉘 모울드가 제조되게 함으로써 고품위의 코티드 샌드 사용량을 절감시켜 생산원가를 줄이고 주조제품에는 하등의 영향을 미치지 않도록 한 것이고, 이 건 등록발명의 기계를 사용함으로 인해 안내레일 위에서 대차를 움직여 가면서 필요한 작업을 순차적으로 실시할 수 있기 때문에 능률적이고 효과적인 조형작업을 달성시킬 수 있는 장점이 있고 조형과정에서 코티드 샌드가 허실될 염려가 없는 경제성이 있으며 조형효과를 높일 수 있는 등의 이점이 있다. (2) 특허청구의 범위(부호는 별지 이 건 등록발명 도면의 부호임) 일정길이를 유지하는 지지틀(1) 상단에 전후로 안내레일(2), (2a)을 고정시켜 안내레일을 따라 수평으로 왕복되게 대차(8)를 설치하고 지지틀(1)에는 외측방으로부터 탈형대(8)와 가열대(7) 및 코팅부를 차례로 설치하되 코팅부에는 고품위 코티드 샌드 회수통(15)과 저품위 코티드 샌드 회수통(17)을 구분되게 장치하여, 코티드 샌드 회수통(15), (17) 위에는 각각 고품위 코티드 샌드(18)와 저품위 코티드 샌드(19)를 수용하는 코티드 샌드 공급통(14), (16)을 장치하여 각각의 낙하공에 개폐기(14b), (16b)를 장치하고, 회수통(15), (17)과 공급통(14), (16) 사이에는 각각 공급관(14a), (16a)을 가설하여 인양작업이 가능하게 구성하고, 대차(8) 위에는 금형판(9)을 회전가능하게 장치하여 일측면에 금형(10)을 부착하고, 금형판(9) 외주에 직사각형 통으로 된 안내틀(13)을 착탈하게 구성하며, 탈형대(3)에는 안내공(3a)을 따라 승강되는 탈형돌기(4a)가 있는 승강판(4)을 승강작동간(5)에 연결하여 답판(6)으로 승강시킬 수 있도록 한 주조용 쉘 모울드(Shell Mould)조형기. 다. 이 건 심결 이유의 요지 이 건 등록발명은 고품위 코티드 샌드 회수통(15)과 저품위 코티드 샌드 회수통(17)을 구분되게 장치하고, 코티드 샌드 공급통(14), (16)도 각각 장치하여 낙하공에 개폐기(14b), (16b)도 각각 장치하였으며 공급관(14a), (16a) 또한 각각 장치하여 각기 그 기능을 달리하여 내면은 고품위의 코티드 샌드를 피복하고 외면은 저품위의 코티드 샌드를 피복하여 이중벽의 쉘 모울드(20)를 제조하여 전체를 고품위 코티드 샌드로 성형한 쉘 모울드와 차이가 없는 정밀한 주조가 가능하고 생산원가를 저렴하게 할 수 있는 효과가 있는 데 비하여, (가)호 발명은 코티드 샌드 회수통(6)과 공급통(7) 및 공급관(9), 개폐기(7) 등을 각각 한 개씩 설치하고 있으며 이 건 등록발명을 형성하는 각각의 구성요소들이 각각의 독립된 권리를 갖는 것이 아니고 각 구성요소들이 결합하여 전체적으로 하나의 독립된 특허권을 형성하는 것이므로 비록 (가)호 발명과 이 건 등록발명의 구성요소들이 부분적으로 같거나 유사한 점이 있다 해도 전체적으로 보아 이 건 등록발명과 (가)호 발명은 그 기술적 구성이 상이하고, (가)호 발명은 이 건 등록발명과 같은 효과를 전혀 기대할 수 없는 것이어서 작용효과 또한 서로 상이한 것이므로 (가)호 발명은 이 건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것이다. 2. 당사자의 주장 가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지 (1) 원고는 이 건 등록발명의 최초 발명자이고, 소외 김병식은 안장홍의 이 건 등록발명에 대하여 비밀유지의 의무를 갖는 자이므로 가사 피고의 주장과 같이 소외 김병식이 이 건 등록발명의 특허출원 전에 이 건 등록발명에 따른 주조용 쉘 모울드 조형기를 제3자에게 제작·판매함으로써 공지되게 되었다고 하더라도, 그것은 원고의 의사에 반하여 이루어진 것이므로 그로부터 6월 이내에 특허출원되어 등록된 이 건 등록발명은 신규성을 상실한 것으로 볼 수 없는 것이다. (2) 이 건 등록발명은 지지틀 상단에 안내레일을 설치하고 이 안내레일상에서 왕복운동하는 대차를 설치하며, 탈형대, 가열대, 회전 가능한 금형판과 금형 및 코팅부를 주요 구성요소로 하고 있고, 그 작용효과는 고품위와 저품위의 코티드 샌드 공급통과 회수통을 별개로 설치함으로써 고품위 코티드 샌드의 사용량을 줄여 생산원가를 저렴하게 할 수 있다는 것 이외에도 안내레일 위에서 대차를 움직여가면서 필요한 작업을 순차적으로 실시할 수 있기 때문에 능률적으로 효과적인 조형작업을 달성할 수 있는 점, 조형작업에서 코티드 샌드가 허실될 염려가 없어 경제성이 있다는 점 및 조형효과를 높일 수 있다는 점 등의 효과가 있는 것인데, (가)호 발명은 다른 기술적 구성은 모두 그대로 두고 코티드 샌드 공급통과 회수통만 하나씩 설치함으로써 고품위 코티드 샌드의 사용량을 줄여 생산원가를 저렴하게 하는 효과는 볼 수 없으나 그 이외의 나머지 작용효과는 모두 동일한 것이어서 이 건 등록발명과 (가)호 발명은 구성과 작용효과가 거의 동일한 것일 뿐만 아니라, (가)호 발명은 이 건 등록발명의 불완전 이용발명 또는 생략발명에 해당된다고 할 것이므로 이 건 등록발명의 권리범위에 속하는 것이다. 나. 피고의 주장 요지 (1) 이 건 등록발명은 그 출원 전에 소외 김병식이 동일한 기술적 구성의 물품을 제작하여 제3자에게 판매한 사실이 있는바, 가사 위 김병식이 비밀유지의무가 있는 자에 해당한다고 하더라도 비밀유지의무가 없는 제3자에게 판매한 이상 이 건 등록발명은 그 출원 전에 공지·공용된 것으로서 그 등록이 무효라고 할 것이므로 (가)호 발명은 이 건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니한다. (2) 이 건 등록발명의 목적은 쉘 모울드의 내면은 고품위 코티드 샌드를 얇게 피복하고 그 외면으로 두텁게 저품위 코티드 샌드를 피복하여 하나의 쉘 모울드가 제조되게 함으로써 고품위의 코티드 샌드 사용량을 절감시켜 생산원가를 줄이고 주조제품에는 하등의 영향을 미치지 않도록 하는 것이고, 그 목적을 달성하기 위하여 고품위와 저품위의 각 코티드 샌드통과 그 회수통을 별도로 두는 것을 기술적 구성의 요지로 하는 것인데, (가)호 발명은 코티드 샌드통과 회수통을 하나씩만 설치하는 구성으로 되어 있어서 그 기술적 구성이 다르고 이 건 등록발명이 달성하고자 하는 목적을 달성할 수 없는 발명이라고 할 것이고, 원고가 주장하는 이 건 등록발명의 나머지 효과들은 모두 부수적인 것에 불과하므로, (가)호 발명과 이 건 등록발명은 기술적 구성이 상이한 별개의 발명에 해당하고, (가)호 발명은 이 건 등록발명의 기술적 구성 중 중요하지 않은 부분을 생략하거나 불완전하게 이용한 발명이라고 볼 수도 없으므로 이 건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니한다. 3. 판 단 가. 이 건 등록발명이 출원 전에 공지된 것인지 여부 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제1호의 규정에 의하면 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 되어 있으므로 어느 발명이 그 특허출원 전에 비밀이 아닌 상태로 일반의 제3자에게 공개되거나 공연히 실시된 경우에는 그 발명은 원칙적으로 신규성을 상실하여 특허를 받을 수 없게 되는 것이다. 그런데 같은 법 제7조 제1항 제2호의 규정에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 자기의 의사에 반하여 제6조 제1항 각 호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 자기의 의사에 반하여 발명이 특허출원 전에 공지 또는 공용의 상태로 된 자가 그 때로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규성이 있는 것으로 의제되어 특허를 받을 수 있게 되는 것이다. 갑 제5호증, 을 제3호증의 각 기재와 증인 박용운, 이재환의 각 증언 및 변론의 전취지를 종합하면, 원고가 1989. 10.경 이 건 등록발명의 시제품을 원고가 대표이사로서 경영하던 (주)KPC(케이피씨)의 공장 내에서 제작하였는데 원고는 그 때 위 회사와의 계약에 의하여 위 회사 내의 크레인 설치 및 설비 유지보수 등의 일을 하여 오던 소외 김병식과의 사이에서 노무도급계약을 체결하고 위 김병식과 그의 직원 2명으로 하여금 위 회사의 공장 내에서 위 시제품을 제작하는 일을 하도록 한 사실, 그런데 위 김병식은 그 무렵 원고와의 위 계약에 따라 시제품을 제작하는 과정에서 얻은 지식과 기술을 이용하여 원고 모르게 임의로 위 시제품과 동일한 제품 2대를 별도로 제작하여 영천시 소재 영양금속을 경영하던 이영광에게 판매한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정에 일부 배치되는 갑 제6호증의 기재는 믿지 아니하고 을 제1호증은 그 진정성립을 인정할 증거가 없어 증거로 사용할 수 없으며, 달리 반증이 없다. 위 인정 사실에 의하면, 이 건 등록발명이 출원되기 전에 원고와의 노무도급계약에 의하여 이 건 등록발명의 시제품을 제작한 김병식과 그의 종업원들은 원고에 대한 관계에서 이 건 등록발명에 대한 비밀유지의무를 지는 것이 일반적인 거래관행이라고 할 것이므로 위 김병식과 그의 종업원들이 이 건 등록발명의 내용을 알게 되었다고 하여 이 건 등록발명이 공지되거나 공용된 것은 아니라고 할 것이나, 위 김병식으로부터 위 김병식이 원고 몰래 이 건 등록발명을 이용하여 별도로 제작한 제품을 매수한 이영광은 원고에 대한 관계에서 비밀유지의무가 없는 제3자라고 할 것이므로 이 건 등록발명의 실시품이 위 이영광에게 판매됨으로써 이 건 등록발명은 공지 또는 공용의 상태로 되어 신규성을 상실하게 되었다고 할 것이다. 그러나 이와 같이 위 김병식이 이 건 등록발명의 실시품을 원고 몰래 제작하여 이영광에게 판매한 것은 원고의 의사에 반하여 이루어진 것이라고 할 것이고, 한편 이 건 등록발명이 그로부터 6월 이내에 특허출원이 된 것임은 역수상 명백하므로, 이 건 등록발명은 위 구 특허법 제7조 제1항 제2호 소정의 신규성 의제의 규정에 의하여 신규성을 상실하지 아니한다고 할 것이다(피고는 구 특허법 제7조 제1항 제2호의 규정은 특허출원시에 그 취지를 기재한 서류를 제출한 경우에만 적용되는 것이라고 주장하나 구 특허법 제7조 제2항은 같은 조 제1항 제2호의 규정에 의한 신규성 의제에 대하여는 같은 조 제1항 제1호, 제3호 내지 제5호의 규정에 의한 신규성 의제의 경우와 달리 특허출원시에 그러한 취지를 기재한 서류를 제출할 것 등을 요건으로 규정하고 있지 아니하므로 위 주장은 이유 없다). 따라서 이 건 등록발명이 그 출원 전에 공지·공용된 것이므로 그 등록이 무효라는 피고의 주장은 이유 없다. 나. (가)호 발명이 이 건 등록발명의 권리범위에 속하는 것인지 여부 (1) 등록된 특허의 권리가 미치는 범위는 원칙적으로 특허청구의 범위에 기재된 사항을 기준으로 하여 판단하여야 하고, 등록청구의 범위에 기재하는 하나의 청구항에는 하나의 발명 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재해야 하는 것이므로( 특허법 제42조 제4항 제3호) 하나의 청구항에 복수의 요건을 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여된 것은 원칙적으로 권리범위에 속하지 않는 것이고 복수의 요건 각각에 독립된 기술적 범위를 주장하는 것은 허용되지 않는 것이며, 특허의 구성요건의 일부를 결여하고 있는 어느 발명이 특허의 권리범위를 벗어나기 위하여 그 구성요소의 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하여 특허의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략발명 또는 불완전 이용발명에 해당한다고 하려면, 특허와 동일한 기술사상을 가지고 있으면서 특허청구범위 중 비교적 중요하지 않은 구성요소를 생략한 경우에 그와 같은 생략에 의하여서도 당해 특허가 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우라야 하고, 특허의 중요한 필수적 구성요소를 결여함으로써 특허가 목적으로 하는 주된 작용효과를 발휘할 수 없는 경우에는 이에 해당한다고 할 수 없는 것이다. (2) 이 건 등록발명의 요지는 위에서 본 바와 같이 고품위의 코티드 샌드 사용량을 절감시켜 생산원가를 줄이기 위하여 쉘 모울드의 내면은 고품위 코티드 샌드를 얇게 피복하고 그 외면으로 두텁게 저품위 코티드 샌드를 피복하여 결국 고품위 코티드 샌드와 저품위 코티드 샌드로 된 이중벽의 쉘 모울드를 형성하는 것을 가장 중요한 목적으로 하고, 이러한 목적을 달성하기 위하여 고품위와 저품위의 각 코티드 샌드통과 그 회수통을 별도로 두는 것을 기술적 구성의 요지로 하는 것이다. 그런데 (가)호 발명은 코티드 샌드통과 그 회수통을 하나씩만 설치하여 이 건 등록발명이 목적하고 있는 것과 같은 이중벽의 쉘 모울드를 전혀 형성시킬 수 없는 구조로 되어 있으므로, 비록 (가)호 발명이 이와 같은 점을 제외하고는 이 건 등록발명과 동일한 구성을 취함으로써 이 건 등록발명의 다른 작용효과, 즉 안내레일 위에서 대차를 움직여가면서 필요한 작업을 순차적으로 실시할 수 있기 때문에 능률적으로 효과적인 조형작업을 달성할 수 있고, 조형작업에서 코티드 샌드가 허실되는 것을 막을 수 있으며, 조형효과를 높일 수 있는 효과를 달성할 수 있다고 하더라도, 위에서 본 바와 같이 이 건 등록발명의 가장 중요한 목적을 달성하기 위한 필수적 구성요소를 결여하고 있는 이상, (가)호 발명은 이 건 등록발명과 동일성의 범주를 벗어난 발명에 해당하고, 이를 가리켜 이 건 등록발명의 생략발명 또는 불완전이용발명에 해당한다고 할 수 없다고 할 것이다. 따라서 (가)호 발명은 이 건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것이라고 할 것이므로 이 점에 관한 원고의 주장은 이유 없고, 이와 결론을 같이한 이 건 심결은 정당하다. 4. 결 론 그렇다면 원고의 이 건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 박일환(재판장) 이장호 이수완

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 98허1747 (1996763)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제6조 제7조 제29조 제42조

[ 참조판례 ]

대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결(공1996상, 235)

[ 참조판례 체계도 ]

[ 법관/대법관 태그]

박일환 이장호 이수완