대법원 1987. 10. 13. 선고 87후45 판결

[거절사정][집35(3)특,470;공1987.12.1.(813),1720] 【판시사항】 이미 존재가 확인되고 용이하게 입수할수 있는 신규한 미생물의 기탁요부 【판결요지】 미생물을 이용한 발명에 있어서는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 되지 않는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없어 특허법시행령 제1조 제2,3항에서 미생물기탁제도를 두고 있는 바, 발명에 이용된 미생물이 신규한 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁 제도에 관한 위 법령의 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 신규한 미생물이라 할지라도 이미 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물을 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 방법으로 변이시켜 확실하게 생성할 수 있다면 그 미생물은 그 발명이 속하는 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것으로 보아 이를 기탁할 필요가 없다. 【참조조문】 특허법시행령 제1조 제2항, 제1조 제3항 【전 문】【출원인, 상 고 인】 주식회사 미원 소송대리인 변리사 문기상 외 1인 【상대방, 피상고인】 특허청장 【원심판결】 특허청 항고심판소 1987.2.28. 자 86항절504 심결 【주 문】 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 미생물을 이용한 발명에 있어서는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 되지 않는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없으므로 특허법시행령 제1조 제2항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자에게 그 미생물을 특허청장이 지정하는 기관에 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하도록 하는 한편 같은 조 제3항에서는 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있도록 규정하고 있는 바, 발명에 이용된 미생물의 신규로 미생물로 인정되는 경우에는 미생물 기탁제도의 위와 같은 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 신규한 미생물이라 할지라도 이미 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물을 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 방법으로 변이시켜 확실하게 생성할 수 있다면 그 미생물은 그 발명이 속하는 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것으로 보아 이를 기탁할 필요가 없다고 함이 상당하다. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 본원발명은 브레비박테리움 암모니아게네스에 속하고 계면활성제 및 고온에 내성을 갖는 동시에 고농도의 5'-크산틸산배양액에서 5'-크산틸산을 직접 5-구아닐산으로 전환시키는 성질을 가지는 변이주 MW-6643을 5'-크산틸산을 함유한 배지에 배양하여 5'-구아닐산을 축적시키는 것을 그 내용으로 하는 미생물에 의한 5'-구아닐산의 제조방법에 관한 것으로서 이 사건 발명에 이용되는 미생물인 MW-6643은 브레비박테리움암모니아게네스 ATCC-6872를 1차 변이처리하여 유도된 MW-1672를 다시 변이 처리하여 얻을 수 있다고 되어 있기는 하나 본원명세서기재에 의하면, 위 MW-6643은 친주인 MW-1672과는 그 배양 및 생리학적 특성, 생육도, 계면활성제 및 고온에 대한 내성에 차이가 있어 신규 미생물로 인정되므로 위 MW-6643은 본원발명 출원전에 미리 기탁되었어야 할 것임에도 불구하고 그 출원후에 비로소 기탁한 것은 특허법시행령 제1조 제2항의 규정에 위배되고, 따라서 본원발명은 특허를 받을 수 없다고 판단하고 있다. 그러나 본원 명세서에는 본원발명에 이용되는 미생물인 MW-6643을 친주인 MW-1672로부터 변이처리하여 얻는 방법이 자세히 기재되어 있으므로 위 MW-6643이 설사 신규한 미생물이라 할지라도 위에서 설시한 법리에 비추어 보면, 첫째로 친주인 MW-1672가 이미 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할수 있는 미생물인가, 둘째로 위 MW-1672를 본원명세서에 기재된 방법대로 변이 처리하여 MW-6643이 확실하게 생성되는 것인가, 세째로 위 변이처리의 방법이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는가 하는 점에 관하여서까지 각 심리판단한 연후에 비로소 그 기탁의 필요성유무를 가릴 수 있는 것이라 할 것인 바, 원심이 이러한 점을 간과한 채 위 MW-6643이 신규한 미생물이라는 점만으로 곧바로 이를 기탁하지 않으면 특허를 받을 수 없는 것으로 단정한 것은 특허법시행령 제1조 제3항의 법리를 오해한 나머지 그 심리를 다하지 아니하여 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이고, 이를 지적하는 취지의 상고논지는 이유 있다. 따라서 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이준승(재판장) 김형기 박우동

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 87후45 (2088553)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법시행령 제1조

[ 따름판례 ]

대법원 1989. 8. 8. 선고 88후42 판결
대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260 판결
대법원 1991. 11. 12. 선고 90후2256 판결
대법원 1991. 8. 27. 선고 90후1512 판결

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이준승 김형기 박우동

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