대법원 1984. 5. 29. 선고 83후84 판결

[거절사정][집32(3)특,286;공1984.8.1.(733)1190] 【판시사항】 가. 특허출원 당시의 “헤테로 고리 화합물을 식물에 처리하는 수정방지법 TAGIMG00 이란 청구범위를 “곡류식물의 줄기 신장단계에 적용하는 등 교배종자획득법”으로 보정신청한 경우 그 보완의 허부 나. 일반식을갖는 TAGIMG01헤테로 화합물의 적용방법에 관한 특허출원이 “물질자체의 성질에 따른 용도의 발명”인지 여부 【판결요지】 가. 출원인이 특허출원 당시에는 청구범위를 “일반식(I)을 가지는 헤테로 고리화합물로 식물을 처리함을 특징으로 하는 식물에서의 수정방지법 TAGIMG02라 기재하였다가 거절사정되자 항고심판청구와 함께 보정서를 제출하여 그 범위를 “곡류식물에 일반식(I)을 갖는 헤테로 고리화합물을 2마디 단계와 이삭이 나오는 사이의 성장단계에서 적용하고 이어서 이종곡류식물의 화분으로 식물을 수분시켜 교배종자를 얻는 단계로 구성되는, 수술꽃밥의 수정방지에 의한 교배종자획득법”이라 정정한 경우, 그같은 정정 내용은 단순한 자구의 수정이나 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명이 아니라 특허청구범위의 확장이며 출원공고 결정 후의 출원서 요지변경에 해당되어 구 특허법시행규칙(1975.12.9 상공부령 제467호) 제16조에 의하여 그 보완을 인정할 수 없다. 나. 이 사건 출원발명은 일반식 TAGIMG03로 표시되는 헤테로 고리화학물이 식물의 수정방지작용을 한다는 것을 그 요부로 하는 것으로서, 그 적용은 식물발육의 여러 단계중 어느 때라도 상관없으나 2마디 단계와 이삭이 나기 직전 즉 식물줄기의 신장기간에 적용함이 바람직하고 또 보통방법으로 적용할 수 있는 것으로서 고체 또는 액체인 담체등에 조성시켜 분무함이 바람직하다는 정도이어서 위 화합물의 적용방법 자체에 어떤 특성이나 특수성이 있다는 것은 아니므로, 구 특허법(1973.12.31 법률 제2658호) 제4조 제5호 소정의 “물질자체가 지니는 성질에 따르는 용도의 발명”에 해당하여 특허 받을 수 없다. 【참조조문】 가.구 특허법 (1973.12.31 법률 제2658호) 제63조 제1항 제63조 제3항, 구 특허법시행규칙 (1975.12.9 상공부령 제467호) 제15조 제16조, 특허법 제63조, 특허법시행령 제2조 / 나. 구 특허법 (1973.12.31 법률 제2658호)제4조 제5호, 특허법 제4조 【전 문】【상고인(출원인)】 셀 인터나쵸 나아레 레사아치 마아츠샤피 비이부이 소송대리인 변리사 차순영 외 1인 【피상고인】 특허청장 【원심심결】 특허청 1983.8.30. 자 1982년 항고심판 절 제251호 심결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고 소송비용은 상고인의 부담으로 한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 1. 원심결은 특허법 제59조(제57조의 오기로 본다)의 규정에는 발명의 기술범위를 출원서에 첨부된 명세서의 특허청구의 범위 기재내용에 의하여 정한다고 되어 있고 특허법시행령 제1조의 규정에서 특허청구의 범위는 발명의 구성에 필요한 사항을 기재하도록 규정하고 있다. 그런데 본원 발명의 출원명세서를 정사하건대, 특허청구범위에 명시하고 있는 바는 “구조식 TAGIMG04인 헤테로 고리화합물로 식물을 처리하는 식물에서의 수술꽃밥의 수정방지법 TAGIMG05”으로 표시되어 있음을 보아 그 기재내용이 발명기술이고 요지임이 명백하다 하겠고 구조식TAGIMG06의 화합물질이 화본과 식물의 수정을 방지하는 수정방해작용을 하는 물질임을 명세서의 기재내용에 의하여 알 수 있는바, 본원 발명은 이 물질은 화본과 식물수술의 꽃밥에 적용하여 화본의 수정을 방지한다는 사용방법으로 표시 기재하고 있으나 그 기재내용에서는 “식물에 처리한다”고만 표시하고 그 사용방법 자체에 특징이나 특수방법을 청구의 범위로 하고 있지 않음이 명백하다. 그렇다면 본원 발명요부는 사용방법 자체에는 특징과 특수성이 없고 다만 헤테로 고리화합물인 TAGIMG07물질이 수정방지작용을 한다는 것 밖에는 발명의 내용이 없다고 하여야 할 것이다. 그러면 특허법 제4조 제5항(제5호의 오기로 본다)의 규정에 “물질자체가 지니는 성질에 따르는 용도의 발명”은 특허받을 수 없다고 되어 있어 본원 발명은 화합물질 TAGIMG08 이 수정방지작용을 하는 것을 특허대상으로 하고 있는 발명이고 물질자체가 지니는 성질에 따르는 수정방지용도, 수정방지작용을 하는 성질 그 자체 그대로를 용도로 하고 있는 것이므로 즉 용도를 특허받고자 하는 것에 귀착되어 이는 특허법에서 특허하지 아니하는 발명에 해당하는 것으로 밖에 볼 수 없는 발명이라 하겠다고 판시하여 특허출원을 거절한 사정을 유지하여 상고인의 항고심판청구를 배척하였다. 2. 현행 특허법(1982.11.29 법률 제3566호로써 개정된 것) 부칙은 이 법은 공포한 날로부터 시행한다 하고 1980.12.31 법률 제3325호 개정법 부칙 제3조는 이 법시행 전에 한 특허출원의 심사 및 거절사정불복항고심판은 종전의 규정에 의한다고 규정하고 있으므로 1976.9.2 출원한 이 사건 특허출원에 대하여는 당시 시행중이던 특허법(1973.12.31 법률 제2658호로써 개정된 것)과 동법시행령 (1975.6.14. 대통령령 제7652호로써 개정된 것)을 적용할 것이다. 3. 위 특허법에서는 특허출원서등의 보정등에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 아니하나 동법 제63조는 그 제1항에 특허권자는 특허발명의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 정정허가를 청구할 수 있다. 1. 특허청구범위의 감축 2. 오기의 정정 3. 불명료한 기재의 석명, 그 제3항에는 전 각항의 경우에 있어서는 특허청구의 범위를 확장 또는 변경할 수 없다고 규정하고 있어 특허된 발명에 대하여 그 정정을 할 수 있는 점을 미루어 볼때 특허출원서등에 관하여도 위와 같은 제한범위내에서 그 보정을 예정하고 있음을 알 수 있다. 당시 시행중이던 특허법시행규칙(1975.12.9 상공부령 제467호로써 개정된 것) 제15조에는 제1항에서 「특허국장, 심판장 또는 심사관은 출원서등에 관하여 기간을 정하여 그 흠결을 보완할 것을 명할 수 있다」하고 동 제2항은 「특허국에 출원청구 기타의 절차에 관한 서류, 견본 또는 기타의 물건을 제출한 자는 심사, 심판, 항고심판, 또는 재심의 계속중에 한하여 이를 보완할 수 있다. 다만 그 보완의 내용이 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다」하고 동 제3항은 「출원인은 제2항의 규정에 불구하고 출원공고의 결정전에 한하여 그 출원서, 명세서 및 도면을 보완할 수 있다. 다만 보완의 내용이 그 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다」고 규정하고 동 제16조 제1항은 「제15조의 규정에 의한 보완의 내용이 동조 제2항 단서 또는 동조 제3항 단서의 규정에 위반되는 것인 때에는 그 보완은 이를 인정하지 아니한다」고 규정하고 있다. 4. 기록에 의하면, 상고인은 본원 출원서에서 특허청구의 범위를 “다음 일반식(I)을 가지는 헤테로 고리화합물로 식물을 처리함을 특징으로 하는 식물에서의 수술꽃밥의 수정방지법 TAGIMG09 이라고 TAGIMG10기재하였다가 항고심판청구와 동시에 같은 자로 특허법시행규칙 제15조의 규정에 의한 보정서를 제출하여 특허청구의 범위를 “곡류식물에 다음 일반식(I)을 가지는 헤테로 고리화합물을 2마디 단계와 이삭이 나오는 사이의 식물성장단계에 적용하고 이어서 다른 종류의 곡류식물로부터의 화분으로 식물을 수분시켜서 교배종자를 얻는 단계로 구성되는 수술꽃밥의 수정방지에 의한 교배종자를 만드는 방법” ((I)식은 위의 것과 같으니 생략한다)이라고 정정한다고 하였음이 분명하다. 위 보정서를 검토하니 이는 단순한 자구의 수정이나 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명이 아니라 특허청구의 범위를 확장한 것이며 그 자체가 출원공고의 결정 후에 한 출원서의 요지를 변경한 것에 해당되어 위 규칙 제16조에 의하여 그 보완을 인정할 수 없는 터이므로 원심결이 이 보정서에 기재된 청구범위를 심판의 대상으로 삼지 아니하고 최초에 제출된 출원서에 기재된 청구범위에 관한 심판을 한 조치를 수긍할 수 있으니 여기에는 특허출원서의 보완에 관한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 5. 기록에 의하여 본원 특허출원의 명세서를 검토하니 일반식TAGIMG11 로 표시되는 헤테로 고리화합물의 적용방법에 관하여 위 화합물은 식물발육의 적용방법에 관하여 위 화합물은 식물발육의 여러단계중 어느 때라도 적용하면 되는 것이나 식물의 2마디 단계와 이삭이 나오기 직전까지의 사이 즉 식물줄기의 신장기간 동안에 적용함이 바람직하다는 것이고 위 화합물은 식물에 다른 화합물질을 적용하는 보통방법과 같은 방법으로 적용할 수 있는 것으로서 제초제를 적용하는 경우처럼 고체 또는 액체인 담체등에 조성시켜 분무하는 것이 바람직하다는 것이므로 결국 위 화합물의 적용방법 자체에 어떤 특징이나 특수성이 있다는 것이 아님을 알 수 있어 본원발명의 요부는 위 화합물의 적용방법에 관한 것이 아니라 위 화합물이 식물에 수정방지의 작용을 한다는 화합물의 용도부분이라고 보아진다. 따라서 원심결이 본원발명은 위 특허법 제4조 제5호에 규정된 “물질 자체가 지니는 성질에 따르는 용도의 발명”에 해당되어 특허받을 수 없는 것이라고 단정한 조치는 정당하고 거기에 소론과 같은 심리미진이나 용도발명에 관한 법리오해가 있다고 할 수 없다. 그러므로 상고를 기각하고, 상고 소송비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 전상석(재판장) 이일규 이성렬 이회창

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 83후84 (2093763)

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[ 참조조문 ]

특허법시행규칙 제15조 제16조

특허법시행령 제2조

특허법 제4조 제15조 제16조 제63조

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