대법원 1985. 7. 23. 선고 83후26 판결

[거절사정][공1985.9.15.(760),1182] 【판시사항】 원출원을 정정없이 한 분할출원이 적법하다고 본 예 【판결요지】 구 특허법(1963.3.5 법률 제1293호) 제9조 및 같은법시행규칙(1970.3.23 상공부령 제314호) 제45조 제1항에 따라 2 이상의 발명을 1출원으로 한 자가 2 이상의 출원으로 분할출원할 경우 원출원 중 일부 발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하여도 적법하다고 보아야 할 것이다. 【참조조문】 구 특허법(1963.35 법률 제1293호) 제9조, 구 특허법시행규칙(1970.3.23 상공부령 제314호) 제45조 제1항 【참조판례】 대법원 1983.7.26. 선고 83후23 판결, 1984.1.31. 선고 83후24 판결, 1984.2.28. 선고 83후20 판결, 1985.7.23. 선고 83후27 판결(동지) 【전 문】【심판청구인, 상고인】 심판청구인 소송대리인 변리사 이윤모 【피심판청구인, 피상고인】 특허청장 【원심판결】 특허청 1983.2.11. 자 1981년 항고심판절 제545호 심결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 이 사건 원출원 당시에 시행되던 구 특허법(1963.3.5 법률 제1293호) 제9조에 의하면, 2 이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2 이상의 출원으로 분할출원한 경우에는 그 분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다고 규정하고 있고, 같은법시행규칙(1970.3.23. 상공부령 제314호) 제45조 제1항에 의하면, 법 제9조의 규정에 의하여 2 이상의 발명을 포함한 1 특허출원을 2 이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정하고 기타 발명에 대하여는 신규출원을 하여야 한다고 규정하고 있다. 그런데 위에서 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우도 포함하는 것인 바, 원출원 중 일부발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하여도 적법하다고 보아야 할 것이다(당원 1983.7.26. 선고 83후23 판결; 1984.1.31. 선고 83후24 판결 ;1984.2.28. 선고 83후20 판결). 그런데 기록에 의하면, 심판청구인은 이 사건 출원발명은 원출원발명의 상세한 설명에 기재된 것으로서 분할출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다고 주장하고 있으므로 (1981.1.20.자 보충의견서 참조), 원심으로서는 원출원의 내용과 이 사건 출원내용을 대비하여 과연 심판청구인의 주장과 같이 이 사건 출원발명이 원출원발명의 상세한 설명에 기재된 일부분으로서 이것을 정정하지 아니하더라도 원출원을 이 사건 출원과 별개의 하나의 발명에 대한 출원으로 볼 수 있을 것인지의 여부를 심리하여 만일 원출원의 정정이 필요없다고 인정된다면 원출원을 정정하지 아니하였다고 하여도 이 사건 출원을 적법한 것으로 보고 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 원심은 여기에 대한 아무런 심리판단을 함이 없이 심판청구인이 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정함이 없이 한 이 사건 출원은 분할출원의 요건을 갖추지 못한 부적법한 것이라고 가볍게 물리쳤으니, 결국 원심결에는 심리미진 및 판단유탈의 위법이 있다는 비난을 면할 수 없고 이 점을 지적하는 논지는 이유있다. 이에 원심결을 파기하고, 다시 심리하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 이정우(재판장) 정태균 신정철 김형기 대법관 정태균은해외출장중이므로서명날인불능임.대법관 이정우(재판장)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 83후26 (2087568)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법시행규칙 제45조

특허법 제9조

[ 참조판례 ]

당원 1983.7.26. 선고 83후23 판결
대법원 1983.7.26. 선고 83후23 판결
1984.1.31. 선고 83후24 판결
1984.2.28. 선고 83후20 판결
1985.7.23. 선고 83후27 판결(동지)

[ 참조판례 체계도 ]

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