대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결

[권리범위확인(상)][공2013상,99] 【판시사항】 [1] 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용되어 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있는지 여부(적극) 및 그 부분이 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받는지 여부(소극) [2] 갑 등이 등록상표 “ TAGIMG00”의 상표권자 을 주식회사를 상대로 ‘골프화’를 사용상품의 하나로 한 확인대상표장 “ TAGIMG01”가 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 소극적 권리범위확인심판청구를 한 사안에서, 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG02” 문자부분은 ‘골프화’에 관해서 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분’이 될 수 있으므로, ‘골프화’와 동일·유사한 상품에 “ TAGIMG03” 문자부분과 동일·유사한 표장을 사용하는 것은 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로, 이와 달리 본 원심판결에 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 한 사례 【판결요지】

[1] 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 그러한 부분은 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다. [2] 갑 등이 등록상표 “ TAGIMG04”의 상표권자 을 주식회사를 상대로 ‘골프화’를 사용상품의 하나로 한 확인대상표장 “ TAGIMG05”가 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 소극적 권리범위확인심판청구를 한 사안에서, 을 회사는 ‘골프화’가 등록상표의 지정상품으로 추가등록될 때까지 오랜 기간 “SUPERIOR”라는 영문자로만 구성된 상표(이하 “SUPERIOR 문자상표”라 한다)와 월계관 도형과 “SUPERIOR” 문자가 결합된 상표(이하 “SUPERIOR 결합상표”라 한다) 및 등록상표를 각종 골프 관련 상품의 표장으로 사용하여 왔고, SUPERIOR 결합상표는 등록상표 구성 중 “ TAGIMG06” 문자부분과 동일성이 인정되는 “SUPERIOR” 문자부분을 포함하고 있으며, SUPERIOR 결합상표 및 등록상표 모두 “SUPERIOR”라는 문자부분에 의해 호칭됨으로써, SUPERIOR 결합상표 및 등록상표의 사용은 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG07” 문자부분이 사용에 의한 식별력을 취득하는 데 도움이 되었을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG08” 문자부분은 이미 ‘골프화’에 관해서 국내 수요자나 거래자에게 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 ‘현저하게’ 인식되어 있어 지정상품으로 추가등록된 ‘골프화’에 관해서는 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분’ 즉 요부가 될 수 있고, 이 경우 위 문자부분은 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않으므로, ‘골프화’와 동일·유사한 상품에 “ TAGIMG09” 문자부분과 동일·유사한 표장을 사용하는 것은 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로, 이와 달리 본 원심판결에 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 한 사례. 【참조조문】 [1] 상표법 제6조 제1항 제3호, 제2항, 제47조, 제51조 제1항 제2호 / [2] 상표법 제6조 제1항 제3호, 제2항, 제47조, 제51조 제1항 제2호 【참조판례】 [1] 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결(공1997하, 2009), 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 【전 문】【원고, 상고인】 주식회사 슈페리어 (소송대리인 변리사 안영길) 【피고, 피상고인】 피고 1 외 1인 (소송대리인 변리사 박용환) 【원심판결】 특허법원 2011. 4. 14. 선고 2010허9460 판결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고( 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 참조), 그러한 부분은 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다 ( 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결 등 참조). 기록에 의하면, 원고는 1983년경부터 “골프화”가 이 사건 등록상표 “ TAGIMG10”(등록번호 제662467호)의 지정상품으로 추가등록결정된 2010. 10. 27.까지 약 27년간 “SUPERIOR”라는 영문자로만 구성된 상표(이하 “SUPERIOR 문자 상표”라 한다)와 “ TAGIMG11”, “ TAGIMG12”, “ TAGIMG13”와 같이 월계관 도형과 “SUPERIOR” 문자가 결합된 결합상표(이하 “SUPERIOR 결합상표”라 한다) 및 이 사건 등록상표를 골프의류, 골프가방, 골프화 등 원고가 생산·판매하는 각종 골프 관련 상품의 표장으로 사용하여 온 점, 원고가 하나의 카탈로그나 하나의 골프용품에 SUPERIOR 문자 상표 및 SUPERIOR 결합상표를 자주 혼용함으로써 일반 수요자들은 SUPERIOR 문자 상표와 SUPERIOR 결합상표의 출처가 동일하다고 인식하였을 것으로 보이는 점, 원고가 1995년부터 2000년까지 5회에 걸쳐 방송사 후원 아래 “SUPERIOR OPEN” 골프대회를 주최하였으며, 1996년 4월경 기간을 3년으로 정하여 프로 골프선수 소외인과 후원계약을 체결하고, 이후 두 차례 계약을 갱신하여 2004년 4월경까지 그 후원계약을 유지하였는데, 소외인이 2002년 미국 PGA 골프대회에서 한국인 최초로 우승을 하기도 함으로써 2002년경부터 2006년경까지 국내 각종 신문에 SUPERIOR 문자 상표가 부착된 모자를 착용한 소외인의 사진이 상당수 게재되기도 한 점, SUPERIOR 결합상표 및 이 사건 등록상표와 SUPERIOR 문자 상표를 사용한 원고 회사 상품의 매출액이 1983년경부터 2008년경까지 연간 적게는 11억여 원에서 많게는 859억여 원에 이르는 등 위 기간 합계 8,652억여 원에 이르고, 같은 기간 광고비도 적게는 연간 1억 2,000여만 원에서 많게는 55억여 원 정도를 지출하여 위 기간 합계 약 543억여 원 상당의 광고비를 지출하였으며, 그에 따라 SUPERIOR 결합상표 중 “ TAGIMG14” 상표는 1998년 국내 골프의류시장에서 5대 상표 중 하나로 자리 잡게 된 점, 원고의 매장이 2008년경 전국 각지의 126개 백화점과 22개의 골프장에 입점하여 있는 점, SUPERIOR 결합상표 및 이 사건 등록상표는 모두 “SUPERIOR”라는 문자부분에 의해 호칭되어 온 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정, 특히 원고가 SUPERIOR 결합상표뿐만 아니라 SUPERIOR 문자 상표도 장기간 사용하여 왔던 점과 SUPERIOR 결합상표는 이 사건 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG15” 문자부분과 동일성이 인정되는 “SUPERIOR” 문자부분을 포함하고 있을 뿐만 아니라 그러한 문자부분에 의해 호칭되어 왔으므로 SUPERIOR 결합상표 및 이 사건 등록상표의 사용은 이 사건 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG16” 문자부분이 사용에 의한 식별력을 취득하는 데 도움이 되었을 것으로 보이는 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 종합적으로 고려하면, 이 사건 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG17” 문자부분은 “골프화”가 이 사건 등록상표의 지정상품으로 추가등록결정된 2010. 10. 27.경 이미 골프의류, 골프가방뿐만 아니라 골프화에 관해서도 국내 수요자나 거래자에게 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 ‘현저하게’ 인식되어 있었다고 보아야 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG18” 문자부분은 지정상품으로 추가등록된 “골프화”에 관해서는 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분’, 즉 요부가 될 수 있다. 또한 앞서 본 법리에 비추어 보면 이 사건 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG19” 문자부분이 골프화에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 그 이후에 지정상품으로 추가등록된 “골프화”와 관련하여서는 위 문자부분이 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 아니하므로, “골프화”와 동일·유사한 상품에 “ TAGIMG20” 문자부분과 동일·유사한 표장을 사용하는 것은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 “ TAGIMG21” 문자부분이 지정상품추가등록 출원일인 2010. 6. 24.경 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였음을 전제로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 원심판결에는 사용에 의한 식별력의 취득에 관한 법리 및 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 원고의 상고이유 주장은 이유 있다. 그러므로 원고의 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김용덕(재판장) 신영철(주심) 이상훈 김소영

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2011후774 (2060870)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

상표법 제6조 제47조 제51조

[ 참조판례 ]

대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결
대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결

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김용덕 신영철 이상훈 김소영