국민권익위원회 2003-04979, 2003. 10. 6., 기각

【재결요지】 사 건 03-04979 전용실시권설정등록거부처분취소청구 청 구 인 주식회사 ○○(대표이사 한○○) 서울특별시 ○○구 ○○동 175-2 ○○오피스텔 1동 402호 피청구인 특허청장 청구인이 2003. 6. 2. 제기한 심판청구에 대하여 2003년도 제33회 국무총리행정심판위원회는 주문과 같이 의결한다. 【주문】 청구인의 청구를 기각한다. 【청구취지】 피청구인이 2003. 4. 16. 청구인에 대하여 한 전용실시권설정등록거부처분은 이를 취소한다. 【이유】 1. 사건개요 청구인이 2003. 2. 17. 청구외 강○○의 실용신안권에 대한 전용실시권 설정등록신청서(이하 "이 건 신청서"라 한다)를 제출하였으나, 피청구인은 이 건 신청서에 첨부된 서류인 산업재산권 분쟁조정위원회의 조정조서는 설정등록의 원인을 증명하는 서류가 아니라는 이유로 2003. 4. 16. 이 건 신청서를 불수리(이하 "이 건 처분"이라 한다)하였다. 2. 청구인 주장 이에 대하여 청구인은 다음과 같이 주장한다. 가. 이 건 신청서에 첨부하도록 되어 있는 실용신안권 설정계약서는 특정한 형식에 따라 작성되어져야 하는 것이 아니라, 산업재산권분쟁조정위원회의 2003. 1. 16.자 조정조서에 의하여 실용신안권자와의 사이에 전용실시권의 설정에 대한 합의가 이루어져 있음을 알 수 있는 경우라면 그 조정조서를 그 문서의 명칭에 불구하고 전용실시권의 설정계약서로 인정하고 실용신안권에 대한 전용실시권 설정등록의 원인을 증명하는 서류로 보아야 할 것이다. 나. 청구인은 실용신안권자인 청구외 강○○이 위 조정조서에 기재된 합의사항을 고의로 이행하지 아니하여 부득이 전용실시권 등록신청을 청구인 단독으로 진행하게 된 것이나, 위 조정조서의 기재내용에 의하면 전용실시권의 설정에 대한 당사자간의 합의는 대체로 이미 이루어져 있다 할 것이고, 지급방법이나 지급시기 등 임의적 기재사항만 협의를 진행중에 있으므로, 청구인의 실용신안권 전용실시권의 설정등록신청에 대하여 그 원인서류와 부합하지 아니한다는 이유로 그 등록신청을 거부한 피청구인의 이 건 처분은 위법ㆍ부당하므로 취소되어야 한다. 3. 피청구인 주장 (본안전 항변) 피청구인은, 청구인의 이 건 신청서를 피청구인이 불수리한 것은 실용신안등록령 제8조의 규정에 의하여 준용되는 특허등록령 제34조제1항제7호의 규정에 의한 것으로, 그 불수리는 청구인의 권익을 구체적으로 침해하는 공권력의 행사로서의 처분이 아닌 사실행위에 불과하여, 이 건 심판청구는 행정심판의 대상이 아닌 사항에 대하여 제기된 부적법한 청구이므로 각하되어야 한다고 주장한다. (본안에 대한 항변) 피청구인은, 전용실시권은 당사자가 서로 합의하여 설정계약을 한 후에 등록을 함으로써 성립하는 것이고, 등록신청시에 전용실시권 설정계약서를 제출하여야 하는 것인 바, 위 조정조서에 의하면 청구인과 청구외 강○○의 합의내용은 "실용신안권의 존속기간동안 전용실시권 설정계약을 체결"하라는 취지일 뿐이고, 이 조정조서를 실용신안권에 대한 전용실시권 설정등록의 원인을 증명하는 서류라고 할 수는 없는 것이므로, 청구인의 이 건 청구는 기각되어야 한다고 주장한다. 4. 이 건 청구의 행정심판적격 여부 및 이 건 처분의 위법ㆍ부당 여부 가. 관계법령 행정심판법 제2조제1항제1호 및 제3조제1항 실용신안법 제42조 실용신안등록령 제8조 실용신안등록령시행규칙 제7조 특허법 제100조 및 제101조 특허등록령 제34조 및 제40조 특허등록령시행규칙 제10조제1항제3호 발명진흥법 제29조의6 나. 판 단 (1) 청구인 및 피청구인이 제출한 산업재산권분쟁조정위원회의 조정조서, 전용실시권 설정등록신청서, 불수리통지서, 전용실시권설정계약서, 심판청구서 등 각 사본의 기재에 의하면, 다음과 같은 사실을 각각 인정할 수 있다. (가) 산업재산권 분쟁조정위원회의 2003. 1. 16.자 조정조서에 의하면, 신청인은 "강○○"으로, 피신청인은 "(주)○○"로, 조정대상의 표시는 "실용신안등록번호 제0214978호(무선통신기기 부착용 손전등)"로 각각 기재되어 있고, 조정성립내용은 다음과 같이 기재되어 있다. 1) 실용신안등록번호 제0214978호(무선통신기기 부착용 손전등)에 대해서 피신청인 주식회사 ○○(이하 "을"이라 함)는 신청인 강○○(이하 "갑"이라 함)에게 계약금 형식으로 일금 일백만원(￦100만원)을 2003년 2월 16일까지 지급하고, 기생산 및 향후 생산될 부분은 등록실용신안권 존속기간동안 전용실시권 계약(단, 권리자도 실시할 수 있음)을 체결하되, 실시료는 공장생산지점에서 1개당 일백원(￦100원) 수준으로 한다. 2) "갑"과 "을"은 본건으로 인하여 발생한 조정비용 등 분쟁조정비용을 각각의 상대방에게 청구하지 아니하기로 한다. 3) "갑"과 "을"은 계류중인 심판ㆍ소송 등을 취하하고 향후 당해 분쟁사건으로 심판ㆍ소송 등을 일체 청구하지 아니하며, "을"은 "갑"의 상기의 권리에 대한 유효성에 대해 문제를 제기하지 않기로 한다. 4) 위 합의사항을 이행하지 아니하는 상대방은 이로 인하여 발생하는 제반손해에 대하여 법적인 책임을 진다. (나) 청구인의 2003. 2. 17.자 전용실시권 설정등록신청서에 의하면, 등록권리자는 "주식회사 ○○"로, 등록의무자는 "강○○"으로, 등록대상의 표시는 "번호 20-○○-00-00"으로, 등록원인은 "설정계약"으로, 첨부서류는 "산업재산권 분쟁조정위원회 조정조서 1통, 공탁서 사본 1통 및 발명진흥법 1통"으로 각각 기재되어 있다. (다) 피청구인의 2003. 4. 16.자 불수리통지서에 의하면, 청구인의 전용실시권 설정등록신청서에 기재한 사항이 등록의 원인을 증명하는 서류와 부합하지 아니한다고 하면서, 산업재산권 분쟁조정위원회의 조정조서는 등록의 원인서류로 인정되지 아니한다는 이유로 불수리한다고 기재되어 있다. (라) 전용실시권설정계약서 및 심판청구서 등에 의하면, 청구인이 제안서를 작성하여 청구외 강○○에게 전용실시권의 설정계약 체결을 수차례 요청하였으나 그 회답을 받지 못하였으며, 나중에 위 강○○으로부터 받은 제안서의 내용이 불공정하므로 청구인이 그 계약 요구사항을 수용할 수 없다고 기재되어 있으며, 전용실시권설정계약서에 계약일시는 기재되어 있지 아니하며 계약당사자인 위 강○○과 청구인 대표이사의 서명ㆍ날인도 없다. (2) 이 건 심판청구가 적법한 청구인 지와 이 건 처분이 적법ㆍ타당한 지에 대하여 살펴본다. (가) 먼저, 피청구인은 이 건 심판청구가 부적법하여 각하되어야 한다고 주장하므로 이에 대하여 살펴본다. 행정심판법 제2조제1항제1호의 규정에 의하면, 처분이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그밖에 이에 준하는 행정작용을 말하는 것인바, 행정심판의 대상이 되는 처분은 행정청의 공법상 행위로서 특정사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률효과를 발생케 하는 등의 국민의 권리의무에 직접 관계가 있는 행위를 의미하는 것이며, 실용신안법 제42조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제101조제1항제2호의 규정에 의하면, 전용실시권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 되어 있는 바, 피청구인에 의한 전용실시권의 설정등록 거부행위는 청구인에게 그 설정등록에 의하여 전용실시권의 법률효과가 발생하는 것을 제한함으로써 청구인의 구체적인 법적 지위에 직접적으로 변동을 가져오게 하는 공권력의 행사인 처분에 해당한다고 할 것이므로 이 건 심판청구는 적법한 청구라고 할 것이다. (나) 다음으로, 이 건 처분이 위법ㆍ부당한 지에 대하여 살펴본다. 실용신안법 제42조(특허법 제100조 및 제101조를 준용함), 실용신안등록령 제8조(특허등록령 제34조 및 제40조를 준용함) 및 실용신안등록령시행규칙 제7조(특허등록령시행규칙 제10조를 준용함) 등의 규정을 종합하여 보면, 실용신안권자는 그 실용신안권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있도록 하고, 실용신안의 전용실시권에 대한 설정등록을 하고자 하는 자는 그 설정등록신청서를 작성하여 특허청장에게 제출하도록 하며, 특허청장은 설정등록신청서에 기재한 사항이 등록의 원인을 증명하는 서류와 부합하지 아니하는 경우에는 등록의 신청을 수리하지 아니하고, 등록원인을 증명하는 서류로서는 전용실시권 설정계약서 등을 제출하도록 되어 있다. 또한 발명진흥법 제29조의6의 규정에 의하면, 산업재산권분쟁조정위원회의 조정은 당사자간에 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립되고, 그 조정이 성립된 때에는 당사자간에 조서와 동일한 내용의 합의가 성립된 것으로 본다고 되어 있다. 청구인은, 산업재산권분쟁조정위원회의 조정조서가 이미 전용실시권의 설정계약에 관한 대강의 내용을 기재하고 있으므로, 위 조정조서의 한쪽 당사자가 위 조정조서의 합의내용을 이행하지 아니하여 설정계약을 체결하지 못하는 경우에는 위 조정조서를 설정계약서로 인정하여야 한다고 주장하나, 위 관계법령의 규정에 의하면, 실용신안권자는 계약의 형식으로 본인의 자유로운 의사표시에 따라 전용실시권을 설정할 수 있으며, 전용실시권의 설정등록을 하고자 하는 자는 계약의 양 당사자간에 설정계약의 의사표시가 합치됨을 입증할 수 있는 설정계약서 등을 제출하여야 할 것이고, 단순히 실용신안권자와 그 상대방이 계약의사가 있었다는 사정이나 양 당사자간에 전용실시권 설정에 관한 조정조서가 있었다는 사정만으로는 이를 당사자간의 계약의사를 입증하는 전용실시권설정계약서로 갈음할 수는 없다고 할 것이어서 청구인의 주장은 이유 없다고 할 것이다. 또한, 위 인정사실에 의하면, 전용실시권의 설정등록을 하려면 당사자간에 전용실시권의 설정에 관한 계약의사가 있어야 하는데 청구외 강○○과 청구인이 전용실시권설정계약서에 서명ㆍ날인하지 아니하여 그 설정계약을 하겠다는 의사가 없는 점, 청구인이 전용실시권의 설정계약서 등 당사자간 계약의사의 일치를 표시하기 위하여 필요한 등록의 원인을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 점, 위 조정조서의 기재에 의한 조정의 성립은 조정조서의 내용에 대한 합의의 성립일 뿐이며 그 합의의 성립을 별도의 계약 의사가 필요한 설정계약의 성립으로 의제할 수는 없는 것이고 위 조정조서를 설정계약서로 인정할 수도 없는 점 등에 비추어 볼 때, 청구인이 제출한 조정조서를 전용실시권의 설정등록의 원인을 증명하는 서류로 볼 수 없다는 이유로 한 피청구인의 이 건 처분이 위법ㆍ부당하다고 할 수 없을 것이다. 5. 결 론 그렇다면, 청구인의 청구는 이유없다고 인정되므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 의결한다.

[출처] 법제처 : 국가법령정보센터(행정 심판례) - 2003-04979

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[ 참조조문 ]

실용신안등록령시행규칙 제7조

실용신안등록령 제8조

실용신안법 제42조

특허법 제101조

발명진흥법 제29조

특허등록령 제34조

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