국민권익위원회 2002-05298, 2002. 10. 28., 각하

【재결요지】 사 건 02-05298 특허결정처분취소청구 청 구 인 1. 후지쯔 ○○(대표취체역사장 ○○ 다다시) 일본국 ○○켄 ○○시 ○○구 ○○고 ○○ 쪼오메 1-1 2. 미꼬시바 ○○ 일본국 ○○도 ○○구 ○○미 2-43-17 청구인들 대리인 변리사 문○○, 조○○, 문◎◎ 피청구인 특허청장 청구인이 2002. 5. 3. 제기한 심판청구에 대하여 2002년도 제38회 국무총리행정심판위원회는 주문과 같이 의결한다. 【주문】 청구인의 청구를 각하한다. 【청구취지】 피청구인이 2002. 2. 25. 청구인에 대하여 한 특허결정은 이를 취소한다. 【이유】 1. 사건개요 피청구인은 2002. 2. 25. 청구인이 2000. 7. 21. 출원한 특허 출원번호 제△△호(이하 “이 건 출원”이라 한다)에 대해 특허결정을 하였다. 2. 청구인 주장 청구인은 다음과 같이 주장한다. 가. 청구인은 특허 출원번호 제▲▲호가 거절결정되어 거절결정불복심판을 청구하면서 2000. 7. 21. 특허 출원번호 제□□(이하 “분할출원(1)”이라 한다)와 제△△(이하 “분할출원(2)”라 한다)로 분할출원하였으나, 전자출원의 오작동으로 인하여 분할출원(2)에 첨부할 명세서가 분할출원(1)의 명세서로 전송되는 바람에 결국 분할출원(1)과 분할출원(2)는 발명의 명칭, 출원인 발명자, 원출원의 번호, 우선권 주장번호, 출원명세서가 완전히 동일한 것이 출원되고 말았는데, 피청구인은 분할출원(1)은 진보성이 없다는 이유로 거절통지를 하였고, 분할출원(2)에 대하여는 분할출원(1)과 동일한 것이므로 특허를 받을 수 없다는 통지를 하였다가 그 후 거절이유를 치유할 만한 보정을 하지 아니하였음에도 불구하고 2002. 2. 25. 특허결정을 하였다. 나. 특허법 제36조제2항, 제3항 및 제6항의 규정에 의하면, 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있을 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 어느 특허출원인도 그 발병에 대하여 특허를 받을 수 없으며, 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협의가 성립하지 아니한 것으로 본다고 규정되어 있고, 특허청 심사지침서 제3장 제6절에 의하면, 특허법 제36조제2항 및 제3항은 동일한 기술사상에 대한 이중특허의 배제를 위한 규정이므로 출원인이 동일한 경우에도 적용되며, 출원인이 동일한 경우에는 협의명령과 거절이유를 동시에 하는 것으로 한다고 규정되어 있는 바, 만약 피청구인이 위의 규정에 따라 특허청장 명의의 협의명령과 거절이유통지를 동시에 각 출원에 대하여 하였다면, 청구인이 분할출원(1)과 분할출원(2)가 동일한 내용으로 잘못 전송되었다는 사실을 인지하고 분할출원(2)를 당초 의도했던 청구 내용대로 보정했을 것인 바, 피청구인에게는 이 건 처분을 함에 있어 특허법 제36조제2항의 규정을 위반하여 협의명령을 하지 않은 위법이 있다 할 것이다. 다. 피청구인이 특허법 제36조의 규정을 위반함으로써 동일한 내용임에도 불구하고 분할출원(1)에 대해서는 거절결정을 하고, 분할출원(2)에 대하여는 진보성을 인정하여 특허결정을 하여 형평의 원칙에도 위배된다고 할 수 있고, 청구인에게는 아무런 쓸모가 없는 특허가 결정되었을 뿐 당초 청구인이 출원하려고 했던 내용대로 보정하는 길만 막히게 되는 불이익을 받게 되었으므로 피청구인이 분할출원(2)에 대하여 한 이 건 특허결정은 취소되어야 한다. 라. 피청구인은 청구인이 분할출원(1)의 모든 청구항을 삭제하고 보정을 했기 때문에 분할출원(2)와 별개의 발명이 되었다고 주장하나, 분할출원(1)에 대한 보정은 심판단계에서 한 보정이었지 심사단계에서 한 보정이 아니므로 분할출원(1)이 심판단계에서 모든 청구항을 삭제했다고 하여 동일발명의 이중출원의 문제가 해소된 것은 아니다. 3. 피청구인 주장 피청구인은 다음과 같이 주장한다. <본안 전 항변> 특허결정은 특허요건을 충족한 특허출원에 대해 특허권을 부여하는 것으로 청구인이 이 건 출원의 심사과정에서 제출한 2000. 11. 14.자 의견서 및 2001. 8. 1.자 의견서에서 이 건 출원이 특허등록을 받기에 아무런 하자가 없으므로 특허결정을 해달라고 주장하였는 바, 이 건 특허결정은 청구인의 신청에 의해 청구인이 원하는 바대로 이루어진 것이어서 청구인에게 이 건 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없으므로 이 건 청구는 각하되어야 한다. <본안에 대한 항변> 가. 청구인은 분할출원(1)과 분할출원(2)에 대해 각각 특허법 제36조제2항에 대한 협의통지를 하지 않은 것이 위법하다고 주장하나, 청구인의 출원에 대하여 피청구인은 동일한 출원이 이루어졌음을 청구인에게 거절이유를 통하여 적법하게 통지하였고, 그 후 이 건 출원의 2번째 거절이유에서도 이를 적시하여 피청구인이 이 건 출원이 분할출원(1)과 동일함을 고지하여 청구인에게 동일성에 대한 문제를 해소할 충분한 보정의 기회를 부여하였으므로 청구인의 주장은 이유없다 할 것이다. 나. 그리고 그 이후 청구인은 분할출원(1)의 청구범위를 모두 삭제하고 새로운 청구항으로 보정하여 분할출원(1)은 이 건 출원의 발명과는 별개의 발명이 되었으며, 이 건 출원에 대한 의견서를 통하여 특허등록하여 줄 것을 요청하여 이 건 처분을 한 것이므로 이 건 처분은 적법․타당하다 할 것이다. 다. 동일한 내용의 발병에 대하여 분할출원(1)에 대해서는 진보성이 없다는 이유로 2000. 9. 26.거절결정을 하고, 분할출원(2)에 대하여는 2002. 2. 25. 특허결정을 한 것은 형평성에 어긋난다고 주장하나, 분할출원(1)에 대한 거절결정과 분할출원(2)에 대한 특허결정이 동시에 이루어진 것이 아니라, 각 출원이 별도의 심사절차를 통하여 의견진술기회와 보정 등 심사절차를 진행한 후에 서로 다른 시점에서 서로 다른 심사관의 판단에 따라 이루어진 것이므로 같은 출원에 대하여 비록 거절결정을 먼저 하고 후에 새로운 의견서의 내용 등에 의하여 다른 심사관이 고유한 재량으로 진보성에 대한 판단을 하여 특허결정을 하였다 하더라도 형평성에 어긋난다고 할 수 없을 것이어서 청구인의 주장은 이유없다 할 것이다. 4. 이 건 청구의 행정심판적격여부 가. 관계법령 행정심판법 제3조제1항 특허법 제36조, 제224조의2 나. 판 단 (1) 출원서 서지사항 사본, 보정서의 서지사항 사본, 등의 사본 등의 자료를 종합하여 보면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다. (가) 청구인은 특허 출원번호 제▲▲호가 거절결정되어 거절결정불복심판을 청구하면서 2000. 7. 21. 분할출원(1)과 분할출원 2로 분할출원하였는데, 청구인의 과실로 인해 분할출원(2)에 첨부할 명세서가 분할출원(1)의 명세서로 전송되어 분할출원(1)과 분할출원(2)는 발명의 명칭, 출원인 발명자, 원출원의 번호, 우선권 주장번호, 출원명세서가 완전히 동일한 것이 되었다. (나) 피청구인은 2000. 9. 26. 분할출원(1)에 대해서는 진보성이 없다는 이유로 거절이유통지를 하였고, 분할출원(2)에 대해서는 분할출원(1)과 동일하므로 특허법 제36조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 등의 이유로 거절이유통지를 하였다. (다) 청구인은 2000. 12. 15. 분할출원(1)에 대한 보정서를 제출하였으나 피청구인은 2001. 5. 30. 진보성이 없다는 이유로 거절이유통지를 하였고, 청구인은 2001. 8. 28. 볼복심판을 청구하면서 분할출원(1)의 청구범위를 모두 삭제하고 새로운 청구항으로 보정하는 내용으로 보정서를 제출하여 2001. 12. 24. 분할출원(1)에 대하여 특허결정을 하였다. (라) 청구인은 2000. 11. 14. 이 건 출원이 분할출원(1)과 동일하지 않다는 이유로 의견서를 제출하였고, 피청구인은 2001. 5. 2. 원출원이 거절사정된 후 분할출원된 건이나 청구범위의 기재내용에 별다른 차이가 없고, 이 건 출원이 진보성이 없다는 이유로 거절이유통지를 하였으며, 청구인은 2001. 8. 1. 피청구인이 거절이유에서 밝힌 발명의 개시내용이 청구인이 출원한 분할출원(2)의 개시내용이 아니므로 특허결정을 해 달라는 내용으로 의견서를 다시 제출하였고, 2002. 2. 25. 피청구인으로부터 이 건 처분을 받았다. (2) 살피건대, 행정심판법 제3조제1항에 규정에 의하면, 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 의하여 행정심판을 제기할 수 있다고 규정하고 있어, 다른 법률에 특별한 불복절차가 규정되어 있는 경우에는 행정심판법에 의한 행정심판을 청구할 수 없다 할 것이다. 특허법은 특허에 관련된 심판으로서 특허의 무효심판, 특허권의 존속기간의 연장 등의 특허무효심판, 권리범위 확인심판, 정정심판 등을 규정하면서, 특허출원인의 출원에 대한 결정과 관련하여서는 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구할 수 있도록 하고 있을 뿐 특허결정에 대한 불복심판에 대해서는 명문으로 규정하고 있지 않는데(제132조의3), 이는 통상의 경우 출원인이 특허결정에 대해서는 불복을 할 이유가 없을 것이어서 별도로 그에 대한 심판절차를 둘 필요성이 없다는 데에서 기인하는 것이지, 특허결정에 대한 불복 심판 절차를 특허법에 의한 심판절차에서 제외하여 다른 법 즉 행정심판에 대한 일반법인 행정심판법에 의하도록 하려는 취지라고 보기는 어렵다고 할 것이다. 또, 특허출원인이 특허결정에 대해 불복 심판을 청구할 수 있느냐는 별론으로 하고, 특허결정에 대한 불복 심판 자체는 거절결정에 대한 불복 심판의 한 변형에 해당한다 할 것이므로 그러한 심판을 청구하고자 한다면 특허법에 의한 거절결정에 대한 불복심판에 준해서 해야 할 것이다. 더욱이 특허법 제224조의2에서는 보정각하결정․특허여부결정․특허취소결정․심결․심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대하여는 다른 법률에 의한 불복을 할 수 없도록 규정하여 특허결정에 대하여는 동법 외의 다른 법률에 의한 불복을 할 수 없도록 명백히 제한하고 있는 바, 어느 모로 보나 피청구인의 청구인에 대한 이 건 특허결정에 대하여 행정심판법에 의한 행정심판을 청구할 수 없다 할 것이다. 따라서 이 건 청구는 행정심판법 제3조제1항에서 말하는 “다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우”에 해당된다 할 것이어서 행정심판 제기요건을 결한 부적법한 심판청구라 할 것이다. 5. 결 론 그렇다면, 청구인의 청구는 심판제기요건을 결한 부적법한 심판청구라 할 것이므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 의결한다.

[출처] 법제처 : 국가법령정보센터(행정 심판례) - 2002-05298

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[ 참조조문 ]

특허법 제36조 제224조

행정심판법 제3조

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특허결정처분취소청구

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