대법원 2000. 11. 28. 선고 99후1089 판결

[등록취소(상)][공2001.1.15.(122),199] 【판시사항】 상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니한 채 타인에게 등록상표를 6개월 이상 사용하게 한 경우에 해당하여 구 상표법 제73조 제1항 제1호에 의하여 그 상표등록이 취소되어야 한다고 본 사례 【판결요지】

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프랑스 본사와 상표권 독점사용계약을 체결하고 국내에 상표권 등록을 한 자가 프랑스 본사와 제3자 사이에 체결된 상표권 사용계약에 입회인으로 서명하였으며 그 계약에서 상표 사용료는 그의 은행구좌로 입금하기로 한 경우, 그 상표권 등록을 한 자는 제3자에게 상표를 적극적으로 사용 허락한 것이라고 봄이 상당하다는 이유로 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호 소정의 상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니한 채 6개월 이상 타인에게 등록상표를 사용하게 한 경우에 해당하여 그 상표등록이 취소되어야 한다고 본 사례. 【참조조문】 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호(현행 삭제) 【전 문】【원고,상고인】 유우로뽀오도 가부시끼가이샤 (소송대리인 변리사 안종철) 【피고,피상고인】 마스터즈통상 주식회사 (소송대리인 변리사 박희규) 【원심판결】 특허법원 1999. 4. 1. 선고 98허9703 판결 【주문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다. 【이유】 1. 원심은, 원고가 1984. 12. 18.경 프랑스의 니콜산질레스(Nicole St Gilles)사(다음부터는 '프랑스 본사'라 한다)와 사이에 프랑스 본사의 설립자인 다자이너 Nicole St Gilles의 이름을 따서 만든 Nicole St Gilles 상표에 관하여 프랑스 본사가 원고에게 한국, 일본 등지에서의 독점적 사용권을 부여하는 계약을 체결하였고, 이에 따라 원고는 Nicole St Gilles 상표에 대한 아시아 지역에서의 총괄 관리책임자로서 Nicole St Gilles 상표와 기본구성이 동일하고 '산'모양의 도형을 외국문자 부분의 좌측에 거꾸로 결합한 이 사건 등록상표에 관하여 원고자신의 명의로 한국에서 등록출원하여 1988. 12. 30. 상표권설정등록을 한 사실, 원고와 프랑스 본사 사이의 위 계약은 1988. 3. 23.과 1995. 1. 24. 두 차례 갱신되었고, 위 계약에서 프랑스 본사는 원고에게 한국 등지에서의 Nicole St Gilles 상표의 독점적 사용권을 설정하기로 하고, 원고가 한국 등지에서 부사용권을 설정할 수 있게 하였으며, Nicole St Gilles 상표에 대한 침해행위에 대하여 원고가 원고나 프랑스 본사 또는 공동명의로 대응조치를 취할 수 있도록 약정한 사실, 프랑스 본사는 1992. 2. 1.경 소외인과 독점대리인(sole agency) 및 수수료(commission) 계약을 체결하였고, 1990. 5. 1.경 소외 주식회사 송월타올(다음부터는 '송월타올'이라 한다)과 사이에 이 사건 등록상표의 지정상품인 모든 종류의 타월 및 직물로 된 목욕용품의 생산, 판매를 위하여 Nicole St Gilles 상표에 대한 한국 내에서의 독점적 사용권을 부여받기로 하는 내용의 계약을 체결하였는데, 송월타올과의 계약서에는 계약당사자로서 프랑스 본사가 사용허가권자(licensor), 송월타올이 사용권자(licensee)로 되어 있고, 원고를 프랑스 본사의 극동지역 관리인으로 표기하였으며, 원고와 위 소외인은 각기 입회인 내지는 증인으로 기명 날인하거나 서명하였으며, 사용료는 상표권자가 달리 지정하지 않는 한 원고의 은행 구좌로 입금시키기로 한 사실, 송월타올은 위 상표권 사용계약에 따라 이 사건 등록상표를 표기한 수건, 가운을 제작하여 1996년 8월경부터 1997년 7월경까지 사이에 그 광고 및 판매를 하여 왔으나, 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권이나 통상사용권은 설정하지 아니한 사실 등을 인정한 다음, 송월타올이 체결한 이 사건 상표권 사용계약은 계약서의 기재내용에 불구하고 원고가 단순히 입회인이나 증인의 지위에 머무르지 않고 프랑스 본사와의 공동계약자로서 이 사건 등록상표에 관하여 송월타올과 상표권사용계약을 체결한 것이거나 적어도 이 사건 등록상표에 관하여 단순한 묵인을 넘어서 원고의 적극적인 사용허락하에 프랑스 본사가 송월타올과 계약을 체결한 것이라고 봄이 상당하고, 따라서 원고는 송월타올에게 이 사건 등록상표를 전용사용권이나 통상사용권을 설정하지 아니한 채 6개월 이상 사용하게 하였으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다. 2. 살펴보니 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고, 원심판결에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위반 및 법리오해 등의 위법이 없다. 따라서 상고이유는 모두 받아들일 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다. 대법관 배기원(재판장) 서성(주심) 유지담 박재윤

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 99후1089 (2055645)

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[ 소송경과 ]

1997

1998

1999

2000

특허법원 1999. 4. 1. 선고 98허9703 판결
2000.11 대법원 99후1089

[ 참조조문 ]

상표법 제73조

[ 법관/대법관 태그]

배기원 유지담 박재윤

[ 사건명 태그]

등록취소

[ 참조조문 태그 ]

상표법 제73조

[ 유사 판례 ]

대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결

[1] 구 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 '등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우'의 의미 및 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 색상이나 글자꼴을 변경한다든가 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용하는 경우, 동일한 상표의 사용에 해당하는지 여부(적극)

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