대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결

[거절사정(특)][공2000.2.15.(100),397] 【판시사항】 [1] 구 특허법 제82조 제2항, 제134조의 규정 취지 및 항고심판에서 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우, 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하는지 여부(적극) [2] 항고심판에서 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견하였음에도 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 않은 원심심결을 파기한 사례 【판결요지】

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항은 '심사관은 특허출원이 제1항 각 호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다'고 규정하고, 같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는바, 위 각 규정의 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것인데, 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것이므로, 거절사정에 있어서 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다. [2] 항고심판에서 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견하였음에도 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 않은 원심심결을 파기한 사례. 【참조조문】 [1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항 (현행 제63조 참조), 제134조 (현행 제170조 제2항 참조)/ [2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항 (현행 제63조 참조), 제134조 (현행 제170조 제2항 참조) 【참조판례】 [1] 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결(공1989, 1363), 대법원 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결(공1994하, 2109), 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결(공1999하, 2504) 【전 문】【출원인,상고인】 배리언 어소시에이츠 인코포레이티드 (소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 3인) 【상대방,피상고인】 특허청장 【원심심결】 특허청 1997. 9. 30.자 96항원603 심결 【주문】 원심심결을 파기한다. 사건을 특허심판원에 환송한다. 【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 원심심결 이유에 의하면, 원사정의 심사관은 본원발명의 보정서에 기재된 특허청구의 범위 제39항의 구성은 유럽특허청(EPO)의 특허공보 제0152555호 및 영국의 특허공보 GB 제2093132호의 각 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있고, 또한 특허청구의 범위 제39항 및 제54항은 발명의 구체적 구성이 없는 효과 위주의 표현을 포함하고 있다는 이유를 들어 거절사정을 하였고, 원심은, 항고심판에서 새로이 추가된 특허청구의 범위 제57항은 카세트록(14, 16, 18, 4차 보정서의 도면상의 부호임, 이하 같다)으로부터 구동조립체(54)로, 그리고 구동조립체로부터 입력스테이션(28)으로 반도체 웨이퍼를 운반하는 장치로서, 구동조립체 내에 입력 스테이션에 대한 웨이퍼의 위치를 감지하는 광센서(132, 134)를 구비하며, 이 구동조립체(54)의 위치는 웨이퍼가 그 위에 배치될 때 컴퓨터(150)에 의해 조정가능한 것을 특징으로 하는 반도체 웨이퍼를 운반하는 장치라고만 기재되어 있어 단순히 광센서와 컴퓨터만을 그 구성요소로 하고 있을 뿐, 이들 상호간의 유기적 동작관계나 위치보정에 필수불가결한 운반 아암(22) 및 방향 설정 스테이션(26) 등의 구성요소를 기재하지 않은 채 지극히 포괄적이고 상위적 개념의 구성을 그 청구요지로 하고 있으므로, 결국 종래 기술(웨이퍼 위치 감지기)인 광센서에 단지 구동조립체(54)의 위치를 조정할 수 있게 한 컴퓨터(150)의 기능을 부가한 정도의 발명에 지나지 않는다고 할 것인바, 위 유럽특허청의 특허공보 제0152555호의 발명(이하 '인용발명'이라 한다) 역시, 웨이퍼를 제1위치(42, 위 특허공보의 도면상의 부호임, 이하 같다)로부터 운반장치(14)로, 그리고 운반장치에서 제2위치(12)로 운반함에 있어 이들 사이에서 신축이동하는 운반 아암수단(84)을 이동하여 운반시킬 때 웨이퍼를 지정된 위치로 정확히 제어하기 위해 포트 작동기수단(46), 아암부재 작동기수단(96) 등을 제어하는 제어수단(158), 즉 컴퓨터를 구비하여 운반장치(14)의 위치를 조정하는 구성으로 이루어져 있으므로, 본원발명과 같은 목적 기능을 수행하기 위하여 컴퓨터를 사용하는 기술은 이미 공지된 기술에 지나지 않아, 본원발명은 위 발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것으로서 진보성이 인정되지 아니한다 하여 거절사정한 특허청의 조치를 정당하다고 판단하였음을 알 수 있다. 2. 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항은 '심사관은 특허출원이 제1항 각 호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다'고 규정하고, 같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 이 각 규정의 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것인데, 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것이다. 따라서 거절사정에 있어서 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것이다(대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결, 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결 등 참조). 3. 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 먼저 원사정에서 거절사유로 삼은 특허청구의 범위 제39항은 반도체 웨이퍼를 카세트 홀더로부터 운반, 위치감지, 보정 등의 과정을 거쳐 입력 스테이션으로 운반하는 방법에 관한 발명이고, 항고심판인 원심에서 거절이유로 삼은 특허청구의 범위 제57항은 반도체 웨이퍼를 운반하는 장치에 있어서 웨이퍼의 위치를 감지하는 광 센서(132, 134)를 구비하여 구동조립체(54)의 위치를 컴퓨터(150)에 의하여 조정할 수 있는 장치에 관한 발명이어서, 양 발명은 서로 발명의 대상 및 그 기술적 구성이 전혀 달라 동일한 발명이라고 볼 수 없으므로, 비록 원사정의 이유와 원심의 이유의 요지가 다같이 발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도, 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다고 할 것이고, 다음 원사정의 또 다른 거절이유인 위 제39항 및 제54항의 각 특허청구의 범위 기재 불비의 점 또한 원심의 이유의 요지와 전혀 다른 것임이 명백한 바, 이와 같이 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 원심으로서는 마땅히 출원인에게 위 다른 거절이유를 미리 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었어야 할 것임에도 불구하고 그와 같은 의견서 제출의 기회를 준 흔적을 찾아 볼 수 없으므로, 이러한 원심심결에는 구 특허법 제134조, 제82조 제2항의 규정에 위반한 절차상의 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다. 4. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 원심에 상당한 특허심판원에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 대법관 이용우(재판장) 김형선 이용훈(주심) 조무제

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 97후3494 (2118637)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제63조 제82조 제134조 제170조

[ 참조판례 ]

대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결(공1989, 1363)
대법원 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결(공1994하, 2109)
대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결(공1999하, 2504)

[ 참조판례 체계도 ]

[ 따름판례 ]

대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결
대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결
대법원 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결