대법원 1990. 2. 27. 선고 89후148 판결

[거절사정][공1990.4.15.(870),776] 【판시사항】 가. 구 특허법 중 개정법률(1980.12.31. 법률 제3325호)의 시적 적용범위를 잘못 해석하여 동 법률시행 전의 특허출원에 적용한 위법이 있다고 본 사례 나. 구 특허법(1980.12.31. 법률 제3325호로 개정되기 전의 것)상 발명의 동일성 여부의 판단방법 【판결요지】 가. 1980.12.31. 법률 제3325호로 개정된 특허법 부칙, 특허법중개정법률등의시행일에관한규정(1981.7.30. 대통령령 제10427호)의 내용에 비추어 보면 위 개정법률의 시행일인 1981.9.1. 이전에 특허출원된 이 사건 본원 발명에 관하여 심사, 심판을 함에 있어서는 위 개정 법률을 적용할 것이 아니라 그 개정전의 특허법이 적용되어야 할 것이다. 나. 구 특허법(1980.12.31. 법률 제3325호로 개정되기 전의 것)상 출원발명이 선출원의 발명과 동일한 발명인지의 여부를 판단하기 위하여는 먼저 두 발명의 성격(물건에 관한 발명인지, 방법에 관한 발명인지)과 그 특허발명의 범위를 확정하여야 할 것이며 그 중 하나가 물건(장치)에 관한 발명으로 되어 있고 다른 하나가 방법에 관한 발명으로 되어 있을 때에는 그 발명의 실체를 파악하여 동일한 발명인데 표현양식에 따른 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지, 아니면 장치와 방법 양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정하여 설시하고 이에 터잡아 두 발명의 동일성 여부를 판단하여야 할 것이다. 【참조조문】 가. / 구 특허법 (1980.12.31. 법률 제3325호) 부칙 제1항, 제2항 , 특허법중개정법률등의시행일에관한규정(1981.7.30. 대통령령 제10427호) / 나. 구 특허법 (1980.12.31. 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제11조 제1항 【참조판례】 가.나. 대법원 1990.2.27. 선고 89후155 판결(동지) 【전 문】【출원인, 상고인】 쏘니 가부시기 가이샤 소송대리인 변리사 김서일 【상대방, 피상고인】 특허청장 【원 심 결】 특허청 1988.12.23. 자 86항원312 심결 【주 문】 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소로 환송한다. 【이 유】 상고이유를 본다. 제1, 4점에 대하여, 원심결에 의하면, 원심은 법률 제3325호(1980.12.31)로 공포된 특허법(이하 구 특허법이라 한다)에 따라 심리한다고 하고 본원발명은 인용참증과 그 기술적 구성과 효과가 동일하여 구 특허법 제11조 제1항의 규정에 의하여 특허받을 수 없다고 판단하였다. 그러나 1980.12.31. 법률 제3325호로 개정된 특허법 부칙에 의하면, 위 법은 대통령령이 정하는 날로부터 시행하고(제1항) 위 법시행전에 한 특허출원의 심사 및 심판은 종전의 규정에 의하도록 되어 있고(제2항), 특허법중개정법률등의시행일에관한규정(1981.7.30. 대통령령 제10427호)에 의하면 위 개정법률은 1981.9.1.부터 시행하도록 되어 있는 바 그렇다면 1981.7.8. 특허출원된 이 사건 본원발명에 관하여 심사, 심판을 함에 있어서는 위 개정법률을 적용할 것이 아니라 그 개정전의 특허법이 적용되어야 할 것이다. 따라서 원심이 법률을 잘못 적용하였다고 주장하는 논지는 위 범위 안에서 이유 있다. 제2, 3점에 대하여, 원심결 이유에 의하면, 원심은 본원발명과 인용참증의 요지를 설명함에 있어서는 본원발명은 에러검출의 누락을 방지토록 한 에러정정방법에 관한 것이고 선출원된 인용참증은 오차교정 디코더장치라고 설시하고서는 나아가 본원발명과 인용참증을 대비함에 있어서는 목적에 있어서 본원발명은 버스트오차와 랜덤오차에 대하여 높은 오차교정능력을 갖는 데이타전송장치에 관한 것인데 대하여 인용참증은 버스트에러 및 랜덤에러의 어느 것에 대하여서도 에러정정능력이 높은 에러정정방법이라고 설명하고 기술적 구성에 있어서도 본원발명은 에러정정방법을 장치에 적용한 것이라 하고 또 모든 기술적 설명은 장치에 적용된 상태로 이루어진 것이라고 설명하고 있음에 대하여 인용참증은 에러정정방법만 설명한 것이라고 하고 또 모든 기술적 설명은 방법상으로만 설명된다고 하고, 나아가 선출원인 인용참증과 그 기술적 구성과 효과가 동일한 본원발명은 구 특허법 제11조 제1항의 규정에 의하여 특허받을 수 없다고 설시하였다. 그러나 위 개정전의 특허법 제11조 제1항에 의하면, 동일한 발명에 대하여는 선출원자에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정되어 있으므로 본원발명이선출원의 발명(인용참증)과 동일한 발명인지의 여부를 판단하기 위하여는 먼저 두 발명의 성격(물건에 관한 발명인지, 방법에 관한 발명인지)과 그 특허발명의 범위를 확정하여야 할 것이며 그중 하나가 물건(이 사건의 경우에 있어서는 장치)에 관한 발명으로 되어 있고 다른 하나가 방법에 관한 발명으로 되어 있을 때에는 그 발명의 실체를 파악하여 동일한 발명인데 별개의 표현양식으로 표현한 것으로서 표현상의 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지 아니면 장치와 방법양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정하여 설시하고 이에 터잡아 두 발명의 동일성 여부를 판단하여야 할 것이다. 그런데 원심의 설시이유에 따른다면 원심은 여기에 이르지 아니한 것이라 할 것이고, 또한 원심의 설시이유는 본원발명은 방법에 관한 발명이고 인용참증은 장치의 발명이라는 취지로 설시하였다가 이를 대비함에 있어서는 본원발명은 장치에 관한 것이고 인용참증은 방법에 관한 것인 것처럼 설명하고 있는 것이고, 한편 원심결이유와 기록에 비추어 보면 본원발명과 인용참증이 상당부분 일치하고는 있으나 마지막 처리과정 등 다른 부분도 있으므로 원심으로서는 이 다른 부분이 두 발명의 동일성 여부를 판단하는데 어떠한 영향이 있는 것인지 여부에 관하여도 설명하여야 할 것인데 원심결에서는 이 부분에 관한 설명이나 판단이 없다. 그렇다면 원심결에는 심리를 미진하고 본원발명과 인용참증의 대비를 잘못한 것이 아니면 이유불비의 위법이 있다고 아니할 수 없고, 따라서 논지는 이점을 지적하는 범위 안에서 이유있다. 그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김덕주(재판장) 윤관 배만운 안우만

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 89후148 (2098206)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제11조

[ 참조판례 ]

대법원 1990.2.27. 선고 89후155 판결(동지)

[ 따름판례 ]

대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2797 판결

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