대법원 1989. 6. 27. 선고 88후967 판결

[거절사정][집37(2)특,478;공1989.8.15.(854),1169] 【판시사항】 발명이 복수인 경우 특허청구범위의 기재방법 【판결요지】 특허청구범위의 기재방법에 관한 특허법 제8조 제4항, 특허법시행령 제2조의3 제1항, 제2항의 각 규정은 특허청구의 범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로써 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반공중의 입장에서는 당해 특허권의 효력이 미치는 한계 영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래 권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 특정, 명확히 할 필요가 있다는데에 그 취지가 있으므로, 발명이 복수이어서 보호받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항이 다수인 경우에는 그 사항마다 분리하여 별개의 항으로 기재하여야 하고 이를 위배하면 특허를 허여할 수 없다. 【참조조문】 특허법 제8조 제4항, 동법시행령 제2조의3 제1항, 제2조의3 제2항 【전 문】【출원인, 상고인】 일라이 릴리 앤드 캄파니 소송대리인 변리사 박사룡 【상대방, 피상고인】 특허청장 【원 심 결】 특허청 1988.6.30. 자 1987년 항고심판원 제270호 심결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다. 【이 유】 상고이유에 대하여 본다. 1. 특허법 제82조 제1항 제1호는 같은 법 제8조 제3항 내지 제5항의 규정에 의하여 특허를 허여할 수 없는 사유가 있는 때에는 거절사정을 하여야 한다고 규정하고, 위 법 제8조 제4항은 제2항 제4호의 특허청구의 범위는 명세서에 기재한 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다고 규정하는 한편, 같은 조 제5항은 제4항 이외에 특허청구의 범위의 기재에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 특허법시행령 제2조의3 제1항 전문은 법 제8조 제4항의 규정에 의한 특허청구의 범위의 기재에 있어서는 발명의 구성에 없어서는 아니된는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 독립특허청구의 범위(이하 독립항이라한다)로서 기재하고 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 사항을 종속특허청구의 범위(이하 종속항이라 한다)로서 기재한다고 규정하고, 제2항은 독립항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 특허청구범위의 기재방법에 관한 특허법 및 같은법시행령의 위 각 규정은 특허청구의 범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로서 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반공중의 입장에서는, 당해 특허권의 효력이 미치는 한계영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 특정, 명확히 할 필요가 있다는 데에 그 취지가 있다 할 것이니, 발명이 복수이어서 보호받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 다수인 경우에는, 그 사항마다 분리하여 별개의 항으로 기재하여야 하고 이를 위배한 때에는 특허를 허여할 수 없다고 보아야 할 것이다. 원심결 이유에 의하며, 원심은 본원발명은 피라졸류 재제의 개량에 관한 것이라고 인정한 다음, 특허청구범의 제1항의 구조식(1)의 화합물에서 X가 O 또는 S인 경우에 대하여 검토하면 X가 O인 경우와 S인 경우에 각각의 화학반응식은 X가 O인 경우 TAGIMG00,X가 S인 경우 TAGIMG01인 것으로서 X가 유황인 경우는 X가 산소인 경우의 생성물을 다시 티아화시키는 반응과정을 거쳐야만 최종생성물(X가 유황인 경우)을 제조하게 되어 있어 중간체(X가 산소인 경우)와 최종생성물(X가 유황인 경우)의 관계에 있다고 할 수 있으므로 이를 하나의 독립항내에 기재한다는 것은 특허청구범위의 기재방법에 위배되는 것이라고 판단하여 출원인의 특허출원을 거절한 초심사정을 유지하고 있는바, 원심의 위 판단은 앞에서 설시한 법리에 따른 것으로서 정당하고 거기에 지적하는 바와 같은 특허청구범위의 기재방법에 관한 법리오해의 위법이 있다 할 수 없다. 논지는 이유없다. 2. 따라서 출원인의 상고는 이유없어 기각하고, 상고비용은 패소자인 출원인의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 의견으로 주문과 같이 판단한다. 대법관 이회창(재판장) 배석 김상원 김주한

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 88후967 (2090613)

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