+ - 북마크 저장 특허상고사건

대법원 2013. 3. 14. 선고 2012후3619 판결

[등록무효(상)][미간행] 【판시사항】 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인 등이 선사용상표를 사용함으로써 국내에서 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우, 선사용상표의 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록 출원 시 이를 상표법 제7조 제1항 제11호가 정한 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 등록을 출원한 것이라고 할 수 있는지 여부(소극) 【참조조문】 상표법 제7조 제1항 제11호 【전 문】【원고, 상고인】 주식회사 제이엠월드 (소송대리인 특허법인 필앤온지 담당변리사 김상우 외 1인) 【피고, 피상고인】 가부시키가이샤 나카가와 (소송대리인 특허법인 원전 담당변리사 임석재 외 1인) 【원심판결】 특허법원 2012. 10. 19. 선고 2012허4414 판결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 1. 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품질을 보증하는 작용을 하는 것이다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조). 상표법 제7조 제1항 제11호가 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정한 것도 이미 특정인의 상표로 인식된 상표(이하 ‘선사용상표’라 한다)를 다른 사람이 등록하여 사용할 수 있게 하는 것은 상품의 출처 및 품질에 대한 일반 수요자의 오인·혼동을 초래할 수 있으므로 그에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이다(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등 참조). 여기서 위 규정에 의한 상표등록 거부의 전제가 되는 선사용상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것인데, 이는 그 선사용상표의 권리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 권리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관이 없다. 따라서 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인이나 국내대리점 총판을 하는 영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우에는 비록 그렇게 알려진 것이 국내 영업자의 사용 등으로 인한 것이라 하더라도 이는 외국회사의 상표로 알려진 것일 뿐 국내 영업자의 상표로 알려진 것이라고 볼 것은 아니다. 그러므로 그 선사용상표의 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다. 2. 원심판결 이유와 기록에 의하면, ① 원고는 2002. 2. 20. 설립된 회사로서 그 무렵부터 문자상표 ‘MUCOTA’가 표시된 업소용 헤어케어 제품을 수입하여 국내 미용실에 판매하기 시작하였고, 2004년경 이후에는 이 사건 등록상표(등록번호 생략) “TAGIMG00”와 그 표장이 동일한 원심 판시 선사용상표 2 “TAGIMG01” 또는 원심 판시 선사용상표 1 “TAGIMG02”(이하 위 두 개의 선사용상표를 합쳐서 ‘이 사건 선사용상표들’이라 한다)이 표시된 업소용 헤어케어 제품(이하 ‘무코타 제품’이라 한다)을 수입하여 국내 미용실 등에 판매하여 온 사실, ② 선사용상표 2는 ‘사람과 사람의 연결을 테마로 고객이 손에 손을 잡고 미를 창조한다는 이미지를 MUCOTA의 M을 변형하여 표현한 것’으로 피고가 2003년경 일본에서 가부시키가이샤 노무라코우게이에 의뢰하여 제작한 표장인 사실, ③ 피고는 가부시키가이샤 노무라코우게이가 제시하는 계획안 중에서 우리나라에서 무코타 제품이 연예인들에게 인기가 높다는 점 등을 참작하여 선사용상표 2, ‘MUCOTA’ 및 ‘Beauty ＆ Celebrity’가 3단으로 병기된 선사용상표 1(TAGIMG03)을 피고의 브랜드로 선택한 사실, ④ 무코타 제품은 피고의 주문에 의해 일본의 화장품 제조업체인 가부시키가이샤 아스타비유가 이 사건 선사용상표들을 부착하여 제조한 제품들이고, 원고는 적어도 2009. 2.경까지 피고로부터 무코타 제품을 수입하여 온 사실, ⑤ 이와 같이 수입된 무코타 제품의 용기 뒷면에는 ‘MADE IN JAPAN’과 함께 ‘발매원 피고’, ‘제조판매원 가부시키가이샤 아스타비유’ 등의 문구가 일본어로 표시되어 있는 사실, ⑥ 원고는 수입한 무코타 제품의 용기 뒷면 일부분에 ‘제조원 ASTER BIYOU CO., LTD', ‘수입판매원 원고’ 등의 문구가 표시된 사용설명서를 부착하여 국내 미용실 등에 공급한 사실 등을 알 수 있다. 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 선사용상표들은 2003년부터 피고가 회사의 브랜드로 사용한 상표들이고, 피고는 가부시키가이샤 아스타비유로부터 이 사건 선사용상표들을 부착한 무코타 제품을 납품받아 이를 원고에게 수출하였으며, 원고는 수입판매상으로서 수입한 무코타 제품을 국내 미용실 등에 공급하여 왔고, 그 과정에서 이 사건 선사용상표들이 국내의 일반 수요자들에게도 일본에서 수입한 무코타 제품을 표창한 상표라고 인식될 정도로 알려지게 되었다고 할 것이다. 이와 같이 피고가 이 사건 선사용상표들을 처음 만들어 사용하고 이를 부착한 제품의 품질을 관리해 온 이상 그 권리자는 피고라 할 것이고, 국내에서 이 사건 선사용상표들이 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 일반 수요자에게 알린 것은 무코타 제품을 수입판매한 원고라 해도 이는 선사용상표의 권리자인 피고의 상표로서 알린 것일 뿐 원고의 상표로서 알린 것이라고 할 수는 없다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 이 사건 선사용상표들의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 할 수 없다. 같은 취지의 원심판결은 비록 그 이유 설시에 다소 부적절한 점이 있기는 하나 원고의 청구를 배척한 결론에서는 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 관련 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것은 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김창석(재판장) 양창수 박병대(주심) 고영한

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2012후3619 (2131200)

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[ 소송경과 ]

2011

2012

2013

특허법원 2012. 10. 19. 선고 2012허4414 판결
2013.03 대법원 2012후3619

[ 참조조문 ]

상표법 제7조

[ 법관/대법관 태그]

김창석 양창수 박병대 고영한

[ 사건명 태그]

등록무효

[ 참조조문 태그 ]

상표법 제7조

[ 유사 판례 ]

대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결

[1] 등록무효심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 판단하는 기준 및 그 판단 시기(=등록상표의 등록결정 시) / 이때 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 판단하는 기준 및 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 그대로 적용되는지 여부(적극)

대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다15029 판결

[1] 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’의 의미 및 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지 결정하는 기준 / 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우, 상표의 식별력이 있는지 여부(소극)

대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결

[1] 상표가 상품의 원재료를 표시하는 상표인지 여부의 판단 방법

특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허7712 판결

호텔업을 지정서비스업으로 하는 선등록서비스표 “”의 서비스표권자인 갑 외국법인이 의류 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “”의 상표권자 을 주식회사를 상대로 ‘등록상표가 국내외에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 선등록서비스표와 동일·유사하여 갑 법인의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호 등에 해당한다’고 주장하며 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표는 지정상품에 대하여 출원 당시 적어도 외국의 수요자들에게 갑 법인의 호텔업을 표시하는 것이라고 인식되어 있던 선등록서비스표 등을 모방하여 선등록서비스표 등에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결

[1] 저명한 상품표지와 동일·유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산·판매하는 경우, 그 상품이 저명 상품표지의 상품과 다른 상품이더라도 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 소정의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부(적극)

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