대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결

[등록무효(특)][미간행] 【판시사항】 [1] 특허청구범위의 정정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부의 판단 기준 [2] 명칭을 “면포걸레 청소기”로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 위 특허발명의 특허청구범위 제1항에 대하여 정정청구한 사안에서, 위 특허발명의 특허청구범위 제1항에 대한 원심 판시 제2 정정사항은 정정 전 위 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없으며, 또한 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 위 제2 정정사항은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다고 한 사례 [3] 구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지 및 오류정정의 허용범위 【참조조문】 [1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항 / [2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항 / [3] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항 【참조판례】 [1] 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결(공2002상, 317), 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결(공2005상, 762) / [3] 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 【전 문】【원고, 피상고인】 원고 【피고, 상고인】 삼정크린마스터 주식회사 (소송대리인 변리사 정낙승외 1인) 【원심판결】 특허법원 2008. 3. 13. 선고 2007허4854 판결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 1. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다 ( 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 등 참조). 2. 위 법리에 비추어 기록을 살펴본다. 원고는 명칭을 “면포걸레 청소기”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제477380호)에 대한 특허무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)에 대하여 정정청구를 하였다. 이 사건 제1항 발명에 대한 원심 판시 제2 정정사항은 외부물림부재의 작동방향을 명확하게 하고 중간기어에 관한 구성을 부가한 것으로서, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 ‘뚜껑이 개폐될 때 외부물림부재가 외부 쪽으로 벌어지거나 안으로 오므라들고, 제1 수평기어 및 제2 수평기어가 서로 왕복운동을 할 수 있도록 그 사이에 중간기어가 맞물려 설치되어 있는 구성’이 자세히 기재 및 도시되어 있으므로, 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 있는 기술구성을 그대로 반영한 것일 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없다. 또 위와 같은 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다. 따라서 위 제2 정정사항은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한다. 그리고 위에서 본 구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구할 필요 없이 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있도록 허용하되, 그 범위를 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 한도에서 특허청구범위를 감축하는 것이나 오기를 바로잡거나 기재상의 불비를 해소하여 오류를 정정하는 것 등에 제한하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석된다 ( 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 등 참조). 따라서 그 정정으로 인하여 특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다. 같은 취지에서 원심이 이 사건 정정청구가 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경에 해당하지 아니한다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 구 특허법 제133조의2 및 제136조 제3항의 해석에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 그 밖의 상고이유의 주장은 독자적인 견지에서 원심판단을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2008후1081 (1970222)

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[ 소송경과 ]

2006

2007

2008

2009

2010

특허법원 2008. 3. 13. 선고 2007허4854 판결
2010.04 대법원 2008후1081

[ 참조조문 ]

특허법 제133조 제136조

[ 참조판례 ]

대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결
대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결
대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결

[ 참조판례 체계도 ]

[ 따름판례 ]

대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결
대법원 2017. 3. 22. 선고 2016후342 판결
대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결
대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결
대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후1305 판결
대법원 2017. 12. 22. 선고 2015다57935 판결

[ 법관/대법관 태그]

김지형 양승태 전수안 양창수

[ 사건명 태그]

등록무효

[ 참조조문 태그 ]

특허법 제133조 특허법 제136조

[ 유사 판례 ]

특허법원 2000. 7. 21. 선고 99허2174 판결：상고

[1]구 특허법 제63조의 규정 취지와 오류 정정의 허용 범위 및 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 확장 또는 변경에 해당하는지 여부의 판단 기준

대법원 2017. 3. 22. 선고 2016후342 판결

[1] 구 특허법 제136조 제1항, 제3항에서 정한 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 판단하는 기준

대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결

[1] 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원되었으나 나중에 공개된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정되는 경우, 특허를 받을 수 있는지 여부(소극)

대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결

[1] 구 특허법 제136조 제1항, 제47조 제3항 제2호에 따라 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 잘못된 기재를 정정하는 경우의 의미

대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결

구 특허법 제136조 제1항, 제3항에서 정한 특허청구범위의 정정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 판단하는 기준 및 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는 경우

대법원 2011. 12. 13. 선고 2011후2060 판결

명칭을 “전기 침술기 및 전기 침술 시스템”으로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 특허발명의 특허청구 범위 제1항 내지 제4항 발명 기재에 추가하여 정정사항 2를 정정청구한 사안에서, 정정사항 2는 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 있던 ‘침체의 기능’을 명확하게 한 것에 불과할 뿐 정정 전의 명세서에 없던 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이라고 할 수 없으며, 또한 정정으로 인하여 정정 전 침체가 가지고 있던 목적 및 효과를 벗어나 새로운 목적 및 효과가 발생하였다고 볼 수 없고, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없어 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지 아니한데도, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

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