대법원 2006. 9. 11. 자 2006마232 결정

[상표사용금지등가처분][집54(2)민,11;공2006.11.1.(261),1780] 【판시사항】 상표법 제53조에 의하여 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 상표권자가 등록상표를 사용할 수 없는 경우, 자신의 등록상표를 무단으로 사용하는 제3자를 상대로 상표 사용의 금지를 청구할 수 있는지 여부(적극) 【결정요지】 상표법 제53조에서 등록상표가 그 등록출원 전에 발생한 저작권과 저촉되는 경우에 저작권자의 동의 없이 그 등록상표를 사용할 수 없다고 한 것은 저작권자에 대한 관계에서 등록상표의 사용이 제한됨을 의미하는 것이므로, 저작권자와 관계없는 제3자가 등록상표를 무단으로 사용하는 경우에는 상표권자는 그 사용금지를 청구할 수 있다. 【참조조문】 상표법 제53조, 제65조, 민사집행법 제300조 제2항 【전 문】【재항고인】 재항고인 【상 대 방】 상대방 1외 3인 【원심결정】 서울고법 2006. 2. 3.자 2005라644 결정 【주 문】 재항고를 기각한다. 【이 유】 재항고이유를 본다. 1. 상표권 무단양도를 이유로 한 계약 해지 여부의 점 원심결정 이유에 의하면, 원심은 피신청인 상대방 1이 이 사건 상표를 무단으로 양도하거나 지정상품 외 상품에 상표를 사용하였다는 점을 소명할 자료가 부족하므로 재항고인이 위 각 사유를 들어 피신청인 상대방 1에 대하여 한 계약 해지 의사표시는 효력이 없고, 따라서 위 해지를 전제로 한 재항고인의 이 사건 가처분신청은 이유 없다 하여 이를 기각한 제1심결정을 유지하고 재항고인의 항고를 기각하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 조치는 수긍할 수 있고, 거기에 재항고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진 및 채증법칙 위배에 의한 사실오인이나 상표법 및 계약 해지에 관한 법리오해의 위법 등이 있다고 할 수 없다. 2. 저작권과의 저촉에 따른 제한 여부의 점 원심결정 이유에 의하면, 원심은 상표권자라 하더라도 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다 할 것인데( 상표법 제53조), 이 사건 상표에 사용된 표장은 1992. 9. 19.경 사망한 미국인 디자이너 망 케네스 로버트 하워드(Kenneth Robert Howard)가 재항고인의 이 사건 상표 등록출원 전에 창작한 ‘플라잉 아이볼(flying eyeball)’에 망인의 예명인 ‘Von Dutch’를 부가한 것에 불과하여 위 망인의 저작물과 실질적으로 동일한 것임에도 재항고인이 위 망인의 상속인 등 정당한 저작권자로부터 이를 상표로 사용하는 데 대한 동의를 얻은 적이 없으므로, 재항고인은 이 사건 상표를 사용할 권한이 없어 그 침해에 대한 배제를 구할 수도 없다고 함으로써, 이 점에서도 재항고인에게 이 사건 가처분의 피보전권리가 없다는 취지로 판시하고 있다. 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다. 상표법 제53조에서 등록상표가 그 등록출원 전에 발생한 저작권과 저촉되는 경우에 저작권자의 동의 없이 그 등록상표를 사용할 수 없다고 한 것은 저작권자에 대한 관계에서 등록상표의 사용이 제한됨을 의미하는 것이고, 저작권자와 관계없는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 그 금지를 구할 수 없다는 의미는 아니라 할 것이다. 따라서 이 사건 상표가 위 망인이 창작한 저작물과 실질적으로 동일한 것이라 하더라도 상표권자인 재항고인으로서는 위 저작물에 대한 저작권자가 아닌 이 사건 가처분의 피신청인들에 대하여는 상표권 침해를 주장할 수 있다 할 것이다. 따라서 원심의 위 판단은 상표법 제53조에 대한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이다. 다만, 재항고인의 이 사건 가처분신청은 이 사건 계약이 적법하게 해지되었음을 전제로 한 것이나 앞서 본 바와 같이 그 해지가 인정되지 아니하여 기각될 수밖에 없으므로, 원심이 그와 같은 이유로 이 사건 가처분신청을 기각한 제1심결정을 유지하고 재항고인의 항고를 기각한 이상, 원심의 위 상표법 제53조에 대한 법리오해의 위법은 재판 결과에 영향을 미치지는 아니하였다 할 것이다. 3. 그러므로 재항고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다. 대법관 안대희(재판장) 김영란 김황식(주심) 이홍훈

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2006마232 (2058738)

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[ 소송경과 ]

2004

2005

2006

서울중앙지방법원 2005. 7. 28.자 2005카합1851 결정
2006.02 고등법원 2005라644
2006.09 대법원 2006마232

[ 참조조문 ]

민사집행법 제300조

상표법 제53조 제65조

[ 법관/대법관 태그]

안대희 김영란 김황식 이홍훈

[ 사건명 태그]

상표사용금지등가처분

[ 참조조문 태그 ]

상표법 제53조 상표법 제65조 민사집행법 제300조

[ 유사 판례 ]

특허법원 2000. 8. 18. 선고 99허8714,9496,9502,9519,2000허389,1160,3913 판결：상고

[1]등록상표 ALFREDO VERSACE가 인용상표 GIANNI VERSACE와 상표의 표장 및 지정상품이 유사하여 상품 출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 한 사례

대법원 2000. 4. 11. 선고 99후581 판결

[1] 출원상표 AUTOLOCK과 인용상표 AUTOLOG의 유사 여부(적극)

대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결

[1] 서비스표 Holiday in Seoul의 필기체와 인용서비스표 집 모양의 도형＋Holiday Inn의 필기체＋Garden Court의 인쇄체의 유사 여부(적극)

대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결

[1] 상표법상 병행수입업자가 상표권자의 상표를 사용할 수 있는 범위

대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결

[1] 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 '수요자를 기만한 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부의 판단 기준시(=상표등록사정시)

특허법원 2020. 5. 15. 선고 2019허7740 판결

갑 주식회사가 을 주식회사의 등록상표 “”는 지정상품 중 ‘우산, 비치파라솔’에 사용할 의사 없이 출원하여 등록받은 것으로 상표법 제3조, 제117조 제1항 제1호에 해당하여 무효라고 주장하며 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 등록상표의 지정상품 중 ‘우산, 비치파라솔’은 을 회사의 패션 잡지 발행 및 관련 상품 판매 업무와 밀접한 관계에 있고, 을 회사에 등록상표를 사용할 사회적, 경제적 필요성도 합리적으로 인정되는 등 제반 사정을 종합하면, 등록상표가 출원인의 상표 사용의사 없이 출원·등록된 것으로 보기 어려우므로, 위 심결이 적법하다고 한 사례

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