대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결

[거절결정(특)][미간행] 변경 : 대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 의하여 변경 【판시사항】 [1] 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우, 특허발명의 진보성 유무 판단에 제조방법을 고려하여 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하여야 하는지 여부(한정 소극) [2] 명칭을 “폴리테트라풀루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관한 청구항인 특허청구범위 제1항 및 그 종속항인 제2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라플루오르에틸렌 물질의 발명을 내용으로 하는 특허청구범위 제3항, 제4항 발명의 경우, 특별한 사정이 없는 한 각 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 그 진보성 유무를 판단하여야 한다고 한 사례 【참조조문】 [1] 특허법 제29조 제2항 / [2] 특허법 제29조 제2항 【참조판례】 [1] 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결(공2006하, 1445) 【전 문】【원고, 피상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 변리사 김형준) 【피고, 상고인】 특허청장 【원심판결】 특허법원 2006. 9. 28. 선고 2005허10992 판결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이 유】 상고이유를 판단한다. 물건의 발명의 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다. 그러므로 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도, 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교할 것이다( 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 참조). 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 명칭을 “폴리테트라플루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관한 청구항인 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다) 및 그 종속항인 이 사건 제2항 발명, 그리고 이 사건 제1, 2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라플루오르에틸렌 물질에 관한 이 사건 제3, 4항 발명을 특허청구범위로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2002-8897호)을 원심 판시의 비교대상발명과 비교함에 있어서, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제2항 발명뿐만 아니라 이 사건 제3, 4항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다. 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 물건의 발명을 내용으로 하는 이 사건 제3, 4항 발명에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 각 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 그 진보성 유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 막바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제3, 4항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 물건 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재된 경우의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2006후3250 (1968602)

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[ 소송경과 ]

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특허법원 2006. 9. 28. 선고 2005허10992 판결
2009.03 대법원 2006후3250

[ 참조조문 ]

특허법 제29조

[ 참조판례 ]

대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결

[ 참조판례 체계도 ]

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[ 따름판례 ]

대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결

[ 법관/대법관 태그]

김지형 양승태 전수안 양창수

[ 사건명 태그]

거절결정

[ 참조조문 태그 ]

특허법 제29조

[ 유사 판례 ]

대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결

[1] 구 특허법 제29조 제2항에 따라 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 및 발명의 진보성을 판단하는 경우 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

[1] 특허발명의 진보성 유무를 판단하는 기준 및 위 판단 기준은 선행 또는 공지의 발명에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)

대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2376 판결

[1] 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원되었으나 나중에 공개된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정되는 경우, 특허를 받을 수 있는지 여부(소극)

대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결

[1] 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 / 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결

[1] 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 특허발명의 내용을 확정하기 위한 특허청구범위의 해석 방법

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11066 판결

[1] 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명이 ‘물건의 발명’에 해당하는지 여부(적극) 및 위와 같은 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법

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