대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결

[등록무효(특)][공2002.8.15.(160),1857] 【판시사항】 [1] 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(정의) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우, 특허발명의 신규성 및 진보성 여부(소극) [2] '치수안정성(dimensional stability) 폴리에스테르사(Polyester사) 및 그 제조방법'에 관한 특허발명이 신규성 및 진보성이 없다고 한 사례 【판결요지】

[1] 성질 또는 특성 등에 의해 물(물)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(정의) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다. [2] '치수안정성(dimensional stability) 폴리에스테르사(Polyester사) 및 그 제조방법'에 관한 특허발명이 신규성 및 진보성이 없다고 한 사례. 【참조조문】 [1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항(현행 제29조 제2항 참조), 제8조 제3항(현행 제42조 제3항 참조), 제4항(현행 제42조 제4항 참조), 제69조 제1항(현행 제133조 참조) / [2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항(현행 제29조 제2항 참조), 제8조 제3항(현행 제42조 제3항 참조), 제4항(현행 제42조 제4항 참조), 제69조 제1항(현행 제133조 참조) 【전 문】【원고,피상고인】 허니웰 인터내셔널 인코포레이티드(Honeywell International, Inc.)(변경전 상호 : 알라이드시그날 인코포레이티드) (소송대리인 변호사 이임수 외 7인) 【피고,상고인】 한국화섬협회(한국화섬협회) (소송대리인 변호사 민병국 외 6인) 【원심판결】 특허법원 2001. 7. 20. 선고 99허9700 판결 【주문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이유】 상고이유(기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 본다. 1. 제3점에 대하여 가. 기록에 의하면, 이 사건 특허발명[1990. 2. 26. 출원(우선권 주장일 : 1988. 7. 5.), 1997. 9. 22. 등록, (특허번호 1 생략)]은 '치수안정성(dimensional stability) 폴리에스테르사(Polyester사) 및 그 제조방법'에 관한 발명인바, 그 특허명세서상 발명의 상세한 설명에서는, 먼저 (1) 선행기술에 의하여 제조된 사(사)에 비하여 처리코드의 치수안정성을 유지 내지는 증가시키면서 높은 강인도(tenacity)를 보이는 폴리에스테르 멀티필라멘트사와 이를 제조하는 방법을 제공하겠다는 목적이 제시되어 있고, 다음 (2) 이 목적을 달성하기 위하여 폴리에스테르 멀티필라멘트사를 제조하는 방법에 관해서는, '배향(배향)비결정질(비결정질) 미연신사(미연신사) 및 배향결정질 미연신사 사이의 전이영역 내에서 높은 응력조건 하에 방사(방사)하는 것에 의해, 3∼15%의 결정도 및 2∼10℃의 융점상승을 갖는, 결정질이 부분적으로 배향된 미연신사를 형성하도록 공정 파라미터들을 선택함에 의하여 성취된다.'고 하면서 위와 같은 공정 파라미터들은 '방사노즐에 인접한 소둔(소둔) 영역의 길이 및 온도, 방사공의 직경, 냉각공기 취입방법, 냉각공기 속도 및 냉각관 내에서의 드로우다운, 고화영역으로부터의 사의 회수속도'라고 제시하고 있으며, 또한 이렇게 방사된 폴리에스테르 멀티필라멘트사는 전체 연신비 1.5/l 내지 2.5/l로 열연신되어 (A) 20g/d 이상의 종단모듈러스, (B) E4.5+FS < 13.5%에 의하여 정의된 치수안정성, (C) 7g/d 이상의 강인도, (D) 9∼14℃의 융점상승 및 (E) 0.75 이하의 비결정질 배향함수인 독특한 성질을 갖게 되고, 이러한 연신사는 타이어 코드를 산출하도록 가연되고 플라이된 다음 레조르시놀포름알데히드라텍스와 함께 처리되는 것으로 기재되어 있는 한편, 방사속도, 전단율(전단률) 등 여러 공정조건 등을 설정하면서 미연사의 결정도 및 융점상승과 연신사의 여러 물성, 그리고 처리코드의 여러 물성 등을 구함으로써 이 사건 특허발명의 구체적인 실시태양도 제시하고 있으며, 나아가 (3) 이 사건 특허발명의 고강도 폴리에스테르 멀티필라멘트사가 타이어 같은 고무 복합물 내에 섬유 보강재로서 혼입되었을 때, 향상된 처리코드 강인도와 함께 향상된 치수안정성을 제공한다는 발명의 효과를 제시하고 있음을 알 수 있다. 나. 이와 같이 이 사건 특허명세서 중 발명의 상세한 설명에서는, 그 목적과 효과가 구체적으로 제시되어 있어 발명의 기술적 배경과 해결하고자 하는 과제 및 그 기술적 가치를 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 이해할 수 있고, 발명의 구성 또한 명료하게 제시하고 있을 뿐만 아니라, 발명의 재현가능성을 담보하기 위해 구체적인 공정조건 하에서 실시한 실시례도 제시되어 있는바, 결국 당업자라면, 위와 같은 명세서의 기재에 기하여 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것으로 보이고, 또 이와 같은 발명의 상세한 설명에 나타나 있는 기술적 구성을 기재하고 있는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 역시 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 명확하고 간결하며 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어 있다고 할 수 있다. 나아가 이 사건 특허명세서에서 제시된 융점상승 측정방법이 기재불비에 해당되는지 여부에 대하여 보면, 발명의 상세한 설명(명세서 249면 참조)에는 '융점은 20℃/분에서 2mg 시료 스캐닝으로부터 산출된 흡열의 극대치로부터 퍼킨-엘머 미분주사 열량계(DSC)를 사용하여 측정되었다.'고 기재되어 있어 융점상승에 필요한 DSC기기의 종류, 시료의 양과 승온속도 등에 관하여 구체적으로 제시하고 있을 뿐만 아니라, 융점을 측정하기 위한 DSC방법은 이 분야의 당업자라면 누구나 알 수 있는 널리 알려져 있는 측정방법이므로, 이 사건 특허명세서에서 사(사)시료의 준비방법에 대해 사를 감아 공처럼 말아 사용하는지 또는 사를 잘라 사용하는지에 관하여 구체적으로 기재하고 있지 않더라도, 이 사건 특허발명을 용이하게 실시하는 데 아무런 지장이 없다고 하겠으며, 또 이 두 가지 시료준비방법 중 어느 것을 선택하느냐에 따라 융점상승 값에 다소 차이가 발생할 수 있다고 하더라도, 다른 실시기술이 이 사건 특허발명에서 특정하고 있는 융점상승 범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에는 이 사건 특허발명의 실시례에서 융점상승 측정값을 산출한 시료준비방법과 동일한 것을 채용하여 양자가 동일한 조건 하에서 비교하면 되는 것이므로(즉, 이 사건 특허발명의 실시례 1의 시료 I-B는 융점상승이 3℃인데, 이 융점상승 값이 '사를 감아 공처럼 말아 사용하는 것'에 의해 측정한 것이면 그 대비되는 실시기술도 같은 방법에 의해 측정하면 되고, 반대로 이 융점상승 값이 '사를 잘라 사용하는 것'에 의해 측정한 것이라면 그 대비되는 실시기술도 같은 방법에 의해 측정하면 된다.), 이 사건 특허명세서에 사시료의 준비방법에 관한 구체적인 기재가 없다고 하여 상고이유에서 다투는 바와 같이 이 사건 특허발명의 권리범위를 확정할 수 없는 것은 아니다. 결국, 이 사건 특허발명은 명세서의 기재요건을 모두 충족한다고 보아야 할 것이다. 다. 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 명세서의 기재불비 여부의 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점을 다투는 상고이유는 받아들이지 아니한다. 2. 제1, 2, 4점에 대하여 가. 원심판결의 요지 원심은, 이 사건 특허발명과, 그 우선권 주장일 전인 1983. 11. 26. 공개된 일본 공개특허공보 소(소)58-203112호(갑 제4호증)의 '폴리에스테르 섬유의 제조법'(이하 '인용발명 1'이라 한다) 및 1986. 1. 29. 공개된 유럽 (공개특허공보 번호생략)(을 제1호증)의 '폴리에스테르 섬유'(이하 '인용발명 2'라 한다)를 대비하여 다음과 같이 판단하였다. (1) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 신규성, 진보성 여부 (가) 발명의 목적 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 특허발명 제1항'이라 한다. 이하 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다.)과 인용발명 1은 모두 타이어 코드용 폴리에스테르 섬유사의 제조방법에 관한 발명이라는 점 및 고강인도의 치수안정성 섬유사의 제공은 타이어 코드용 섬유사의 제조 분야에서 통상적으로 추구하는 목적이라는 점을 감안하면, 양 발명은 그 목적에서 동일ㆍ유사성이 있다. (나) 기술적 구성의 공통점 이 사건 특허발명 제1항과 인용발명 1은 모두 폴리에스테르의 일종인 PET사(폴리에틸렌 테레프탈레이트사)의 용융압출단계, 고화(고화)단계, 인취단계 및 연신단계를 거쳐 폴리에스테르 섬유사를 제조하는 방법에 관한 것이라는 점에서 동일성이 있고, 용융압출단계, 고화단계 및 연신단계의 구체적인 공정도 동일하나, 다만 인취단계에서 이 사건 특허발명 제1항은 인취속도를 3∼15%의 결정도 및 2∼10℃의 융점상승을 갖는 속도로 한정하고 있음에 대하여, 인용발명 1은 인취속도를 1,500∼3,000m/분으로 하면서, 밀도(ρ)가 1.338〈ρ〈1.365, 1.005A≥ρ≥0.995A{A는 4.4(Δn)2+0.167(Δn)+1.331}를 동시에 만족하고, 복굴절률(Δn)은 25×10-3≤ Δn <60×10-3인 것으로 한정하고 있는 점에서 상이하다. (다) 기술적 구성의 상이점 원심은, 인용발명 1의 미연신사의 밀도 1.338∼1.365를 이 사건 특허발명의 명세서(248면)에 기재되어 있는 '퍼센트 결정도'를 구하는 공식에 대입하여 결정도를 계산하면, 1.54∼15.5%가 되어, 이 사건 특허발명 제1항의 결정도 3∼15%와 대부분 일치하고, 또 이 사건 특허발명의 실시례로부터 파악한 인취속도(2,020∼2,900m/분)는 인용발명 1의 인취속도(1,500∼3,000m/분)의 범위에 포함되는 사실과, 인취속도의 증가에 따라 밀도(즉 결정화도)와 융점상승 값은 증가하나, 결정화도가 동일하다고 하여 융점상승 값도 동일한 정도로 나타나는 것은 아니라는 사실[즉, 갑 제5호증의 '도 1'에서 분자량 22,500의 PET사의 밀도가 약 1.356(결정화도로 환산하면 10.8%)인 경우 인취속도가 대체로 4,500m/분인데, '도 6'을 보면 그 정도의 인취속도에서는 융점상승이 거의 나타나지 않으며, 한편 이 사건 특허명세서의 도표 IV의 시료 II-B의 예에 의하면, 결정화도가 7%에 불과하지만 3℃의 융점상승이 나타난다.] 등을 인정하고, 기술적 구성의 상이점과 관련하여 다음과 같이 판단하였다. ① 이 사건 특허발명 제1항의 신규성에 관한 판단 먼저, 인용발명 1의 명세서에는 인취단계를 거친 미연신사의 융점상승에 관한 기재가 전혀 없고, 또 인용발명 1의 인취속도 1,500∼3,000m/분에 이 사건 특허발명의 실시례에 기재된 인취속도가 포함된다고 하더라도, 융점상승에 영향을 미치는 다른 조건에 관한 대비 없이 단순히 인취속도가 같다고 하여 인용발명 1에서도 2∼10℃의 융점상승이 있었다고 추정할 수도 없다. 또한 인용발명 1의 실시례 중 실험번호 13과 15를 보면, 동일한 원료 중합체(미연신사 IV : 0.98)를 사용하여 노즐구경, 노즐수, 노즐당 토출량, 가열실린더 길이, 전단율 등에서 거의 동일한 방사조건을 사용하고, 가열실린더의 온도만이 300℃(실험번호 13)와 240℃(실험번호 15)로 상이한 데도 불구하고, 전자는 연신성이 양호하고 후자는 연신성이 불량할 뿐 아니라, 미연신사의 복굴절률이 0.0373(실험번호 13)과 0.0662(실험번호 15)로 상이하며, 밀도도 1.343(실험번호 13)과 1.359(실험번호 15)로 차이가 나는 것으로 보아, 미연신사의 물성은 방사조건 중 하나만 달라지더라도 그 물성에 상당한 차이가 있을 수 있음을 알 수 있어, 인취속도 외에 방사노즐의 직경, 방사노즐의 개수, 토출량 등 융점상승에 영향을 미치는 방사조건 중 일부가 동일하다고 하여 미연신사의 융점상승이 동일하리라고 볼 수 없으므로, 이 부분 피고의 주장은 받아들이지 아니한다. 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명 제1항에서 섬유의 제조방법을 특정하는 섬유 물성이 인용발명 등과 다르다는 것은 제조방법 자체, 즉 발명의 기술적 구성이 다르다는 것을 의미하는 것이므로, 인용발명 1에 의하여 이 사건 특허발명 제1항의 신규성을 부정할 수 없다. 다음 이 사건 특허발명 제1항을 인용발명 2와 대비하여 볼 때, 인용발명 2가 용융압출단계, 고화단계, 연신단계에서 이 사건 특허발명 제1항과 동일ㆍ유사한 범위이고, 인취단계에서도 인취속도 및 미연신사의 결정화도가 각각 2,000m/분 이상, 14.7%(실시례 1, 실험번호 4)로서 이 사건 특허발명 제1항과 동일한 경우를 기재하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 인취속도 및 결정화도가 동일ㆍ유사한 범위라고 하여 동일한 정도의 융점상승이 나타나리라고 볼 수 없고, 발명의 기술적 구성도 다르므로, 이 사건 특허발명 제1항이 인용발명 2와 동일하다고 할 수 없다. ② 이 사건 특허발명 제1항의 진보성에 관한 판단 먼저, 일반적으로 인취속도의 증가에 따라 융점이 상승한다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것이라 할 수 있고, 또 인용발명 1의 인취속도나 결정화도가 이 사건 특허발명 제1항과 동일ㆍ유사한 범위라고 하겠으나, 인용발명 1에 이 사건 특허발명 제1항이 의도하는 융점상승이 일어나리라고 예측할 수 있는 기재가 전혀 없고, 을 제5호증에도 이 사건 특허발명 제1항과 같이 융점상승을 2∼10℃로 조절하여 연신단계를 거친 후 치수안정성과 강인도가 향상된 섬유사를 얻는다는 것에 대한 어떠한 기재나 암시도 없으며, 을 제16호증 역시, 단순히 권취기의 성능 향상과 함께 방사속도도 향상되어 왔고 고속 방사에 대한 연구가 활발히 이루어졌다는 사실만 기재되어 있을 뿐, 미연신사의 융점상승에 관한 이 사건 특허발명 제1항의 구성에 이를 수 있는 어떠한 기재나 암시를 하고 있지 않다. 다음 인용발명 2에서도 미연신사의 융점상승에 관한 기재가 없고, 이 사건 특허발명 제1항에서 특정한 미연신사의 융점상승에 관한 명시적 기재나 암시를 하고 있지 않다. 나아가 작용효과를 보면, 인용발명 1의 실시례 1 및 4는 인용발명 1에서 표준사의 예로 제시된 실시례 7에 비하여 약 8.5∼9%의 증가율을 보이나, 이 사건 특허발명의 실시례 Ⅱ-B 및 Ⅱ-C 는 이 사건 특허발명 내에서 표준사의 예로 제시된 실시례 Ⅱ-E에 비하여 14.1∼16%의 우수한 증가율을 보이는 것으로 보아 이 사건 특허발명 제1항의 방법으로 제조한 사가 인용발명 1의 사에 비하여 우수한 처리코드로의 전환율을 갖는다고 볼 수 있고, 또 이 사건 특허발명의 실시례를 보면, 이 사건 특허발명 제1항이 종래의 제1 세대사에 비하여 치수안정성이나 강인도 전환율에서 현저히 우수하며, 미연신사의 융점상승이 2∼10℃인 범위에서 융점상승이 2℃ 미만이거나 10℃를 넘는 경우에 비하여 우수한 치수안정성이나 강인도를 가지므로, 그 작용효과가 현저하다. 따라서 이 사건 특허발명 제1항은 인용발명 등에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없다. (2) 이 사건 특허발명 제2항 내지 제16항의 신규성, 진보성 여부 (가) 이 사건 특허발명 제2항 내지 제4항은 제1항의 종속항이고, 제5항과 제6항은 제4항의 종속항이므로, 제1항의 신규성 및 진보성이 인정되는 이상 인용발명들과 구체적으로 대비할 필요도 없이 그 신규성 및 진보성이 인정된다. (나) 이 사건 특허발명 제7항은 최소 20g/d 이상의 종단모듈러스, E4.5+FS<13.5%에 의하여 특정되는 치수안정성, 7g/d 이상의 강인도, 9∼14℃의 융점상승 및 0.75 이하의 비결정질 배향함수를 갖는 폴리에틸렌 테레프탈레이트 연신사에 관한 것인데, 인용발명 1에는 연신사의 융점상승에 대한 기재가 없고, 인용발명 2는 종단모듈러스가 10g/d(인용발명 2 명세서 5면 19∼21행)로서 제7항과 상이하므로, 이 사건 특허발명 제7항은 인용발명들에 의하여 공지된 것으로 볼 수 없을 뿐더러, 인용발명들에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없다. (다) 이 사건 특허발명 제8항 내지 제14항은 제7항을 인용하고 있는 종속항이므로, 제7항의 신규성 및 진보성이 부정되지 않는 한 인용발명들과 구체적으로 대비할 필요 없이 그 신규성 및 진보성을 부정할 수 없다. (라) 이 사건 특허발명 제15항은 1인치당 8×8 꼬임을 갖는 1000데니어 3단 그레이그 코드로 가연시킨 후, 1차로 블록화 디이소시아네이트(di-isocyanate) 침지(침지)액에 침지시킨 다음, 227℃에서 40초 동안 신장하고, 2차로 레조르시놀-포름알데히드 라텍스 침지액에 침지시킨 다음 227℃에서 60초 동안 이완시켰을 때, 4% 자율 수축률에서 2.3g/d 이상의 LASE5에 의하여 특정되는 치수안정성 및 4% 자율 수축률에서 7.0g/d 이상의 강인도를 갖는 폴리에틸렌 테레프탈레이트 연신사를 청구하고 있으나, 인용발명들에 이와 같은 연신사에 대하여 시사하는 기재를 찾아볼 수 없고, 제조공정이 다르면 치수안정성과 강인도가 다른 연신사가 얻어질 것인데, 이미 본 바와 같이 제1항의 연신사 제조방법이 인용발명들의 연신사 제조방법과는 동일하지 않은 점으로 보아, 이 사건 특허발명 제15항의 신규성 및 진보성을 부정할 수 없다. (마) 이 사건 특허발명 제16항은 제15항의 종속항으로서, 제15항이 신규성 및 진보성 있는 발명이므로, 인용발명들과 구체적으로 대비할 필요 없이 그 신규성 및 진보성이 있다. (3) 결 론 결국, 이 사건 특허발명은 인용발명 등 그 우선권 주장일 이전에 공지된 기술에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 발명에 해당하지 아니한다. 나. 이 법원의 판단 (1) 이 사건 특허발명 제1항의 신규성 및 진보성에 대하여 (가) 먼저, 이 사건 특허발명 제1항과 인용발명 1의 기술적 구성을 대비하여 보면, 원심이 적절하게 판단하고 있는 바와 같이, 양 발명 모두 PET사의 용융압출단계, 고화단계, 인취단계 및 연신단계를 거쳐 고강인도의 치수안정성 폴리에스테르 섬유사를 제조하는 방법에 관한 것이라는 점에서 기술적 구성이 공통하고, 또 용융압출단계, 고화단계 및 연신단계의 구체적인 공정이 동일하며, 인취단계에서 인취속도를 구성요소로 하여 미연신사의 물성을 조절한다는 점도 공통하나, 인취속도를 조절하여 목표로 하는 미연신사의 물성에 대하여, 이 사건 특허발명 제1항은 '결정도'와 '융점상승'을 대상으로 하는 데에 대하여, 인용발명 1은 '밀도'와 '복굴절률'을 그 대상으로 하고 있다는 점에서 차이가 있다. (나) 그런데 성질 또는 특성 등에 의해 물(물)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(정의) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다. (다) 이 사건으로 돌아와 양 발명의 차이점에 대하여 본다. ① 먼저, 인용발명 1의 미연신사의 밀도 1.338∼1.365는 원심의 판단과 같이 결정도 1.54∼15.5%이므로, 이 사건 특허발명 제1항의 결정도 3∼15%와 대부분 일치한다(또 복굴절률은 이 사건 특허발명 제1항의 구성요소는 아니나, 발명의 상세한 설명 및 도면에 나와 있는 복굴절률 0.056은 인용발명 1의 복굴절률 0.025∼0.06의 범위에 포함된다). ② 다음 이 사건 특허발명 제1항은 미연신사의 물성을 '2∼10℃의 융점상승'으로 한정하고 있으나, 인용발명 1의 명세서에서는 이에 대응되거나 암시하고 있는 기재를 찾아볼 수 없다. 그런데 이 사건 특허발명의 실시례 2의 시료 II-B와 인용발명 1의 실시례 2, 실험번호 13의 방사조건을 대비하여 보면, PET사의 고유점도가, 이 사건 특허발명은 0.92이고 인용발명 1은 0.98로서 큰 차이가 있다고 볼 수 없고, 방사공의 직경도 각각 0.61mm와 0.60mm로서 실질적으로 동일하며, 방사공의 개수도 각각 300개와 288개로 매우 유사한 범위 내에 있고, 방사공당 토출량, 즉 방사공을 통과하는 용융 PET의 시간당 질량도 각각 대략 1.58g/분과 1.59g/분으로 실질적으로 동일하며, 인용발명 1의 가열 슬리브 온도 300℃ 또한 이 사건 특허발명의 실시례에 언급된 가열 슬리브의 온도 범위인 220∼300℃에 포함될 뿐만 아니라, 양 발명의 가장 중요한 구성요소라고 할 수 있는 인취속도도 각각 2,020m/분과 2,000m/분으로서 실질적으로 동일하고, 또 전단율도 각각 910sec-1과 957sec-1로서 큰 차이가 없으므로, 양 발명이 인취단계에서 얻는 미연신사는 동일·유사한 물성 범위 내의 것으로 볼 여지가 크다. 나아가 인취속도와 융점과의 관계를 알 수 있는 을 제5호증 '도 10'을 보면, 인취속도가 가장 낮은 1,000m/분일 때의 미연신사 융점이 254.8℃[기준융점(M.P.Q.)과 매우 유사한 것으로 보인다]라고 할 때, 인취속도가 2,000m/분, 3,000m/분, 4,000m/분일 때의 융점상승이 각각 1.2℃(256.0254.8), 2℃(256.8254.8), 2.4℃(257.2254.8) 증가함을 알 수 있고, 또 분자량과 인취속도 및 융점과의 관계를 알 수 있는 갑 제5호증의 '도 1', '도 5', '도 6'을 보면, '도 1'에서 분자량이 22,500인 PET사의 경우[이 사건 특허발명의 분자량(고유점도 0.8 이상)과 유사한 경우이다]에 밀도가 1.356(결정화도로 환산하면 10.8%)일 때의 인취속도는 약 4,000m/분이 되는데, '도 5', '도 6'에서 분자량이 22,500인 PET사의 1,000m/분의 인취속도에서의 융점은 대략 245.4℃(이 역시 기준융점과 매우 유사할 것으로 보인다)가 되고('도 6'을 자세히 보면 알 수 있듯이 1,000m/분의 인취속도에서의 융점은 실선의 끝점이 아니라 대략 245.4℃ 근방의 ×점이고, 이는 '도 5'의 DSC분석도로부터도 뒷받침되는데, '도 5'를 보면 1,000m/분의 인취속도의 융점피크가 250℃보다 낮은 지점인 것을 알 수 있다), 4,000m/분의 인취속도에서의 융점은 대략 251.2℃가 되어, 대략 5.8℃(251.2245.4＝5.8)의 융점상승이 이루어지는 것을 알 수 있는바(이와 달리 융점상승이 거의 나타나지 아니한다고 본 원심의 판단은 갑 제5호증의 도면들을 제대로 살피지 아니한 잘못이 있다.), 이와 같이 일반적으로 인취속도의 증가에 따라 방출사의 융점이 상승한다는 것이 이 사건 특허발명의 출원 전에 이미 이 발명이 속하는 기술분야에서 공지되어 있었던 점을 감안하여 보면, 인취단계에서 인취속도를 조절하여 융점상승을 조절하는 기술은 당업자에게 자명한 사항에 불과한 것으로 보인다. 이와 같이 양 발명에서 물성치 환산값(결정도, 복굴절률)이 실질적으로 동일하고, 그 출발원료 및 제조공정의 구체적인 태양도 동일·유사하며, 또 방사공정 중에서 인취속도가 증가하게 되면 적절한 범위 내의 융점상승이 도출된다고 하는 것이 이 발명이 속하는 기술분야에서 이미 공지되어 있었던 점 등에 비추어 보면, 인용발명 1에서 얻어진 미연신사도, 달리 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 특허발명 제1항에서 의도하는 융점상승이 이루어질 것으로 보이므로, 이 사건 특허발명 제1항의 미연신사의 융점상승은 인용발명 1로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 당업자가 인용발명 1로부터 용이하게 얻어낼 수 있는 정도의 것으로 봄이 상당하다[원심은 '인용발명 1의 실시례 중 실험번호 13과 15의 경우 다른 방사조건은 거의 동일하고 가열실린더 온도만이 상이한 데도 불구하고 연신성, 미연신사의 복굴절률 및 밀도에서 차이가 난다.'는 점을 들어 미연신사의 물성은 방사조건 중 하나만 달라지더라도 그 물성에 차이가 있으므로, 위와 같이 양 발명의 방사조건이 동일 유사하더라도 미연신사의 융점상승이 동일하리라고 볼 수 없다는 취지로 판단하였으나, 인용발명 1에서의 '가열실린더의 온도 차이'는 이 사건 특허발명의 실시례에 기재조차 되어 있지 않은 공정조건이므로, 이 점을 근거로 인용발명 1의 융점상승 결과가 이 사건 특허발명 제1항과 달라질 수 있다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 인용발명 1은 가열실린더의 온도를 조절한다는 구성에 그 기술적인 특징이 있는 것(폴리머의 융점인 249℃에서 400℃의 온도로 유지하는 것)이므로, 가열실린더의 온도가 이 범위를 벗어나는 것(실험번호 15는 가열실린더의 온도가 240℃임)은 바람직한 실시례의 것(실험번호 13)과 물성이 상이함은 당연한 것인데도, 원심은 이와 같은 인용발명 1의 기술적 특징을 전혀 고려하지 아니하였는바, 사정이 이와 같다면, 원심 판시와 같은 이유만으로는 인용발명 1에서 얻어진 미연신사가 이 사건 특허발명 제1항에서 의도하는 바의 융점상승이 이루어질 것이라는 점을 뒤집기에 부족하다]. 또한 이 사건 특허발명의 실시례를 보면, 실시례 1의 시료 I-B, I-C에서는 3℃, 실시례 2의 시료 II-B, II-C에서는 3℃와 4℃의 융점상승만이 보일 뿐, 그 이외의 범위인 2℃나 5∼10℃에 대해서는 아무런 제시가 없어, '2∼10℃'의 범위라는 수치범위에 대한 기술적 의의와 임계적 의의가 있다고도 보이지 않으므로, 위와 같은 수치범위는 당업자가 별다른 어려움 없이 적의 선택할 수 있는 정도의 것에 지나지 아니한다(따라서 원심의 판단과 같이 이 사건 특허발명 제1항이 융점상승이 2℃ 미만이거나 10℃를 넘는 경우에 비하여 우수한 치수안정성이나 강인도를 갖는다고 보기 어렵다. 또 원심은 처리코드로의 전환율의 차이를 들어 이 사건 특허발명 제1항이 인용발명 1에 비해 현저한 효과가 있다고 보았으나, 기록상 양 발명에서 대비되는 그 각 표준사가 과연 동일한 실인지 여부를 알 수 없으므로, 이 점에서도 원심의 판단은 부적절하다). (라) 결국, 이 사건 특허발명 제1항은 그 제조방법상의 특징이 인용발명 1에 구체적으로 나타나 있고, 연신사의 제조과정에서 중간 생성물로 얻어지는 미연신사의 물성인 결정도와 융점상승 또한 인용발명 1로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 당업자가 인용발명 1로부터 용이하게 얻어낼 수 있는 정도에 불과한 것이어서, 이 사건 특허발명 제1항은 그 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다. (2) 이 사건 특허발명 제2항 내지 제16항의 신규성 및 진보성에 대하여 (가) 이 사건 특허발명 제2항 내지 제6항에 대하여 ① 먼저, 이 사건 특허발명 제2항은 제1항의 제조방법에서 미연신사의 융점상승을 '2∼5℃'로 한정한 것인데, 제1항의 미연신사의 융점상승(2∼10℃)이 인용발명 1로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 당업자가 그로부터 용이하게 얻어낼 수 있는 정도에 불과한 이상, 제2항에서 미연신사의 범위를 더욱 한정한 것에 인용발명 1과 구별되는 특징이 있다고는 보이지 아니하고, 또 이 수치범위로 한정한 점에 기술적 의의와 임계적 의의가 있다는 것도 발명의 상세한 설명에 의해 제시된 바가 없다. ② 다음 이 사건 특허발명 제3항은 제1항의 제조방법에서 미연신사의 물성을 'Φ½가 26도 이상'인 것으로 한정한 것이나, 이러한 물성을 얻기 위해 특별한 제조수단과 방법이 이 사건 특허명세서에 제시된 바가 없으므로, 이는 제1항에서 얻어진 미연신사가 갖고 있는 성질을 단순히 적시한 것에 지나지 않는 것으로 보이며, 따라서 제1항의 미연신사의 물성이 인용발명 1과 특별히 다르다고 보이지 않는 한, 이 사건 특허발명 제3항도 인용발명 1에 의해 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다. ③ 다음 이 사건 특허발명 제4항은 제1항의 제조방법의 용융압출, 고화, 인취 및 연신단계가 연속적으로 이루어진다는 점에 특징이 있는 것인데, 인용발명 1의 '본 발명자들은 방출사의 단사(단사)수를 크게 하고, 예컨대 500데니어 이상으로 섬도를 크게 하여 직접 방사·연신을 행할 때, 상기 공지된 방법을 이용하여도 사(사)절단의 발생이 적은 폴리에스테르섬유의 공업적 제법의 확립을 목적으로 예의 검토하였다.'는 기재에서 알 수 있듯이, 인용발명 1에서도 연속적인 용융압출, 고화, 인취 및 연신단계에 의한 연신사의 제조공정이 있으므로, 이 사건 특허발명 제4항 역시 인용발명 1과 구별되는 어떠한 기술적인 특징을 갖고 있다고 볼 수 없다. ④ 그리고 이 사건 특허발명 제4항의 제조방법에서 미연신사의 '융점상승이 2∼5℃'이고, 'Φ½가 26도 이상'인 것으로 한정하고 있는 이 사건 특허발명 제5항 및 제6항도, 제2, 3항 및 제4항에 관하여 본 바와 같은 이유로 그 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다. (나) 이 사건 특허발명 제7항 내지 제14항에 대하여 ① 먼저, 이 사건 특허발명 제7항은 특정한 물성을 갖는 연신 PET 멀티필라멘트사를 청구하고 있으나, 이 사건 특허명세서를 보면, 제7항의 연신 PET 멀티필라멘트사가 제1항의 제조방법 이외의 다른 제조방법에 의하여 제조될 수 있다는 기재나 암시가 전혀 없고, 또 제1항의 제조방법에 의해 얻어지는 실시례 1-B, C 및 실시례 2-B, C의 연신 PET 멀티필라멘트사 모두 그 물성이 제7항에 청구되어 있는 연신 PET 멀티필라멘트사의 물성값을 만족시키고 있는 점 등을 고려할 때, 이 사건 특허발명 제7항의 연신 PET 멀티필라멘트사는 형식적으로는 제1항을 인용하고 있지는 않더라도 제1항의 제조방법에 의해 얻어지는 것에 불과하다. 따라서 이 사건 특허발명 제1항이 신규성 또는 진보성이 인정되지 아니하는 이상, 이로부터 제조되는 제7항의 PET 연신사 역시 인용발명 1에 의해 얻어지는 PET 연신사와 동일하거나 매우 유사한 정도에 불과한 것이고, 나아가 이 사건 특허발명 제7항과 인용발명 1이 실제로 비교 가능한 물성의 범위도 중복되므로(인용발명 1의 연신사 강도는 모두 7.0g/d 이상으로 제7항의 최소 7g/d의 요건을 만족시키고 있고, 인용발명 1의 연신사 밀도는 1.323∼1.393으로 제7항의 1.387∼1.394와 완전히 중복되며, 인용발명 1의 연신사의 수축률 3.8∼10.2%는 이 사건 특허발명의 실시례에서 나타난 값 5.5∼7.4%와 중복된다.), 이 사건 특허발명 제7항은 그 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다. ② 다음 제7항을 인용하고 있는 이 사건 특허발명 제8항 내지 제11항은 단순한 물성을 한정한 것에 지나지 아니하고, 또 이 사건 특허발명 제12항 내지 제14항은 제7항의 PET 연신사를 이용하여 제조한 처리코드, 고무물품 및 합성물에 관한 것에 지나지 아니하므로, 제7항에 관하여 본 바와 같은 이유로 모두 신규성 또는 진보성을 인정할 수 없다. (다) 이 사건 특허발명 제15항, 제16항에 대하여 이 사건 특허명세서에 의하면(명세서 246면 참조), 이 사건 특허발명 제15항 및 제16항은, 제1항의 제조방법에 의해 얻어진 제7항의 PET 연신사를 이용하여 제15항에 한정되어 있는 코드 제조방법에 의해 제조되는 코드의 물성을 한정하고 있음을 알 수 있는데, 이 사건 특허발명 제15항에 한정되어 있는 코드 제조방법이 이 발명이 속하는 기술분야에서 이미 공지되어 있는 점(명세서 251면 참조)을 고려하여 볼 때, 이 사건 특허발명 제15항은 코드 제조방법 그 자체에 기술적 특징이 있는 것이 아니라 실질적으로는 제1항 및 제7항에 기재된 제조방법과 연신사에 특징이 있는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 특허발명 제15항 및 제16항은 그 신규성, 진보성이 인정되지 않는 제7항에 기재된 PET 연신사에 공지의 코드 제조방법을 적용하여 그 물성만을 한정한 것에 지나지 아니하므로, 비록 인용발명 1에 이와 동일한 코드 제조방법이 나타나 있지 않더라도 그 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다. (라) 결국, 이 사건 특허발명 제2항 내지 제16항 역시 인용발명 1에 나타나 있는 발명과 실질적으로 동일하거나, 당업자가 그로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이어서 모두 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다. (3) 따라서 이 사건 특허발명이 신규성 및 진보성이 인정된다고 판단한 원심판결에는 발명의 신규성 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나, 그에 대한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다. 3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 윤재식(재판장) 송진훈(주심) 변재승 이규홍

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2001후2658 (2066392)

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[ 소송경과 ]

[ 참조조문 ]

특허법 제6조 제8조 제29조 제42조 제69조 제133조

[ 따름판례 ]

특허법원 2006. 9. 6. 선고 2005허4713 판결
대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결
대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후2971 판결

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