국민권익위원회 2000-07098, 2000. 11. 20., 각하

【재결요지】 사 건 00-07098 분할출원불인정처분취소청구 청 구 인 (주)○○전기(대표자 ◇◇) 일본국 ○○도 ○○구 ○○ 1반7고 대리인 변리사 한○○, 송○○ 피청구인 특허청장 청구인이 2000. 10. 9. 제기한 심판청구에 대하여 2000년도 제41회 국무총리행정심판위원회는 주문과 같이 의결한다. 【주문】 청구인의 청구를 각하한다. 【청구취지】 피청구인이 2000. 7. 7. 청구인에 대하여 한 분할출원불인정처분은 이를 취소한다. 【이유】 1. 사건개요 청구인이 1999. 12. 23. 당시 특허청에 계속 출원중인 원특허출원(출원번호 ○○호, 이하 “원특허출원”이라 한다)을 기초로 하여 분할특허출원(출원번호 △△호, 이하 “분할출원”이라 한다)을 신청하자 피청구인은 청구인이 제출한 분할출원의 내용이 원특허출원에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여 분할출원으로 인정할 수 없다는 취지의 예고문을 2000. 3. 6. 청구인에게 발송하였고, 이에 대하여 청구인이 2000. 5. 3. 반박의견서를 제출하였으나, 피청구인은 당초의 의견대로 분할출원의 내용이 원특허출원에 기재된 발명과 실질적으로 동일하다고 인정되므로 분할출원으로 인정할 수 없다는 이유로 2000. 7. 7. 청구인에 대하여 분할출원불인정통지(이하 “이 건 처분”이라 한다)를 하였다. 2. 청구인 주장 이에 대하여 청구인은 다음과 같이 주장한다. 가. 특허법상 “분할출원”이라 함은 하나의 특허출원에 2개 이상의 발명이 포함된 경우 그 중 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 출원하는 것으로, 현행 특허법의 규정에 의하면, 하나의 출원에 복수의 청구항을 기재할 수 있고, 이들 청구항은 각각 독립하여 별개의 발명으로 존재하는 것이므로 독립항으로 기재된 발명 뿐 아니라 종속항으로 기재된 발명이라도 분할출원의 대상이 될 수 있다. 나. 한편, 특허법 제36조에 따르면, “동일한 청구범위”를 갖는 출원이 둘 이상 있을 경우 그 출원일의 선후관계를 기준으로 하여 선원출원에 대하여만 특허를 허여하고 있는 바, 이는 동일한 청구범위를 갖는 2개 이상의 출원에 대하여 모두 독점권을 허여하면 권리의 저촉문제가 발생함과 동시에 동일인의 출원인 경우에는 실질적으로 독점 기간이 연장되어 일반 공중에게 불이익이 발생하는 것을 방지하기 위한 것으로, 이러한 규정은 원특허출원과 분할출원에 동일하게 적용된다고 할 것이므로 특허법상 분할출원이 원특허출원과 “동일한 청구범위”를 갖는다고 인정하기 위하여서는 양 특허출원이 권리의 저촉관계를 갖게 되는 정도로 실질적인 동일성이 인정되는 경우라야 할 것이다. 다. 청구인이 출원한 분할출원의 특징은 회전검출용 및 압입검출용의 고정접점을 가지는 웨이퍼, 상기 웨이퍼에 회전가능하고 압입가능하게 고정된 조작체, 상기 조작체에 설치되어 상기 고정접점에 접촉/이탈이 가능한 가동접점, 권선부의 양단으로부터 한쌍의 아암부가 돌출하는 센터복귀용 비틀림코일스프링을 구비하고 있으면서, 상기 비틀림코일스프링의 권선부를 상기 조작체에 감는 것과 동시에, 상기 비틀림코일스피링의 양 아암부를 각각 상기 웨이퍼에 탄성접촉하고, 압입조작이 회전방향을 따르는 면에서 행하여지는 것으로, 이는 웨이퍼 조작체 중 어느 한쪽에 돌기를 마련하고 다른 한쪽에 조작체의 센터위치에서 상기 돌기에 수납가능한 오목부를 마련하며, 상기 웨이퍼에 덮개부재를 피착하고, 이들 웨이퍼와 덮개부재 중 어느 한쪽에 고정측 클릭부를 마련하는 동시에, 조작체와 비틀림코일스프링 및 가동접점의 하나에 조작체의 압입조작시에 고정측 클릭부와 계탈하는 가동측 클릭부를 설치한 것을 특징으로 하는 원특허출원과는 그 주요 기술적 구성이 실질적으로 동일한 것이 아님이 분명하다. 3. 피청구인 주장 피청구인은 다음과 같이 주장한다. 가. 본안전 항변 분할출원제도는 2개의 발명에 대하여 서로 다른 출원으로 분리하여 새로운 출원이 적법한 분할출원으로 인정되면, 원특허출원과 동시에 출원한 것처럼 출원일의 소급효과를 부여하는 것으로 피청구인이 이를 불인정하더라도 통상의 출원에 대한 거절사정의 경우와 같이 청구인은 이에 대하여 특허법 제132조의3호의 규정에 따라 심판을 제기하여 다툴 수 있으므로 청구인의 이 건 청구는 행정심판법 제3조제1항에 규정한 “다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우”에 해당한다고 할 것이고, 또한 분할출원에 대한 특허사정 또는 거절사정이 있기 전에 행하여지는 이 건 분할출원불인정통지는 청구인의 권리의무에 영향을 미치는 행정처분에 해당한다고 볼 수 없으므로 청구인의 이 건 청구는 행정심판의 요건을 갖추지 못한 부적법한 심판청구라고 할 것이다. 나. 본안에 대한 답변 청구인의 분할출원과 원특허출원의 기술을 비교할 때, 두 기술은 모든 조작체를 웨이퍼회전 및 압입이 가능하게 고정하고, 그 조작체에 비틀림코일링스프링의 권선부를 감는 것과 동시에 상기 비틀림코일스프링의 양 아암부를 웨이퍼에 탄성접촉함으로써 한 개의 조작체에 의하여 회전 또는 슬라이드조작과 압입조작이라는 서로 다른 두 개의 조작을 행할 수 있게 한다는 것에서 발명의 목적이 동일하며, 이러한 목적을 이루기 위하여 회전검출용 및 압입검출용의 각 고정접점을 가지는 웨이퍼와 상기 웨이퍼에 회전가능하고 압입가능하게 고정된 조작체와 상기 조작체에 설치되어 상기 고정접점에 접촉/이탈 가능한 가동접점과 권선부의 양단으로부터 한쌍의 아암부가 돌출하는 센터복귀용 비틀림코일스프링을 구비하고, 비틀림코일스프링의 권선부를 조작체에 감는 것과 동시에 비틀림코일스프링의 양 아암부를 각각 상기 웨이퍼에 탄성 접촉하는 것을 특징으로 한다는 것에서 두 발명의 내용과 구성이 동일한 것으로 인정되므로, 원특허출원과 분할출원이 실질적으로 동일한 것이 아니라는 청구인의 주장은 이유없다. 4. 이 건 청구의 행정심판적격여부 가. 관계법령 행정심판법 제3조 특허법 제52조, 제132조의3 나. 판 단 (1) 청구인 및 피청구인이 제출한 각 사본의 기재를 종합하여 보면, 청구인이 1999. 12. 23. 당시 특허청에 계속 출원중인 원특허출원(출원번호 ○○호)을 기초로 하여 분할출원(출원번호 △△호)을 신청하자, 피청구인은 청구인이 제출한 분할출원의 내용이 원특허출원에 기재된 발명과 그 주요 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 분할출원으로 인정할 수 없다는 취지의 예고문을 2000. 3. 6. 청구인에게 발송하였고, 이에 대하여 청구인이 2000. 5. 3. 반박의견서를 제출하였으나, 피청구인은 청구인의 의견서 내용과 원특허출원의 내용을 검토하여 재심사한 바 당초의 의견대로 분할출원의 발명이 원특허출원의 발명과 실질적으로 동일하다고 인정되므로 분할출원으로 인정할 수 없다는 이유로 2000. 7. 7. 청구인에 대하여 분할특허출원불인정통지를 한 사실을 인정할 수 있다. (2) 살피건대, 행정심판법 제3조제1항의 규정에 의하면, 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정심판법에 의하여 행정심판을 제기할 수 있다고 되어 있는 바, 특허법 제52조의 규정에 의하면, 분할출원의 기간 및 분할출원의 방법 이외에 별도의 절차규정을 두고 있지 아니하여 분할출원에 대하여도 통상의 출원과 같이 특허사정 또는 거절사정을 하게되므로 분할출원이 인정되지 아니하여 거절사정된 경우 청구인은 통상의 거절사정의 경우와 같이 이에 대하여 특허법 제132조의3의 규정에 따라 심판을 청구하여 분할의 적법성과 발명의 신규성 등 당해 출원발명의 특허성을 다투어 그 출원일의 소급을 인정받으면 될 것인데, 피청구인이 분할출원된 사항에 대하여 원특허출원과 기술적 구성이 동일한 것으로 인정된다고 하여 청구인에 대하여 이 건 처분을 한 것은 특허심사를 하는 과정에서 특허사정 또는 거절사정을 하기 전에 청구인에게 일정한 내용을 통지한 것에 불과하여 이는 청구인의 권리ㆍ의무관계나 법률상의 이익에 직접적ㆍ현실적인 변동을 생기게 하는 행정심판법상의 처분이라고 볼 수 없으므로 청구인의 이 건 청구는 행정심판의 대상이 아닌 사항에 대하여 제기된 부적법한 심판청구라 할 것이다. 5. 결 론 그렇다면, 청구인의 청구는 심판제기요건을 결한 부적법한 심판청구라 할 것이므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 의결한다.

[출처] 법제처 : 국가법령정보센터(행정 심판례) - 2000-07098

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[ 참조조문 ]

특허법 제36조 제132조

행정심판법 제3조

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